2020-04-07
423
Зарубежный опыт. В отличие от российского закона в некоторых странах (например, Австрия, Китай, Чешская Республика, Германия, Венгрия, Швеция, Великобритания и др.) любое лицо вправе подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков, т.е. круг заявителей не ограничен <1>.
--------------------------------
<1> The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report. P. 16.
В других странах круг заявителей определяется разными признаками, например: наличием законного интереса (legitimate interest) (Аргентина, Бразилия, Финляндия, Греция, Польша, Франция), заинтересованностью (interestedparties) (Израиль, Италия, Голландия и т.д.), юридическим интересом (legal interest) (Норвегия, Швейцария). Кроме того, есть указание на такой признак - лицо, которому будет нанесен ущерб регистрацией спорного товарного знака (someone who is or will be damaged by the registration) (США, Филиппины) <1>.
--------------------------------
<1> Ibid. P. 16 - 17.
К примеру, по законодательству Республики Корея заявитель досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемых товарных знаков должен подтвердить свою заинтересованность (the applicant must show that it is an interested party). Обстоятельствами, подтверждающими заинтересованность, могут служить, к примеру:
- ведение бизнеса в Корее в отношении однородных товаров и услуг;
- наличие реального плана ведения такого бизнеса;
- получение от правообладателя претензии о нарушении исключительного права на товарный знак;
- отказ в регистрации тождественного или сходного товарного знака <1>.
--------------------------------
<1> Ibid. P. 17.
Срок неиспользования
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования правообладателем непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подается в арбитражный суд. Моментом, после которого использование товарного знака правообладателем не учитывалось при рассмотрении спора, до 12 июля 2017 г. являлась дата обращения в суд.
В настоящее время действует порядок, в соответствии с которым до обращения в суд с таким требованием необходимо направление претензии правообладателю заинтересованным лицом <1>. До обращения в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования лицо, желающее такого прекращения, обязано обратиться к правообладателю и предложить ему либо добровольно отказаться от товарного знака (такой отказ допускается в силу подп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ), либо заключить договор об отчуждении товарного знака.
--------------------------------
<1> См.: Федеральный закон от 1 июля 2017 г. N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2017. N 27. Ст. 3944.
Соответственно, с 12 июля 2017 г. моментом, после которого использование товарного знака правообладателем не должно учитываться при рассмотрении спора, является день направления правообладателю предложения заинтересованного лица. Неиспользование должно иметь место в течение трех лет, предшествующих этому моменту.
Трехлетний срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты подачи такого заявления в суд.
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало процессуального срока.
Так, если календарная дата (дата наступления события), которой определено начало течения процессуального срока в один год, 25 декабря 2017 г., то течение этого срока началось 26 декабря 2017 г., днем его окончания является 25 декабря 2018 г.
Срок, в течение которого товарный знак должен быть использован для цели сохранения исключительных прав на него, исчисляется с даты государственной регистрации товарного знака Роспатентом и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков.
Если предметом спора является досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по международной регистрации вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации и он был зарегистрирован по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (далее - Мадридское соглашение), необходимо учитывать, что Российская Федерация является участником Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 1989 г. (далее - Протокол к Мадридскому соглашению).
В отношении Российской Федерации применено положение п. 2 ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.
Общее правило подп. "a" п. 1 ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями ст. ст. 3 и 3ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.
Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с п. 4 ст. 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.
По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в п. 2 ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.
Статья 4 Протокола к Мадридскому соглашению приравнивает последствия действий, предусмотренных в ст. 3 и в ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению. В обоих случаях такие действия порождают охрану международного товарного знака на территории страны происхождения заявки в соответствии с принципом национального режима. Таким образом, в том случае, если территориальное расширение осуществлено после международной регистрации товарного знака, его охрана в стране, на которую распространяется такое расширение, наступает с даты внесения соответствующей записи о нем в Международный реестр.
Следовательно, в случае предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации срок, установленный п. 1 ст. 1486 ГК РФ, должен определяться на основании ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению, т.е. с момента внесения записи об охране этого знака в Российской Федерации международным отделением ВОИС в Международный реестр.
Решение Роспатента о предоставлении товарному знаку, являющемуся предметом международной регистрации, охраны на территории Российской Федерации определяет окончательный характер статуса товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению, на территории Российской Федерации.
Срок для целей применения п. 1 ст. 1486 ГК РФ исчисляется с даты принятия решения Роспатента о предоставлении товарному знаку охраны на территории Российской Федерации.
Злоупотребление правом при заявлении требования о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака
Вопрос, касающийся злоупотребления правом при заявлении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, связан с обстоятельствами, среди которых, например, распределение обязанности доказывания факта использования спорного товарного знака. По российскому закону, как и во многих других странах, бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).
Отмеченный прием вместе с традиционно сравнительно с зарубежными странами невысокими судебными расходами <1> влечет значительное количество исков о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием <2>. Названные обстоятельства служат почвой для различных злоупотреблений.
--------------------------------
<1> В зарубежных странах значительные судебные расходы ограничивают количество судебных дел, в том числе по искам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.
<2> Это самая многочисленная в России категория судебных дел в сфере интеллектуальных прав.
Так, по одному из дел Президиум Суда по интеллектуальным правам сделал вывод, что искусственное создание истцом доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны чужого товарного знака, а также заявление от собственного имени исков о прекращении правовой охраны иных многочисленных чужих товарных знаков в условиях отсутствия самостоятельной деятельности по производству каких-либо товаров свидетельствуют о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП от 1 июля 2014 г. по делу N СИП-41/2013, товарный знак "Орловская ЦАРСКАЯ водка особая".
По другому делу суд отметил, что действия заявителя, направленные на прекращение правовой охраны товарного знака, в ситуации, когда им было зарегистрировано доменное имя для реализации производимой правообладателем товарного знака продукции в период действия на территории Российской Федерации тождественного международного товарного знака данного правообладателя, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП от 16 июня 2014 г. по делу N СИП-267/2013, товарный знак "Cilek".
Зарубежный опыт. Интересно, что, например, в США и Англии бремя доказывания неиспользования спорного товарного знака лежит на лице, которое ссылается на факт неиспользования товарного знака. Вместе с тем в США судами используется облегченный стандарт доказывания "в силу наличия более веских доказательств" (preponderance standard) в отличие от более требовательного стандарта доказывания "четкого и убедительного свидетельства" (clear and convincing evidence) <1>. Соответственно, в судебной практике сравнительно небольшое количество дел, по которым стороны ссылаются на факт неиспользования товарного знака.
--------------------------------
<1> Schwartz Jonathan B. Less Is More: Why a Preponderance Standard Should Be Enough for Trademark Abandonment // University of California, Davis. 2009. Vol. 42:1345.
В большинстве зарубежных стран по делам, в которых рассматривается вопрос неиспользования товарного знака, обязанность доказывания использования товарного знака возложена на правообладателя <1>. Объясняется это затруднительностью доказывания отрицательного факта (факта неиспользования товарного знака) заявителем, который, в отличие от правообладателя, заведомо такими доказательствами не располагает <2>.
--------------------------------
<1> WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.394, 2.482.
<2> Taylor Richard J. Loss of Trademark Rights Through Nonuse: A Comparative Worldwide Analysis // Trademark Reporter. 1990. Vol. 80. P. 220.
Кроме того, во многих зарубежных законодательствах, помимо судебных дел о прекращении правовой охраны товарного знака, допускается прямая ссылка на факт неиспользования товарного знака еще по двум категориям дел.
Первая категория - судебные дела о возмещении ущерба в связи с использованием чужого товарного знака: ответчик вправе возражать истцу, указывая на факт неиспользования истцом принадлежащего ему товарного знака <1> (например, США, Европейский союз).
--------------------------------
<1> WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.453, 2.483.
Вторая - административные дела по возражениям правообладателя более раннего товарного знака в отношении регистрации в качестве товарного знака сходного до степени смешения обозначения: заявитель регистрации обозначения в качестве товарного знака вправе ссылаться на факт неиспользования заявителем возражения более раннего противопоставленного им товарного знака <1> (Европейский союз, Австралия, Панама, Филиппины, Великобритания, США) <2>.
--------------------------------
<1> Ib. § 2.455, 2.482.
<2> The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report. P. 17. Интересно, что ВОИС в Руководстве по интеллектуальной собственности называет такие законодательные конструкции более современными. См.: WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.482.
На практике такие широкие возможности фактически ведут к ограничению количества дел, по которым имеет значение факт неиспользования товарного знака, в том числе по искам о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков. Правообладатели сознательно не заявляют иски о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков из-за опасений, что станут объектами аналогичных действий со стороны контрагентов <1>.
--------------------------------
<1> Taylor Richard J. Op. cit. P. 201; WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.453.
Неиспользование товарного знака по независящим
от правообладателя обстоятельствам
В силу абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам служит для него оправдывающим фактором. Например, ВОИС отмечает, что неиспользование может быть оправдано в случае форс-мажора, а также любыми другими обстоятельствами, возникшими не по вине или небрежности правообладателя, такими как ограничения на импорт или специальные нормативные требования внутри страны <1>.
--------------------------------
<1> WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.396.
Судебная практика. Так, по делу о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков "ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА (OLD KOLKHETI)" суд принял во внимание то, что на момент рассмотрения дела действует запрет на ввоз и реализацию на территории Российской Федерации вин и виноматериалов из Республики Грузия. При таких обстоятельствах правообладатель не имеет законной возможности использования вышеназванных товарных знаков. Данные обстоятельства являются независящими от ответчика <1>.
--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 23 апреля 2013 г. по делу N А40-85638/12-15-66.
Таким образом, можно сделать вывод, что независящие от правообладателя обстоятельства шире форс-мажорных обстоятельств.
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза со ссылкой на практику Европейского суда в отношении бюрократических ограничений подчеркивает, что недостаточно того, что они сами по себе не зависят от воли правообладателя. Ограничения должны прямо относиться к отношениям по товарному знаку таким образом, что товарный знак невозможно использовать до прекращения соответствующих ограничений.
Вместе с тем критерий непосредственного отношения не обязательно должен означать полную невозможность использования спорного товарного знака, поскольку достаточно того, что бюрократическое ограничение делает использование товарного знака экономически необоснованным (unreasonable). Поэтому соответствующие ограничения должны рассматриваться в каждом случае по отдельности <1>.
--------------------------------
<1> Guidelines for Examination of European Union Trade Mark. § 2.11. P. 60.
Например, Европейский суд признал оправдывающим неиспользование спорного товарного знака обстоятельством задержку выдачи операционных лицензий в Австрии, вызвавшее неиспользование товарного знака немецким правообладателем, которое можно было преодолеть отказом от корпоративной политики по продаже маркированных товаров только в своей торговой сети. Суд признал необоснованным (unreasonable) возможный отказ немецкого правообладателя от требований корпоративной политики путем продажи своих товаров в австрийских конкурирующих торговых сетях <1>.
--------------------------------
<1> Judgment of The Court of Justice of 14.06.2007 N C-246/05. Le Chef de Cuisine. § 12, 52, 53 // www.curia.europa.eu.
По вопросу введения судом процедур банкротства в отношении должника, являющегося правообладателем спорного товарного знака, российская судебная практика сформировала позицию о том, что такие обстоятельства не являются оправдывающими неиспользование спорного товарного знака. Однако объявление должника банкротом и начало процедуры конкурсного производства является оправдывающим неиспользование обстоятельством, так как должник в силу прямых указаний закона не имеет возможности вести хозяйственную деятельность <1>.
--------------------------------
<1> См., например: решение СИП от 12 сентября 2016 г. по делу N СИП-240/2016.
По смыслу абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ оправдывающее неиспользование обстоятельство не должно зависеть от правообладателя, т.е. закон придает значение не самому по себе следствию, вызвавшему невозможность ведения хозяйственной деятельности, а его причине, которая не должна зависеть от правообладателя.
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза отмечает, что финансовые трудности, с которыми сталкиваются компании в результате экономического спада или из-за собственных финансовых проблем, не рассматриваются в качестве оправдывающих причин неиспользования спорного товарного знака, так как эти виды трудностей составляют естественную часть ведения бизнеса <1>.
--------------------------------
<1> Guidelines for Examination of European Union Trade Mark. § 2.11.1. P. 61.
§ 3. Досрочное прекращение правовой охраны в случаях утраты
товарным знаком своих функций
Основная функция товарного знака состоит в гарантировании идентификации происхождения товара или услуг в глазах потребителей. Если товарный знак, войдя во всеобщее употребление как обозначение рода или класса товаров, перестает ассоциироваться с товаром, имеющим конкретный источник происхождения, это является юридическим основанием для досрочного прекращения исключительного права на товарный знак по заявлению заинтересованного лица.
Закон предусматривает ряд случаев, когда предоставленная правовая охрана может быть прекращена досрочно в связи с тем, что ранее зарегистрированное обозначение перестало выполнять индивидуализирующую функцию либо гарантийную функцию.
1. Правовая охрана может быть досрочно прекращена в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.
Исключительное право на товарный знак, ставший видовым понятием, прекращается. Соответственно, такое обозначение может использоваться любыми лицами без ограничений.
Если не прекращать регистрацию товарных знаков, ставших видовыми понятиями, то вред для потребителей состоит, например, в том, что продавец может предложить покупателю, попросившему товар с товарным знаком, ставшим родовым наименованием, только продукцию, обозначенную запрошенным товарным знаком, тогда как покупатель в своем запросе мог подразумевать все товары определенного вида. В результате покупатель может быть ограничен в выборе, так как другие товары этого вида могут быть дешевле, качественнее и т.д. <1>. Кроме того, конкурирующие предприниматели лишаются возможности обозначать свои, к примеру, новые товары того же вида в коммерческих предложениях и в рекламе видовым понятием, хотя в восприятии потребителей такие товары определяются именно этим общим словом <2>.
--------------------------------
<1> Bentley L., Sherman B. Intellectual Property Law. Fourth Edition. Oxford, Oxford University Press. 2014. P. 1030.
<2> Ibidem. P. 1031; абз. 3 п. 2.1 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утв. Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26 (ред. от 31 декабря 2009 г.).
На первый взгляд рассматриваемый институт весьма далек от института досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемых товарных знаков, поскольку фактическая основа последнего - бездействие правообладателя в течение трех лет в отношении соответствующего товарного знака. Фактическим основанием института прекращения охраны товарных знаков, ставшими видовыми понятиями, наоборот, являются активные действия правообладателя, приведшие к тому, что потребители стали воспринимать товарный знак в качестве общего обозначения всех товаров определенного вида.
Однако между двумя институтами много общего, поскольку институт прекращения охраны товарных знаков, ставших видовыми понятиями, также налагает на правообладателя обязанность действий в отношении соответствующего товарного знака. Содержание этой обязанности состоит в бдительном наблюдении за своими товарными знаками и активных действиях по предотвращению их перехода в разряд родовых наименований.
Опасность прекращения по этому основанию возникает, если правообладатель использует сам, провоцирует либо допускает использование товарного знака третьими лицами в качестве родового термина.
Для предотвращения этой ситуации правообладателю необходимо следить, чтобы товарный знак не использовался в качестве или вместо обозначения товара, особенно если он, как владелец товарного знака, ввел на рынок абсолютно новый товар.
Риск утраты различительной способности очень высок у товарных знаков, обозначающих продукты, защищенные патентами. Такие товары и даже аналогичные им в силу исключительных прав не могут выпускаться другими производителями. Именно такой путь проделало обозначение "аспирин". В течение периода действия патента компания "Байер" не предпринимала никаких действий для обозначения лекарства иначе как "аспирин". Напротив, компания поддерживала использование публикой обозначения "аспирин" в качестве наименования лекарства. Когда патент истек, обозначение стало общеупотребительным термином <1>.
--------------------------------
<1> Ingram J.D. The Genericide Of Trademarks. P. 158 - 159.
Такие товарные знаки, как CELLOPHANE (целлофан), LINOLEUM (линолеум), эскалатор, термос, нейлон, целлулоид, граммофон, винтаж, гаджет, тефлон, диктофон, стали родовыми терминами, так как каждый из них был единственным товаром в своей группе, а владельцы товарного знака не дали товару специального названия.
Чтобы не допустить такой ситуации, владельцы товарных знаков NESCAFE и COCA-COLA активно препятствовали использованию своих товарных знаков в качестве родового понятия. Так, для кофе компания-правообладатель всегда использовала определения товара: "кофе быстрого приготовления" или "растворимый кофе" <1>.
--------------------------------
<1> Введение в интеллектуальную собственность. Всемирная организация интеллектуальной собственности. WIPO PUBLICATION. N 478 (R).
Правообладатель, чтобы избежать потери исключительного права на товарный знак, обозначающий новый запатентованный продукт, может, например, параллельно с товарным знаком начать внедрять использование обозначения всего класса товаров. Например, компания "Ксерокс" предприняла ряд активнейших рекламных кампаний по убеждению потребителей прекратить использование товарного знака "Ксерокс" в качестве существительных и глаголов путем предложения обозначений "фотокопия", "фотокопирование", "копировальный аппарат".
О переходе товарного знака в разряд родовых наименований может свидетельствовать то, что потребители начали использовать товарный знак в качестве имени существительного или глагола вместо прилагательного.
Еще одним признаком, свидетельствующим о том, что товарный знак стал обозначением всех товаров определенного вида, является его появление в толковых словарях, справочниках, энциклопедиях, в периодической печати в качестве термина, обозначающего соответствующее понятие. Вместе с тем обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не всегда является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 4.1.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утв. Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26 (ред. от 31 декабря 2009 г.).
Для исключения "размывания" правообладатель должен избегать использовать товарные знаки как существительные, максимально выделять товарный знак, например, используя знак регистрации (R), а также следить, чтобы товарный знак не использовался третьими лицами неправомерно, а также вместо описания товара в словарях, официальных изданиях и т.д.
Зарубежный опыт. В США судья Хэнд по делу Bayer Co., Inc. v. United Drug Co. сформулировал тест восприятия публикой, состоящий в том, что единственным вопросом для определения обозначения в качестве видового понятия является: что покупатели понимают под словом, являющимся предметом спора сторон. Названный стандарт применяется для защиты действующих товарных знаков и предупреждения путаницы в восприятии публики относительно источника происхождения товаров <1>. Из названного стандарта следует, что юридическое значение имеет восприятие обозначения потребителями, а не профессиональными предпринимателями и специалистами.
--------------------------------
<1> Ingram J.D. The Genericide Of Trademarks. P. 156 - 157.
В подп. "a" п. 2 ст. 12 Директивы ЕС по товарным знакам N 2008/95/ЕС отмечено, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена на основании того, что в результате действий или бездействия правообладателя он стал общим обозначением в торговле для товаров или услуг, в отношении которых он зарегистрирован. Соответственно, текст Директивы отсылает к профессиональным участникам определенного товарного рынка. Многочисленные примеры подтверждают важность этого различия. Например, агрессивная политика правообладателей показывает, что в глазах профессиональных участников рынка товарные знаки продолжают иметь значение (граммофон или аспирин), хотя в глазах потребителей это дженерики.
Тем не менее судебная практика Европейского суда показывает, что в большинстве дел решающее значение имеет восприятие обозначения потребителями. Так, товарный знак 
был зарегистрирован в Швеции компанией "Procordia" в отношении маринованных огурцов. Шведским судам были представлены доказательства, что публика названное обозначение воспринимает как название вида товара. Но профессиональные участники торговли (бакалейщики и лавочники) ассоциировали товар, маркированный спорным обозначением, с определенным производителем - "Procordia". Европейский суд постановил, что ст. ст. 3, 12 Директивы ЕС по товарным знакам N 2008/95/ЕС отражают, что обозначение должно выполнять функцию индикации происхождения товара в целях его регистрации или оставления в реестре в качестве товарного знака. Таким образом, обычно имеет значение восприятие обозначения с точки зрения потребителей, нежели профессиональных участников товарного рынка <1>.
--------------------------------
<1> Bentley L., Sherman B. Intellectual Property Law. P. 1031 - 1032; Case C-371/02 [2004] ECR I-5791; Case C-409/12 (6 March 2014) (ECJ, Third Chamber).
Правовая охрана в случае утраты товарным знаком различительной способности прекращается по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вынесенному на основании заявления заинтересованного лица.
Заинтересованное лицо обязано доказать наличие совокупности оснований, необходимых для прекращения правовой охраны, что предполагает тщательную оценку действий владельца товарного знака и третьих лиц.
Обозначение, используемое в товарном знаке, должно войти во всеобщее употребление. Требование всеобщности предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара. Товарный знак должен стать видовым понятием товара, не отделенным от него <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 2004 г. N 2606/04 по делу N А40-10111/03-17-151 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 11.
По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица подготавливается мотивированное решение об удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении, которое подписывается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Дата подписания решения является датой его принятия. Решение направляется лицу, подавшему заявление. На основании вынесенного решения вносится запись в реестр о прекращении правовой охраны товарного знака.
2. Правовая охрана коллективного товарного знака может быть досрочно прекращена в случае его использования знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.
Правовая охрана коллективного знака может быть прекращена полностью или частично на основании решения суда, принятого по заявлению любого заинтересованного лица. При этом оценке подлежит не охраноспособность самого знака, а то, как он используется в обороте.
На основании решения суда федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не принимая каких-либо дополнительных решений, вносит запись о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в Реестр и публикует сведения о прекращении правовой охраны данного коллективного знака.
3. При переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем правовая охрана товарного знака может быть прекращена, если такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Прекращение производится по решению суда на основании заявления заинтересованного лица. Введение потребителей в заблуждение вследствие смены правообладателя без договора (в результате наследования либо реорганизации, отчуждения при обращении взыскания) должно быть доказано заявителем. В данном случае значение имеют не свойства самого товарного знака, а последствия смены правообладателя в силу закона.
Введение в заблуждение в отношении товара и производителя может иметь место, к примеру, если при переходе прав на товарные знаки в результате разделения или выделения к одному лицу перейдут права на товарные знаки в отношении части товаров, притом что производственные мощности будут закреплены за другим юридическим лицом, которое также может сохранить права на использование товарных знаков в отношении однородных товаров. В этой ситуации потребитель может быть введен в заблуждение, поскольку, приобретая товары, маркированные товарными знаками первого лица, он может ассоциировать их с другим производителем.
Если исключительное право на товарный знак передается по договору, приведенные выше правила не применяются, поскольку если отчуждение по договору может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя, то оно не допускается в силу прямого указания п. 2 ст. 1488 ГК РФ.
§ 4. Прекращение правовой охраны товарного знака в связи
с прекращением юридического лица - правообладателя или
регистрацией прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя - правообладателя
В случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя правовая охрана прекращается по решению Роспатента. Заявление о прекращении может подать любое лицо: как правообладатель, так и третьи лица.
Заявления третьих лиц рассматриваются Роспатентом в порядке, установленном Административным регламентом <1>, а также Правилами <2>.
--------------------------------
<1> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака (далее - Товарный знак), по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара (далее соответственно - Свидетельство, НМПТ) по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в случае смерти гражданина - обладателя свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара. Приказ Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. N 693 (ред. от 13 мая 2016 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.12.2015); http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 13.07.2016).
<2> Приказ Роспатента от 3 марта 2003 г. N 28 "О правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак" (далее - Правила). Указанные Правила были приняты в развитие положений Закона о товарных знаках и в настоящее время действуют в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ (РГ. 2003. 3 апр.).
В течение десяти дней с даты поступления заявления Роспатент уведомляет правообладателя о поступлении заявления с предложением подтвердить или опровергнуть указанную в заявлении информацию. Ответ правообладателя учитывается при рассмотрении заявления, если он поступил в Роспатент в течение двух месяцев с даты направления уведомления.
Срок рассмотрения составляет пять месяцев со дня поступления заявления в Роспатент.
Срок выдачи (направления) заявителю и правообладателю решений по заявлению составляет пять рабочих дней с даты, указанной в решении. На основании решения о прекращении правовой охраны вносятся записи в Реестры и осуществляется публикация сведения в официальном бюллетене Роспатента.
Заявитель должен представить документ, подтверждающий уплату пошлины, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую прекращение юридического лица - правообладателя либо прекращение гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя.
В отношении иностранных юридических лиц или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, помимо документа, подтверждающего факт ликвидации юридического лица - правообладателя или факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя, дополнительно прилагаются документы, подтверждающие соответствие представленного документа законодательству соответствующего государства (например, выписки из нормативных актов, судебных решений и др.).
Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя может иметь место:
1) по заявлению индивидуального предпринимателя; в принудительном порядке по решению суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок; в связи с аннулированием документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в России, или окончанием срока действия указанного документа;
2) в связи со смертью индивидуального предпринимателя;
3) в связи с принятием судом решения о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
В случае смерти индивидуального предпринимателя судьба товарного знака решается по правилам законодательства о наследовании, правовая охрана товарного знака в этом случае не может быть прекращена.
Согласно абз. 1 п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - Постановление Пленума ВС РФ о судебной практике по делам о наследовании) исключительное право на товарный знак может перейти по наследству лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя.
Вопрос о возможности прекращения товарного знака в случае признания индивидуального предпринимателя банкротом является спорным, поскольку товарные знаки подлежат включению в конкурсную массу и подлежат отчуждению в порядке, установленном законодательством о банкротстве. В связи с этим может идти речь о прекращении только тех прав, которые не были отчуждены.
В том случае, когда прекращение деятельности индивидуального предпринимателя осуществляется по его воле, действующий порядок принятия решения Роспатентом создает фактическую возможность в период рассмотрения при новой регистрации тем же физическим лицом сохранить правовую охрану, поскольку не определено, на какую дату (дату подачи, дату рассмотрения заявления и т.д.) Роспатент должен устанавливать факт отсутствия статуса предпринимателя <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП от 9 июня 2015 г. по делу N СИП-907/2014 // СПС "КонсультантПлюс".
В том случае, когда лишение статуса предпринимателя происходит не по его воле (например, в качестве санкции за нарушение), возможно восстановление его статуса, например в случае признания недействительным акта, в силу которого статус был утрачен. В такой ситуации досрочно прекращенная правовая охрана должна быть восстановлена.
Судебная практика. Регистрация прекращения деятельности правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя в силу подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ не влечет автоматического прекращения правовой охраны товарного знака. Такая правовая охрана прекращается по заявлению любого лица <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП от 30 мая 2016 г. по делу N СИП-611/2015 // СПС "КонсультантПлюс".
Прекращение юридического лица возможно в двух формах - реорганизации или ликвидации. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей другим лицам.
В период между моментом прекращения юридического лица (исключения его из ЕГРЮЛ) и до момента внесения изменений в Реестр создается "видимость" сохранения правовой охраны объекта при отсутствии субъекта. Конечно, при отсутствии правообладателя никакие действия в отношении такого права, в том числе по его защите, осуществляться не могут.
В случае реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование юридического лица) имеет место правопреемство в правах и обязанностях (ст. 58 ГК РФ). Переход исключительного права на товарный знак в порядке общего правопреемства законом не исключен (ст. 1241 ГК РФ), в связи с чем указание в ГК РФ на прекращение правовой охраны товарных знаков при прекращении юридического лица (без уточнения оснований) является неточным.
Судебная практика при применении подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ исходит из того, что ее положения распространяются на случаи ликвидации юридического лица и по общему правилу не применяются в случае реорганизации.
Суд по интеллектуальным правам неоднократно признавал, что положения указанной выше нормы подлежат применению при прекращении юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Судебная практика. При проверке в судебном порядке законности решения Роспатента об отказе прекратить правовую охрану товарного знака было установлено, что юридическое лицо - правообладатель ОАО "САБМиллер" прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес". Роспатент правовую охрану в этой ситуации не прекратил; суд признал правомерность такого решения, сославшись на положения ст. 1241 ГК РФ <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП по делу N СИП-87/2014; аналогичный подход был применен и по другим делам: N СИП-89/2014, СИП-161/2014, СИП-162/2014, СИП-163/2014, СИП-189/2014, СИП-207/2014 // СПС "КонсультантПлюс".
Вопросы по теме
1. По каким основаниям прекращается правовая охрана товарного знака?
2. По каким группам оснований прекращение правовой охраны товарных знаков может быть произведено досрочно?
3. В каком порядке прекращается правовая охрана товарного знака при его неиспользовании?
4. Каким образом правообладатель может предотвратить превращение товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида?
5. Каким образом влияют на правовую охрану товарного знака факты прекращения деятельности правообладателя - индивидуального предпринимателя или прекращения правообладателя - юридического лица?
Рекомендуемая литература
Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Подзаконные нормативные акты. М., 2004. С. 126.
Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. М.: Статут, 2011.
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Постатейный / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. М.: Экзамен, 2009.
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.
Новоселова Л.А. О судьбе товарного знака при прекращении правообладателя - юридического лица либо деятельности индивидуального предпринимателя // Хозяйство и право. 2015. N 9.
Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. СПб., 2003.
Сова В.В. Судьба прав на товарные знаки и наименования места происхождения товаров при ликвидации юридического лица и прекращении деятельности индивидуального предпринимателя // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. N 8.
