Изобретения могут относиться к очень широкой сфере производственной деятельности. В этой связи естественным является вопрос: на какие изобретения могут быть выданы патенты? Ответ на него дают особые условия патентной охраны изобретений или условия патентоспособности изобретений, установленные в ст. 33(1) Договора о патентной кооперации'. Для целей международной экспертизы изобретение должно быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым. Эти же условия подтверждены в ст. 27(1) Соглашения ТРИПС2 и в ст. 1350(1) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Итак, изобретению может быть предоставлена патентная охрана, если оно соответствует условиям патентоспособности:
• новизна;
• изобретательский уровень;
• промышленная применимость.
Соответствие изобретения условиям патентоспособности устанавливает патентное ведомство на основании описания изобретения и формулы изобретения.
Описание изобретения должно раскрывать его достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области1. В правиле 5 Инструкции к Договору о патентной кооперации4 установлен порядок составления описания, где:
|
|
• указывается область техники, к которой относится изобретение;
• указывается предшествующий уровень техники в той степени, в какой он известен заявителю;
• раскрывается сущность изобретения так, чтобы можно было понять техническую задачу и ее решение;
• кратко описываются имеющиеся чертежи;
•излагается лучший вариант осуществления заявленного изобретения;
-ясно указывается, каким образом изобретение может быть использовано в промышленности.
1 См.: Договор о патентной кооперации. Женева: ВОИС, № 274(R). 1996. С. 34.
2 См.: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)
(1994). Geneva: W1PO, No 223(E). 2000. P. 31.
3 См.: Договор о патентной кооперации. Женева: ВОИС, № 274(R). 1996. СП.
См. там же. С. 96—97.
158 • Глава 5. Патентное право
§ 5.9. Условия патентной охраны изобретений • 159
В патентных ведомствах стран с переходной экономикой, несмотря на их членство в Договоре о патентной кооперации, используется иное изложение, что затрудняет переход от национальной заявки к международной.
Формула изобретения должна выражать его сущность. В соответствии со ст. 6 Договора о патентной кооперации «пункт или пункты формулы изобретения должны определять объект, на который испрашивается охрана. Пункты формулы изобретения должны быть ясными и точными. Они должны полностью подкрепляться описанием изобретения»'. Требования к формуле изобретения установлены правилом 6 Инструкции к Договору о патентной кооперации2.
|
|
Формула изобретения является самым важным документом заявки, поскольку объем предоставляемой правовой охраны определяется формулой изобретения.
Формула изобретения представляет собой логическое определение изобретения совокупностью всех его существенных признаков. Пункт формулы в ограничительной части содержит признаки заявленного изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, а в отличительной части — признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога. После ограничительной части пункта в большинстве случаев следует классическое словосочетание «отличающееся тем, что...», которое завершается отличительной частью пункта формулы изобретения.
Новизна изобретения. В ст. 33(2) Договора о патентной кооперации установлено, что «заявленное изобретение считается новым, если его не порочит уровень техники»3. Несмотря на то что такое определение новизны изобретения устанавливается для целей предварительной экспертизы, его используют и в национальном законодательстве. В соответствии со ст. 1350(2) Гражданского кодекса Российской Федерации «изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники». Под уровнем техники понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на изобретение в патентное ведомство, т. е. до даты приоритета изобретения.
Итак, изобретение считается новым, если о нем нет сведений ни в одном источнике информации до даты подачи заявки или до даты приоритета.
Для того чтобы установить новизну заявленного изобретения, патентное ведомство должно (самостоятельно или с помощью иного патентного ведомства) провести поиск по огромному массиву информации и убедиться, что отсутствуют сведения, которые могут «опорочить» новизну заявленного изобретения. Если результаты поиска позволяют установить такие сведения, патент на заявленное изобретение не выдается.
В законодательстве многих стран предусматривается льготный период на патентоспособность, допускающий обнародование сведений об изобретении до подачи заявки на выдачу патента. В ст. 1350(3) Гражданского кодекса Российской Федерации установлен шестимесячный льготный период. В ст. 5bis Парижской конвенции есть норма о льготном сроке по уплате пошлины за поддержание патента в силе, но нет упоминания о льготном периоде на патентоспособность. После принятия Договора о патентном праве положения о льготном периоде (grace period) были включены в проект Договора о материальном патентном праве1.
Изобретательский уровень. В соответствии со ст. 33(3) Договора о патентной кооперации2 заявленное изобретение считается соответствующим изобретательскому уровню, если оно не является очевидным для специалистов данной области. Такое же определение изобретательского уровня установлено в ст. 1350(2) Гражданского кодекса Российской Федерации: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники». Понятие «специалист» в законодательстве не определяется, но поскольку решение о признании изобретения патентоспособным принимается по результатам экспертных оценок, под специалистом понимается эксперт, рассматривающий заявленное изобретение.
Из всех условий патентоспособности оценка изобретательского уровня является наименее объективной. Необъективность начинается с неопределенности достаточной квалификации эксперта патентного ведомства, который выносит суждение об изобретательском уровне заявленного изобретения. Эксперты патентных ведомств не могут обладать высоким уровнем знаний, поскольку они не участвуют, а порой никогда и не участвовали в какой-либо исследовательской деятельности. Поэтому обычно эксперт — это специалист-практик средней квалификации, обладающий общеизвестными сведениями в некоторой предметной области. Именно так понимается эксперт в Европейском патентном ведомстве.
|
|
Обычно считается, что условие изобретательского уровня выражает ювень творчества изобретателя, поскольку именно это условие иногда ождествляют с неочевидностью или нетривиальностью изобретения, днако если изобретение эксперту кажется тривиальным, т. е. простым, такое мнение нельзя считать объективным, поскольку ранее никто иной не смог догадаться о таком техническом решении, кроме самого изобретателя.
Точно так же не может быть основанием для отрицания экспертом изобретательского уровня в изобретениях, существо которых он вообще не может понимать. Особенно это характерно для высокотехнологических областей, где изобретения основаны на результатах сложнейших науч-
1 Договор о патентной кооперации. С. 12.
2 См. там же. С. 97-99.
3 Там же. С. 34-35.
1 См.: Draft Substantive Patent Law Treaty, Wl PO, SCP/1.0/2. September 30,2003. P. 23-25. 1 См.: Договор о патентной кооперации. Женева: ВОИС, № 274(R). 1996. С. 35.
160 • Глава 5. Патентное право
§ 5.9. Условия патентной охраны изобретений • 161
но-исследовательских работ. Поэтому во многих случаях эксперт патентного ведомства не может понять существо заявленного изобретения из-за недостаточного уровня квалификации.
В некоторых странах признается, что условие изобретательского уровня совпадает с условием новизны изобретения. Однако такой подход пока не получил распространения, хотя он позволил бы исключить из условий патентоспособности изобретательский уровень, как наименее объективную характеристику изобретения.
Промышленная применимость. В ст. 33(4) Договора о патентной кооперации установлено, что «заявленное изобретение считается промыш-ленно применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано (в технологическом смысле) в какой-нибудь отрасли промышленности»'. Этот критерий патентоспособности используется для целей международной предварительной экспертизы, но ст. 33(5) допускает, что страны могут использовать дополнительные или иные критерии. Расширенные критерии используются в ст. 1350(4) Гражданского кодекса Российской Федерации: «Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере». Это условие патентоспособности предполагает оценку принципиальной пригодности изобретения для его использования в какой-либо из областей деятельности.
|
|
Подобно оценке изобретательского уровня, проверка изобретения на промышленную применимость также является субъективной процедурой, способствующей возможным злоупотреблениям эксперта.
Эксперт требует, чтобы изобретатель «раскрыл» ему, как изобретение может быть использовано. Однако информация о воплощении изобретения в реальном объекте относится к секретам производства, являясь ноу-хау изобретателя и предприятия. Раскрытие такой закрытой информации ведет к тому, что она оказывается у третьих лиц вместе с остальными сведениями об изобретении.
Подобной ситуации способствует и то, что проверка патентоспособности изобретения начинается с рассмотрения промышленной применимости, и если изобретатель не раскрыл свои секреты в достаточной мере эксперту, тот безнаказанно признает, что изобретение не соответствует условию промышленной применимости.
Такой подход патентных ведомств к проверке промышленной применимости изобретений не только ведет к злоупотреблениям, но и не учитывает существо изобретательского дела. Многие специалисты по-прежнему уверены, что изобретательство оторвано от нужд производства. В рамках командной монополизированной экономики постоянно звучали призывы внедрять достижения научно-технического прогресса в производство. По-
Договор о патентной кооперации.
лучалось, что научно-технический прогресс — это одно, а производство — это другое. Технологии и способы производства разрабатывались в специализированных проектных институтах, а большинству изобретателей приходилось решать отдельные частные задачи по совершенствованию существующих технологий промышленного производства. При таком подходе был естественным вопрос: является ли изобретение применимым и полезным?
Однако в рыночных условиях положение иное. Изобретения создаются для совершенствования существующих или создания новых производств и товаров. Большинство изобретений создаются для нужд своего производства. Поэтому оценки экспертов патентных ведомств промышленной применимости таких изобретений выглядят по меньшей мере абсурдными.
Очень многие изобретения создаются венчурными фирмами, исследовательскими центрами и организациями по договорам с крупными предприятиями, инвестирующими средства в перспективные исследования и разработки. Изобретения такого вида изначально ориентируются на реальное производство и еще до патентования оказываются реализованными.
Конечно, существуют и иные виды изобретений. Например, многие изобретатели создают свои изобретения не на крупных предприятиях или в научно-исследовательских центрах, а в кустарных условиях, в свободное от основной работы время. Такая работа изобретателя очень часто оторвана от потребностей реального производства, и их промышленная применимость действительно не очевидна. Здесь существующая практика проверки промышленной применимости имеет смысл. Однако количество таких изобретений постоянно уменьшается.
Существует еще один вид изобретений, который нуждается в обязательном и строгом установлении условий промышленной применимости. Речь идет о так называемых зонтичных патентах, которые предназначены не столько для нужд действующего производства, сколько для правового захвата новых, перспективных сфер и направлений деятельности. В таких случаях проверка условий промышленной применимости соответствует общественным интересам. К сожалению, в таких случаях эксперту очень сложно вынести обоснованное решение, поскольку заявки на зонтичные патенты готовят специалисты высшей квалификации, изощренные во всех тонкостях права, содержательной, технологической и патентно-лицензионной деятельности.
Уровень техники. Оценка условий патентоспособности изобретения основывается на сопоставлении заявленного изобретения с уровнем техники.
В соответствии с Инструкцией к Договору о патентной кооперации «уровень техники включает все то, что стало доступным публике в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстра-
6 Право интеллектуальной собственности.
162 • Глава 5. Патентное право
§ 5.10. Системы патентования • 163
ции) и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню»'. Несмотря на столь широкое определение, этот же Договор сводит «все то, что стало доступным публике где-то в мире» к сведениям, содержащимся в «минимуме документации».
Таким образом, даже при проведении международного поиска в рамках системы РСТ международные поисковые органы используют не все источники информации, а лишь «минимум документации»2, как патентной, так и журнальной'. Этот «минимум документации» относится только к части источников информации, но и его не имеют многие патентные ведомства стран с переходной экономикой.
Другими словами, многие патентные ведомства при экспертизе изобретений и оценке уровня техники работают с ограниченными источниками информации. Во многих странах с переходной экономикой зарубежная печатная продукция практически отсутствует. Доступны лишь отечественные печатные издания и патентная информация, распространяемая различными патентными ведомствами на компакт-дисках и размещенная на некоторых условиях в Интернете.
Таким образом, список источников информации, на основании которых устанавливается уровень техники, не является исчерпывающим. В ре-зул ьтате во многих патентных ведомствах возможности установления уело - вий патентоспособности заявленных изобретений весьма ограничены и их оценки трудно считать достоверными.
Проблема релевантности установления уровня техники актуальна для небольших патентных ведомств, которые не могут иметь экспертов во всех областях техники. В результате такие патентные ведомства вынуждены сотрудничать с ведомствами, которые обладают достаточными интеллектуальными и информационными ресурсами. Для стран с переходной экономикой это прежде всего Российское патентное ведомство, которое является Международным поисковым органом и органом международной предварительной экспертизы.
Таким образом, действительный уровень техники в любой предметной области надежно установить практически невозможно. Положение с оценкой уровня техники становится критическим, поскольку количество информации возрастает экспоненциально и с каждым годом все труднее провести анализ уровня техники в любой области. Проблема роста информации может привести к тому, что установить уровень техники окажется невозможным. Поэтому под угрозой оказывается эффективность и существо всей патентной системы.
1 Договор о патентной кооперации. С. 137—138.
2 См. там же. С. 18, 139-140.
3 См.: Handbook on Industrial Property Information and Documentation. Geneva:
WIPO, No 208(E). 2003. P. 4.0.0-4.2.49.