double arrow

Применение рефрактометра в качестве термометрического датчика для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей.


В этом же пункте Инструкции отмечено:

Название изобретения в этих случаях должно отображать тот объект, к которому относится данное применение, т.е. выражать новое назначение известного объекта. Изобретение, охарактеризованное в приведенной формуле, должно быть названо "Термометрический датчик", так как рефрактометр здесь используется как термометрический датчик для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей.

Обратим внимание: формула изобретения представлена по форме "применение", а в качестве изобретения рассматривается термометрический датчик как объект "устройство". Собственно, в этом примере уже дан ответ на вопрос о том, что характеризует "применение" по объему прав в таких случаях.

1.7. Принцип установления объекта правонарушения по патенту с формулой на применение. Объект правонарушения определяется совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения, включающей родовое понятие; установление объекта правонарушения по патенту с формулой на применение ничем от этого не отличается.

Если все признаки в формуле на применение характеризуют продукт, то объем прав по такой формуле изобретения охватывает именно продукт как объект правонарушения, так как все признаки в формуле изобретения присущи продукту как таковому. Слово "применение" в формуле изобретения такого типа определяет не процесс во времени в контексте осуществления действия, а является характеристикой изобретательского уровня изобретения, сущность которого заключается не в создании нового продукта, а состоит именно в установлении возможности его применения по неочевидному для известного продукта назначению <59>.




--------------------------------

<59> Это же касается нового вещества, которому предоставлена абсолютная охрана как веществу и в то же время установлена неочевидная область (области) его применения, охватываемая формулой на применение.

 

Если совокупность признаков в формуле на применение включает наряду с признаками продукта и признаки способа (действия, приемы, режимы), то объем прав по такой формуле охватывает именно способ как процесс со всеми вытекающими из этого последствиями установления правонарушения, так как признаки способа (действия, приемы, режимы), входящие в формулу изобретения, проявляются как таковые только в реальном технологическом процессе во время его осуществления.

Примером может служить патент Российской Федерации N 2448158, в котором пп. 2 и 3 формулы изобретения изложены по форме на применение и содержат признаки, характеризующие не только конкретно применяемое вещество, но и признаки способа его использования при лечении:



2. Применение препарата Фортелизин для лечения инфаркта миокарда путем введения внутривенно в дозе 15 мг (2235000 МЕ), при этом содержимое флакона 5 мг (745000 МЕ) перед введением препарата разводят в 5 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида.

3. Применение препарата Фортелизин для лечения инфаркта миокарда путем введения двумя болюсами - 10 мг (1490000 МЕ) одномоментно и через 30 мин - оставшиеся 5 мг (745000 МЕ) или путем введения 10 мг (1490000 МЕ) болюсно и оставшихся 5 мг (745000 МЕ) внутривенно инфузионно в 50 мл 0,9%-ного раствора натрия.

Если совокупность признаков в формуле на применение включает только признаки способа (действия, приемы, режимы), то объем прав по такой формуле охватывает только способ как процесс, и правонарушение может быть установлено только в отношении реального технологического процесса, в котором осуществляются приведенные в формуле действия, приемы или режимы, но российских патентов с такими формулами изобретения пока не установлено. Слово "применение" в формуле изобретения такого типа определяет не процесс во времени в контексте осуществления действия, а характеризует изобретательский уровень тех изобретений, оригинальность которых заключается не в их конструкции или составе, а состоит в установлении новой для данного объекта функции (назначении).



Особо подчеркнем, что слово "применение" является не глаголом, характеризующим действие (прием) как признак способа, а является отглагольным существительным. В связи с этим формула типа "применение известного продукта по новому назначению" даже формально не содержит ни одного признака-действия, которыми характеризуется способ как объект изобретения.

Конечно, формула на применение в подавляющем большинстве случаев используется в отношении веществ, но при этом не отрицается возможность ее использования и для характеристики других объектов, в том числе устройств, и даже в виде полезной модели (например, по патенту Российской Федерации N 70155 с приоритетом от 11.01.2007).

Вольное толкование объема прав по патенту на применение только как способа привело бы к тому, что сотни действующих российских и евразийских патентов, патентная формула в которых изложена по форме (структуре) "применение вещества A по назначению X", оказались бы "за бортом", так как для зарубежных производителей дженериков открылась бы возможность беспрепятственного ввоза лекарственных средств и по существу легализовалась бы таким образом поставка контрафактных лекарственных средств <60>.

--------------------------------

<60> Контрафактное лекарственное средство - лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства (п. 39 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств").

 

2.1. Уровень техники и условия патентоспособности. В соответствии с абзацем вторым п. 1 комментируемой статьи изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является:

- новым;

- имеет изобретательский уровень;

- промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, под которым понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Таким образом, в отношении оценки новизны изобретения принята так называемая мировая новизна, т.е. изобретение должно быть новым в отношении любой страны мира с учетом даты приоритета изобретения. Это условие предотвращает возможность предоставления исключительного права на технические решения, входящие в уровень техники и представляющие собой общедоступные сведения, а в случае ошибочной выдачи патента является основанием для его аннулирования.

Изобретение признается соответствующим условию патентоспособности - изобретательскому уровню, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Законодатель не определил понятие "специалист" какими-либо условиями, например, специалист в данной области техники или средний специалист. На практике понятие "специалист" следует рассматривать как лицо, способное разобраться в том уровне техники, к которому относится заявленное изобретение.

Условие патентоспособности - изобретательский уровень - предназначено для исключения получения патента на любое формально новое изобретение, но не требующее проявления творчества. Иное бы означало возможность патентования, а следовательно, получение возможности определенной временной монополизации на рынке в отношении таких объектов техники и технологии, которые являются результатом обычного инженерного проектирования.

2.1.1. Уровень техники. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники - это совокупность общедоступных сведений на определенную дату, в качестве которой выступает дата приоритета изобретения. Уровень техники, на основании которого определяется патентоспособность изобретения, не имеет никакого отношения к другому понятию - "технический уровень", используемому при оценке технических показателей сравниваемых и функционирующих на рынке объектов техники.

Даты, которые определяют включение соответствующих источников информации в уровень техники, указаны, например, в Руководстве по экспертизе заявок на изобретения <61>, и с появлением новых видов источников информации перечень таких дат будет дополняться.

--------------------------------

<61> Утверждено Приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87.

 

Противопоставление сведений из сети Интернет сопряжено определенными условиями представления доказательств, несоблюдение которых не позволяет принять их в качестве надлежащих доказательств отсутствия новизны.

Так, например, в возражении против выдачи патента на полезную модель N 88315 "узел передней подвески транспортного средства" с приоритетом от 16.07.2009 отмечено, что до даты приоритета оспариваемого патента в сети Интернет была размещена информация, содержащая сведения о техническом решении, которому присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту. В подтверждение доводов, изложенных в возражении, к нему были приложены несколько распечаток сведений из сети Интернет и протокол нотариального осмотра доказательств. Коллегия Палаты по патентным спорам, не удовлетворяя возражение, отметила, что лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие, что дата размещения материалов в электронной среде Интернета предшествовала дате приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, и подчеркнула, что протокол нотариального осмотра подтверждает лишь то, что упомянутые сведения стали известны из сети Интернет на дату осмотра их нотариусом (10.05.2012), т.е. позже даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Условие включения зарегистрированного лекарственного средства в уровень техники рассматривается только как возможность, а не как однозначное утверждение того, что если уже осуществлена регистрация лекарственного средства, то оно считается раскрытым по новизне.

Если в регистрационных документах действительно раскрыты все признаки из независимого пункта формулы изобретения - это одно, а если в регистрационных документах все признаки из формулы изобретения не раскрыты, то вывод должен быть противоположным. Более того, официальная регистрация лекарственного средства еще не является доказательством его введения в гражданский оборот, и реального открытого применения лекарственного средства, порочащего новизну изобретения, в таком случае нет.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В отношении определения понятия "уровень техники" законодатель применил термин "общедоступность", а не "общеизвестность". Степень распространенности информации не имеет значения при отнесении ее к противопоставляемому заявленному изобретению уровню техники. Правовое значение имеет принципиальная возможность доступа любого лица к ознакомлению с противопоставленной информацией без нарушения законодательно установленных ограничений доступа к той или иной информации.

Отмеченное выше еще в первом издании книги в 2009 году нашло отражение в Постановлении от 16.07.2014 N СИП-417/2013 Президиума Суда по интеллектуальным правам, в споре о признании недействительным патента на изобретение N 2145914. Президиум Суда отметил, что "...законодатель использует термин "общедоступность", а не "общеизвестность", то есть в данном случае законодатель определяет наличие принципиальной возможности у любого лица ознакомиться с информацией. Поэтому при оценке общедоступности следует исходить лишь из возможности получить доступ к необходимой информации, не нарушая ограничений, установленных законодательством".

В уровень техники при установлении новизны включаются также заявки при условии, что они не отозваны, при этом в отличие от запатентованных (получен патент или вынесено решение о выдаче патента) в Российской Федерации изобретений и полезных моделей заявки с более ранним приоритетом включаются в уровень техники в отношении новизны только в том случае, если они поданы другими лицами. Данным условием реализована льгота для заявителя более ранней заявки, позволяющая ему подать новую заявку на изобретение, раскрытое в более ранней заявке, без испрашивания так называемого внутреннего приоритета или приоритета по выделенной заявке, устанавливаемых на основании п. п. 3 и 4 ст. 1381 ГК РФ. Заявителю поданная им более ранняя заявка не будет противопоставлена, тогда как при экспертизе заявки другого лица на идентичное изобретение данная заявка будет включена в уровень техники. Под заявителем в данной ситуации понимается также лицо, ставшее таковым после подачи заявки.

После публикации сведений о более ранней заявке последняя перейдет в категорию общедоступных сведений. Если новая заявка будет подана после публикации сведений о более ранней заявке, по истечении 6-месячного льготного периода с даты такого раскрытия информации, содержащиеся в старой заявке сведения будут противопоставлены новой заявке того же заявителя.

В практике известны споры, связанные с недопониманием заявителями разницы между условиями противопоставления по новизне заявки другого лица и противопоставления заявки того же лица. Такой спор рассматривался в Палате по патентным спорам Роспатента в 2009 г. в связи с обжалованием решения об отказе в выдаче патента на изобретение "магистральный автопоезд "Сороконожка" по заявке N 2007104671/11 с приоритетом от 06.02.2007. Отказное решение было мотивировано тем, что совокупность признаков, представленная заявителем в формуле изобретения, известна из публикации от 27.09.2007 заявки на изобретение Российской Федерации N 2003107804 того же заявителя.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности "новизна", показал, что в решении экспертизы при оценке патентоспособности заявленного изобретения противопоставлена не информация о поданной заявке N 2003107804, а опубликованный источник информации в виде состоявшейся 27.09.2004 публикации о данной заявке. С указанной даты, а не с даты подачи данной заявки сведения о техническом решении по заявке N 2003107804 стали общедоступными, поскольку до истечения 12 месяцев с даты подачи упомянутой заявки она не была отозвана, не признана отозванной и по ней не состоялась регистрация изобретения, и указанная публикация правомерно включена в уровень техники при оценке патентоспособности заявленного изобретения. Таким образом, решение об отказе в выдаче патента по более поздней заявке того же заявителя вынесено на законных основаниях.

В другом случае, в возражении против выдачи патента РФ N 120892 на "Элемент наполнителя для насадочных колонн" по заявке N 2012114713/05 с приоритетом от 16.04.2012, как не соответствующего условию патентоспособности "новизна", были противопоставлены:

- патент РФ N 98339, опубликованный 20.10.2010 (далее - [1]);

- патент РФ N 116368 (далее - [2]), опубликованный 27.05.2012 и выданный по заявке N 2011150935/05 (далее - [3]) с приоритетом 15.12.2011.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

Патент [2] выдан по заявке [3], поданной 15.12.2011. При этом, как справедливо отмечено в возражении, заявка, поданная другими лицами, включается в уровень техники даты приоритета при условии, что с документами вправе ознакомиться любое лицо.

Таким образом, поскольку сведения о заявке [3] стали общедоступными с даты публикации патента RU N 116368 и она подана другими лицами (состав авторов и заявитель не совпадают с составом авторов и патентообладателем по оспариваемому патенту), согласно нормам пункта 2 статьи 1394 Кодекса, эта заявка может быть включена в уровень техники.

Попытка включить в уровень техники при оценке изобретательского уровня выданные российские патенты с даты их приоритета, т.е. в период, когда описание поданной заявки еще не опубликовано и не является общедоступным, имела место, но, как и следовало ожидать, не была поддержана судом (Суд по интеллектуальным правам, решение от 26.12.2013, дело N СИП-219/2013).

Как следует из материалов судебного дела, патент Российской Федерации N 2176450 на изобретение "фунгицидная композиция и способ подавления заболеваний растений" был выдан по заявке N 98102395 с приоритетом от 12.07.1995. Возражение против выдачи патента Российской Федерации N 2176450 было мотивировано несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" с противопоставлением в том числе патента Российской Федерации N 2092051, опубликованного 10.10.1997.

По результатам рассмотрения возражения было установлено, что описание к патенту Российской Федерации N 2092051 было опубликовано 10.10.1997, т.е. позже даты приоритета оспариваемого изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450, и решением Роспатента от 06.04.2013 в удовлетворении возражения было отказано.

Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию Роспатента, признав, что патент Российской Федерации N 2092051 не подлежит включению в уровень техники при оценке изобретательского уровня изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450, поскольку патент Российской Федерации N 2092051 опубликован 10.10.1997, т.е. позже даты приоритета (12.07.1995) изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450.







Сейчас читают про: