2017-11-30
1263
В формуле запатентованного изобретения не сказано, что два внутренних кольца непосредственно соединены между собой. В ней сказано о том, что внутреннее кольцо как функциональный узел подшипника выполнено в виде двух жестко соединенных кольцевых частей, но при этом не указывается, как осуществлена такая жесткая связь между кольцевыми частями - непосредственно или опосредованно.
Жесткое соединение сборочных единиц может быть осуществлено непосредственно между собой или через промежуточные детали (втулки, распорные элементы, штифты и т.д.), но от этого "жесткое соединение" между конкретными сборочными единицами не перестает быть таковым.
Из формулы изобретения однозначно следует, что две кольцевые части со стороны своих сферических поверхностей выполняют функцию опор качения, и точно так же в сравниваемом подшипнике две кольцевые части со стороны своих сферических поверхностей выполняют функцию опор качения, а втулка является лишь крепежным элементом, не являющимся по функции "внутренним кольцом подшипника".
По существу в рассматриваемом случае под формулировку признака, выраженного в патентной формуле в общей форме (внутреннее кольцо выполнено в виде двух жестко соединенных кольцевых частей), полностью подпадает его частное конструктивное выполнение (внутреннее кольцо выполнено в виде двух жестко соединенных посредством промежуточной втулки кольцевых частей).
Однако спор завершился тем, что Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга не признал нарушение патента, опираясь на заключение экспертов, не подтвердивших использование запатентованного изобретения в конструкции подшипника, тем самым изложенные выше доводы не были приняты. Насколько такой подход укрепится в правоприменительной практике, покажет время (с описанием данного спора, а также с правовыми последствиями использования в патентных формулах словосочетаний "состоящий из", "состоит из", "содержит", "снабжен", "выполнен", "имеет", "предусматривает" подробнее можно ознакомиться в третьем издании книги).
3. Толкование признаков устройства при отсутствии чертежей. Весьма интересный спор <98> состоял в том, что установление использования было связано с толкованием признаков из формулы полезной модели при полном отсутствии каких-либо чертежей или рисунков в поданной заявке и выданном патенте.
--------------------------------
<98> Рассматривался Арбитражным судом Московской области (дело N А41-9569/09) в отношении полезной модели "ель искусственная" по патенту Российской Федерации N 69724 с приоритетом от 05.09.2007. Автору настоящего издания было поручено провести повторную судебную экспертизу в связи с наличием в судебном деле противоречивых заключений других экспертов.
Независимый пункт формулы полезной модели по патенту N 69724 изложен в следующей редакции:
Ель искусственная, содержащая сборно-разборный каркас конической формы, образованный центральной и соединенными с ней наклонными стойками, на которых поперечно закреплены кольца, служащие для установки веток кроны, отличающаяся тем, что каждое кольцо образовано набором дугообразных элементов, каждый из которых с двух сторон соединен с наклонными стойками при помощи крепежных элементов, при этом число дугообразных элементов определено из условия его равенства числу наклонных стоек.
В результате сравнения <99> конструктивных признаков вещного продукта - ели искусственной каркасной с признаками независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 69724 было установлено, что в вещном продукте отсутствуют два признака из независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 69724:
--------------------------------
<99> Для сравнения была предоставлена техническая документация, включающая чертежи устройства и фотографии устройства в собранном виде.
- кольца, служащие для установки веток кроны, выполнены набором дугообразных элементов;
- каждое кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов.
В вещном продукте ель искусственная каркасная каждое из шести нижних средств для установки веток кроны выполнено не в виде кольца как конструктивного элемента, а в виде четырех дугообразных конструктивных элементов, установленных по отношению друг к другу на расстоянии, исключающем образование кольца из отдельных дугообразных элементов. Каждое из двух верхних колец образовано не дугами, а выполнено из цельной трубы, согнутой в круг и скрепленной по сопрягаемым торцам сваркой.
Поскольку в описании полезной модели "ель искусственная" по патенту N 69724, а также в заявке N 2007133282/22, по которой данный патент выдан, полностью отсутствовали какие-либо чертежи, толкование признака "кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов" было возможно установить только на основании справочной технической литературы.
В Кратком справочнике машиностроителя (М.: Машиностроение, 1966) на с. 202, 204, 206, 207 показаны виды колец как конструктивных элементов, представляющих собой круговое кольцо, эллиптическое кольцо, тонкостенное замкнутое кольцо произвольной формы, круговое незамкнутое тонкостенное кольцо.
Все приведенные кольца как конструктивные элементы имеют разную геометрическую форму выполнения, но ни одно из них не образовано из двух или более дуг, которые не соединены между собой, что предопределило вывод о неиспользовании всех признаков полезной модели или эквивалентных им в реальном продукте - ели искусственной каркасной.
4. Объем прав по формуле изобретения (полезной модели) и альтернативные признаки. Общее правило к альтернативным признакам заключается в том, что альтернативные выражения в любой форме их изложения допускаются, если они не представляют неопределенность или неясность в отношении испрашиваемого в формуле изобретения объема прав или ясности (четкости) формулировки признаков в формуле изобретения. Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивает получение одного и того же технического результата.
Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает выраженные в виде альтернативы признаки, не обеспечивающие получение одного и того же технического результата, либо выраженные в виде альтернативы группы признаков, каждая из которых включает несколько функционально самостоятельных признаков, в том числе когда выбор той или иной альтернативы для какого-либо из таких признаков зависит от выбора, произведенного для другого (других) признака (признаков).
Требование соблюдения достижения "одного и того же технического результата" на практике часто приводит к столкновениям позиций экспертизы и заявителя, так как широкое обобщение формулировок, отображающих один и тот же технический результат, приводит к неопределенности самого технического результата. Например, если расширение ассортимента продукции достигается за счет увеличения разнообразия вкусовых характеристик конкретных продуктов, каждый из которых обладает своим вкусом, сложно, а скорее невозможно доказать достижение "одного и того же технического результата" для группы таких продуктов.
В качестве примера возьмем изобретение "состав для приготовления чайного напитка" со множеством альтернативных признаков по российской заявке N 2000121043/13, опубликованной 27.02.2001 (патент N 2169480), формула изобретения в которой изложена следующим образом:
Состав для приготовления чайного напитка, включающий зеленый байховый чай и стевию, отличающийся тем, что он дополнительно содержит лепестки гибискуса и/или листья мяты перечной, и/или плоды шиповника, и/или плоды боярышника, и/или траву зверобоя, и/или цветки ромашки, и/или траву душицы, и/или траву чабреца, и/или цветки боярышника, и/или цветки липы, и/или лист смородины, и/или лист брусники, и/или лист мелиссы, и/или цветки жасмина, и/или лимонник, и/или родиолу розовую, и/или фенхель, и/или бадан, и/или траву медуницы, и/или плоды рябины, и/или лист винограда, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
- зеленый байховый чай - до 90%,
- стевия - до 30%,
- лепестки гибискуса и/или листья мяты перечной, и/или плоды шиповника, и/или плоды боярышника, и/или траву зверобоя, и/или цветки ромашки, и/или траву душицы, и/или траву чабреца, и/или цветки боярышника, и/или цветки липы, и/или лист смородины, и/или лист брусники, и/или лист мелиссы, и/или цветки жасмина, и/или лимонник, и/или родиолу розовую, и/или фенхель, и/или бадан, и/или траву медуницы, и/или плоды рябины, и/или лист винограда - до 50%.
Вряд ли изобретатели предполагали изготовление чайного напитка, включающего одновременно все перечисленные компоненты (при использовании в формуле изобретения только союза "и"). И можно ли вообще все компоненты (зеленый байховый чай, стевию, лепестки гибискуса, листья мяты перечной, плоды шиповника, плоды боярышника, траву зверобоя, цветки ромашки, траву душицы, траву чабреца, цветки боярышника, цветки липы, лист смородины, лист брусники, лист мелиссы, цветки жасмина, лимонник, родиолу розовую, фенхель, бадан, траву медуницы, плоды рябины, лист винограда) смешивать вместе?
Но если предположить и такой вариант, то соответствующие сведения должны быть раскрыты в описании патента в разделе "Сущность изобретения" и в конкретных примерах реализации чайного напитка. Таких сведений в заявке нет.
Альтернативный союз "и/или" повторяется 20 раз, и суммарное количество конкретных вариантов состава, т.е. конкретных совокупностей признаков в разных сочетаниях, в отношении которых должна быть проведена экспертиза по существу, исчисляется многими тысячами, но их в описании поданной заявки нет.
В данном примере нельзя отрицать возможность существования всех вариантов смесей, но каждая смесь представляет отдельный продукт, обладающий присущими ему свойствами, не переходящими из смеси в смесь.
Например, чайный напиток, включающий зеленый байховый чай, стевию и листья мяты перечной (один из вариантов), не может обладать тем же вкусом и ароматом, которые присущи чайному напитку, включающему зеленый байховый чай, стевию и лимонник (другой вариант).
Если многие тысячи вариантов чайного напитка обладают одним и тем же вкусом и ароматом, то как в этом случае идентифицируется этот вкус и аромат и за счет чего он достигается?
Объединение таких смесей в одном независимом пункте формулы приводит к нарушению требования единства изобретения (другие примеры подобных патентных формул и их анализ приведены во втором издании книги).
Приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87 утверждено Руководство по экспертизе заявок на изобретения, в п. 15.3 части третьей "Руководство по проведению экспертизы по существу заявок на изобретения" которого указано следующее:
В том случае, когда в виде альтернативы выражено несколько признаков, получение одного и того же технического результата должно быть обеспечено сочетанием каждой из альтернативных характеристик одного признака с каждой из альтернативных характеристик других признаков порознь. Соблюдение указанного условия может считаться подтвержденным, если в описании изобретения представлены отдельные совокупности признаков, содержащие различные сочетания таких альтернативных признаков. Если такие совокупности не представлены и в связи с этим уяснение сущности изобретений, охарактеризованных в такой формуле, затруднено вплоть до невозможности проведения информационного поиска, эксперт вправе запросить у заявителя соответствующие разъяснения.
По заявкам, содержащим формулу изобретения с множеством сочетаний альтернативных признаков, заявителю может быть направлен запрос с предложением дополнить описание соответствующими сведениями по раскрытию в нем конкретных вариантов изобретения, образуемых из конкретных комбинаций признаков, выраженных в виде альтернативы, так как их отсутствие не позволяет провести экспертизу по существу либо уточнить формулу изобретения таким образом, чтобы можно было установить сущность каждого изобретения заявленной группы.
Очевидно, что если заявитель в ответ на такой запрос экспертизы не представит соответствующие сведения с конкретными вариантами изобретения в виде самостоятельных совокупностей признаков, то заявка будет признана отозванной.
Можно считать, что публикации по данному вопросу <100> не остались незамеченными, и Роспатент принял на "вооружение" правила, позволяющие уменьшить вероятность выдачи патентов с практически неопределяемым объемом прав в случае использовании в патентной формуле большого количества альтернативных сочетаний признаков.
--------------------------------
<100> См., например: Джермакян В. Проверка обоснованности испрашиваемого объема прав по формуле изобретения с альтернативными признаками. Где она? // Патенты и лицензии. 2010. N 6.
В п. 5 Введения к Руководству по экспертизе заявок на изобретения отмечено:
Эксперты не должны пропускать допущенное заявителем существенное несоблюдение требований, предъявляемых к документам заявки, если недостатки оформления препятствуют проведению экспертизы по существу и вынесению решения, затрудняют в случае выдачи патента определение объема правовой охраны и затрагивают права и законные интересы третьих лиц.
При непоступлении ответа с запрошенным раскрытием конкретных вариантов изобретения, позволяющим однозначно определить объем прав, заявка будет признана отозванной на основании п. 6 ст. 1386 ГК РФ.
Изложенные в п. 15.3 части третьей Руководства по экспертизе заявок на изобретения разъяснения в отношении действий экспертизы полностью соответствуют содержанию третьего абзаца п. 2.3 "Проверка ясности формулы изобретения" части третьей того же Руководства, согласно которому признание формулы изобретения ясной связано с возможностью определения объема прав:
Содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем.
Обратим внимание на два взаимосвязанных условия, определяющих признание формулы изобретения ясной и понятной:
- специалистом может быть идентифицирован объект испрашиваемой охраны;
- специалистом может быть определен объем испрашиваемой охраны.
Можно считать, что российская экспертиза наконец получила правовой инструмент противодействия выдаче патентов с неопределенным объемом прав. Осталось только одно - неукоснительно соблюдать сказанное на практике, что, однако, не так просто.
5. Толкование объема прав по патенту на промышленный образец. С принятием новой редакции п. 3 ст. 1354 охрана прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия. Таким образом, позиция о необходимости отказа от словесного перечня существенных признаков при установлении объема правовой охраны промышленных образцов, изложенная в ранее опубликованных работах <101>, нашла свое отражение в законодательстве.
--------------------------------
<101> Воронцов С.О. Совершенствование правовой охраны промышленных образцов в Российской Федерации: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2004; Джермакян В. Американские притязания на промышленные образцы и российский перечень существенных признаков // Патенты и лицензии. 2005. N 4; Алексеева О.Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2005.
Толкование объема прав может осуществляться только в судах в спорах об использовании запатентованного промышленного образца, когда методом экспертной оценки необходимо будет установить общее впечатление от сравнения внешнего вида изделия, изображенного в патенте, с внешним видом реального изделия. Подобный подход применяется в отношении товарных знаков.
Статья 1355. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Комментарий к статье 1355
1. Несколько слов о льготах. Норма ничем не отличается от ранее предусмотренной в Патентном законе декларативной нормы. В ГК РФ нет указания на возможность пользования льготами, связанными с налогообложением и кредитованием, что тем не менее не означает полное отсутствие в российском законодательстве каких-либо льгот в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Согласно подп. 26 п. 2 ст. 149 "Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)" Налогового кодекса Российской Федерации, не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на основании лицензионного договора.
К указанным операциям относится передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на их использование на основании лицензионного договора. В соответствии с п. 3 ст. 221 НК РФ авторы открытий, изобретений, промышленных образцов <102> имеют право на налоговые вычеты в случае документального подтверждения ими материальных затрат, связанных с созданием названных объектов.
--------------------------------
<102> Авторы полезных моделей не включены в указанную категорию.
Налоговые льготы предусмотрены в ст. ст. 262 и 346 НК РФ, и налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на расходы, связанные:
- с приобретением исключительных прав, в том числе на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора;
- с патентованием и (или) оплатой правовых услуг по получению правовой охраны.
Одним из видов государственного стимулирования создания и использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов является предоставление льгот и отсрочек по уплате патентных пошлин. Ряд льгот для отдельных категорий лиц предусмотрен в Положении о патентных и иных пошлинах, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 941.
2. Эйфория выплат больших авторских вознаграждений. Если соглашение о размере и условиях выплаты авторского вознаграждения между автором (авторами) и работодателем не достигнуто, спор может быть решен судом, который при вынесении решения может принять во внимание, что согласно п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1993 N 822 при недостижении соглашения применяются положения п. п. 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" и п. п. 1 и 3 ст. 22 Закона СССР "О промышленных образцах".
Согласно указанным нормам автору изобретения, не являющемуся патентообладателем, работодатель обязан выплачивать вознаграждение в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Принятие в Законе "Об изобретениях в СССР" столь высоких обязательных ставок вознаграждения авторам изобретений <103> явилось следствием эйфории переходного периода от авторских свидетельств СССР к патентам СССР. Многие наивно полагали, что патент СССР - это "клондайк" для выплаты авторам их вознаграждений. Вряд ли на практике можно встретить работодателей, выплачивающих авторам вознаграждение в таких размерах.
--------------------------------
<103> Таких обязательных высоких ставок нет нигде.
В определенной мере способствовать урегулированию отношений между работодателем и авторами должно Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в п. 51 которого судам предписано руководствоваться следующим:
Пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ определен порядок выплаты компенсации работодателем, использующим служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй названного пункта), или вознаграждения работодателем, получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо принявшим решение о сохранении информации о таком изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику, либо передавшим право на получение патента другому лицу, либо не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (абзац третий названного пункта).
Судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель. К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства <104>. При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором, а в случае спора - судом. Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции.
--------------------------------
<104> При универсальном правопреемстве к правопреемнику от предшественника переходят не только все его права, но и обязанности. На основе универсального правопреемства вследствие реорганизации двух или более юридических лиц происходит слияние в одном юридическом лице всех их прав и обязанностей.
Из разъяснения, рассматриваемого в пункте 51, следует, что в нем рассматриваются только следующие ситуации выплаты компенсации или вознаграждения:
- работодателем при использовании служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии;
- работодателем, получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец;
- работодателем, принявшим решение о сохранении информации о таком изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику;
- работодателем, передавшим право на получение патента другому лицу;
- работодателем, не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.
Из фразы "следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель", можно полагать, что имеется в виду ситуация о выплате вознаграждения или компенсации, осуществляемых за осуществление отчуждения патента. Очевидно, что при отчуждении патента выплачивать может тот новый патентообладатель, который осуществляет использование, и выплачивать он будет уже не работникам, оставшимся у первого правообладателя, а авторам, хотя и "работники", и "авторы" являются одними и теме же физическими лицами.
Из каких средств будет платить работодатель компенсацию или вознаграждение, если отчуждение прав другому лицу осуществлено работодателем в счет погашения его долгов перед другим лицом, никто не знает. Скорее всего подобные ситуации будут рассматриваться судами с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, а главной целью данной нормы является защита интересов авторов служебных изобретений и предупреждение работодателя о его "вечной" обязанности не забывать интересы авторов при различном манипулировании полученными патентами.
Тем не менее, надо обратить внимание на то, что вышеприведенное разъяснение пленумов судов не касается использования изобретения за исключением использования в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии. Следовательно, после отчуждения патента и использования изобретения новым правообладателем, обязанность выплаты вознаграждения авторам за такое использование возлагается на нового патентообладателя, получающего соответствующую прибыль от утилитарного использования изобретения.
3. Мнение Роспатента о праве на вознаграждение за служебные объекты патентных прав. Роспатент в 2008 г. опубликовал информационное письмо <105>, в соответствии с которым права авторов служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (далее - объекты промышленной собственности, ОПС) на вознаграждения вытекают из положений части четвертой ГК РФ, связывающих возникновение этого права со следующим:
--------------------------------
<105> Информационное письмо от 25.06.2008 "О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов".
- получение патента на служебные ОПС работодателем (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);
- передача работодателем права на получение патента на служебные ОПС другому лицу (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);
- принятие работодателем решения о сохранении информации о служебных ОПС в тайне (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);
- неполучение патента по зависящим от работодателя причинам (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);
- использование работодателем в собственном производстве служебных ОПС, патенты на которые выданы авторам (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).
По отношению к авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, созданных при выполнении работ по государственным или муниципальным контрактам, перечисленные нормы применяются в соответствии с п. 7 ст. 1373 ГК РФ.
Право автора на вознаграждение за использование ОПС вытекает из положений ст. 12 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с которой положения п. п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. ст. 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", п. 3 ст. 21, п. п. 1 и 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10.07.1991 N 2328-1 "О промышленных образцах" о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.
Указанными нормами установлено, что вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.
Вознаграждение за использование промышленного образца в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем или его правопреемником в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы за каждый полный или неполный год использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.
При этом вознаграждение должно выплачиваться автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года использования и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии. За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04% суммы, причитающейся к выплате.
В любом случае размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяется договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом (п. 4 ст. 1370, п. 1 ст. 1406 ГК РФ). Ранее, до 1 января 2008 г., действовала норма Патентного закона Российской Федерации, которая устанавливала трехмесячный срок для достижения соглашения между сторонами об условиях договора, после чего спор о вознаграждении мог быть разрешен в судебном порядке. В настоящий момент частью четвертой ГК РФ такие сроки не определены.
Созданные ОПС работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, в соответствии с п. 5 ст. 1370 ГК РФ не признаются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие ОПС принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких ОПС.
Как видно из изложенного, в при выплате вознаграждений авторам крайне важным выступает установление служебных обязанностей, в которые входит работа, обусловленная трудовым договором. В качестве доказательства выполнения служебных обязанностей могут быть представлены трудовой договор, должностная инструкция, определенное задание на выполнение отдельной работы, например, по плану НИОКР или хозяйственному договору, заключенному работодателем с другой организацией-заказчиком.
Вопрос о принадлежности прав большое значение приобретает и в том случае, когда состав авторов является смешанным, т.е. часть авторов работает на данном предприятии, а часть - привлеченные специалисты. Поэтому при заключении различного рода договоров как с работниками данного предприятия, так и с привлеченными специалистами необходимо включать в договора условия о принадлежности прав на создаваемые ОПС.
Правительство Российской Федерации утвердило 4 июня 2014 г. N 512 Постановление "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы", вступившее в силу с 1 октября 2014 г.
4. Смешанные коллективы авторов и вознаграждение. Что касается вопроса о возможности выплаты работодателем вознаграждения смешанному коллективу авторов по патентам, полученным до введения в действие части четвертой ГК РФ, то можно полагать, что работодатель обязан выплачивать данное вознаграждение всем соавторам независимо от их текущего места работы.
Размер вознаграждения не определяется составом авторов и местом их работы, а работодатель обязан установить размер вознаграждения независимо от авторского состава и выплатить вознаграждение всем авторам, чье авторство подтверждено патентом, выданным на имя работодателя, при этом выплата осуществляется на основании подписанного всеми авторами соглашения о долевом распределении вознаграждения. Долевое распределение вознаграждения может (а точнее, должно) базироваться на степени участия каждого из соавторов в разработке и создании реального объекта техники (продукта или технологии), а не только исходя из признаков по формуле запатентованного изобретения. Это же касается прав на получение вознаграждения наследниками умершего автора изобретения.
Законодатель совершенно осознанно не предусмотрел обязанность работодателя выплачивать вознаграждение соавторам - не работникам работодателя и не бывшими таковыми на дату создания изобретения. При рассмотрении служебных изобретений сам факт попадания в число соавторов служебного изобретения иных лиц, не работников, является, мягко говоря, недоразумением, хотя по жизни и исходя из ранее существовавших подходов к авторским свидетельствам СССР понятно, как и ради чего таких лиц включали в число соавторов. Эпоха включения в соавторы "нужных" людей, к сожалению, не ушла в прошлое. Но нужно помнить, что ложное соавторство может пресекаться по закону, а патент на этом основании может быть аннулирован, и об этом должен знать работодатель, получающий патент с указанием в числе соавторов лиц, как не принимавших творческого участия в создании изобретения, так и лиц, принимавших творческое участие, но не имевших с работодателем оформленных договором трудовых отношений и остающихся без возможного вознаграждения.
Необоснованные размеры испрашиваемых авторских вознаграждений приводят, образно говоря, "к разбитому корыту", что имело место в споре о выплате авторского вознаграждения за использование изобретения "способ получения маловязкого судового топлива" (далее - МСТ) по патенту Российской Федерации N 2074232.
Многолетнее рассмотрение спора в различных судебных инстанциях завершилось в кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа Постановлением от 02.03.2009 N КГ-А40/12521-08-П по делу N А40-2417171/04-51-331, и авторам было отказано в выплате авторского вознаграждения по причине представления ненадлежащих доказательств о размерах вознаграждения и непредставления доказательств использования изобретения в собственном производстве ответчика.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2004 по делу N А40-24171/04-51-331 в пользу авторов с ОАО "Сызранский НПЗ" взыскано 1297096630 руб. авторского вознаграждения. Далее последовали длительные судебные рассмотрения в разных инстанциях, но в итоге все завершилось в суде кассационной инстанции.
Судом кассационной инстанции установлено, что предъявленный истцом к взысканию размер авторского вознаграждения почти в 10 раз превышает суммарную прибыль от всех видов деятельности, полученную ответчиком за 1996 - 2001 гг. Более того, судами установлено, что ответчик в спорный период времени оказывал услуги по переработке нефти, а не по продаже топлива, в силу чего не мог использовать способ получения маловязкого судового топлива в собственном производстве с получением той прибыли, относительно которой истцом произведен расчет авторского вознаграждения.
Проверяя размер предъявленной к взысканию задолженности и правильность расчетов, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из положений договора от 16.07.1996 N 1025, согласно которым условием выплаты авторам вознаграждения является использование ответчиком изобретения МСТ в собственном производстве и получение от этого прибыли. Между тем в деле отсутствуют достоверные доказательства использования ответчиком изобретения по патенту N 2074232 и получения им прибыли, достаточной для удовлетворения требований истца в заявленном размере.
§ 2. Патентные права
Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1356
Понятие "патентные права" впервые введено в ГК РФ и включает право авторства на изобретение, полезную модель и промышленный образец, право на получение патента, исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Автором изобретения, полезной модели и промышленного образца могут быть признаны физические лица, творческим трудом создавшие соответствующий объект патентного права.
Право авторства относится к абсолютным правам, имеет самостоятельное значение, является неотчуждаемым и непередаваемым личным неимущественным правом. При признании конкретного физического лица автором у последнего возникает иное право - право на присвоение изобретению, полезной модели или промышленному образцу своего имени. При этом целесообразно не злоупотреблять таким правом и не использовать в названиях изобретения, полезной модели или промышленного образца личные имена, равно как и фамильярные наименования, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения товаров, которые не служат целям идентификации патентуемого объекта или его признаков.
Исходя из формулировки нормы по п. 1 ст. 1354, только патент удостоверяет авторство на объект патентного права, из чего можно сделать вывод о том, что до выдачи патента право авторства в отношении патентуемого объекта не возникает. Однако после выдачи патента право авторства будет исчисляться с даты подачи заявки, от которой исчисляется срок действия патента. Но остается открытым вопрос о том, кто считается автором изобретения по опубликованной заявке, по которой экспертиза по существу не проводилась и проводиться не будет. При отсутствии доказательств обратного автором будет считаться лицо, указанное в публикации, но данное лицо не удостоверено как "автор запатентованного изобретения" и является автором иного по правовому статусу технического решения, которого условно можно назвать автором заявленного изобретения.
Право авторства не является неимущественным правом на имя автора, что исключает возможность требования автором изобретения, полезной модели или промышленного образца указания на реализуемых патентообладателем или иными лицами продуктах и изделиях имени автора изобретения и т.п., как это имеет место с объектами авторского права, когда автор произведения вправе требовать указания своего имени на публикуемых произведениях. Однако по обоюдному согласию автора и патентообладателя имя автора изобретения может указываться на выпускаемой патентообладателем продукции.
Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1357
1. Первоначальное право на получение патента. Норма п. 1 комментируемой статьи о том, что право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, предоставляет автору возможность самому стать патентообладателем или предоставить такую возможность другому лицу либо не раскрывать созданное новшество и сохранить его в секрете (если такое возможно), но данная норма не должна создавать иллюзию того, что автор всегда может сам решать судьбу созданного новшества.
Норма п. 1 ст. 1357 неприменима, если изобретение, полезная модель или промышленный образец являются служебными (п. 3 ст. 1370 ГК РФ). Автор может получить патент на свое имя на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец только в случае, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и работником (автором) предусмотрена такая возможность.
2. Переход исключительного права. Норма п. 2 комментируемой статьи, декларирующая возможность перехода права (оборотоспособность права) на получение патента к другому лицу (правопреемнику), реализуется, в частности:
- в соответствии с п. 1 ст. 1371 ГК РФ в случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное;
- в соответствии с п. 1 ст. 1373 ГК РФ, согласно которой право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.
Переход права на получение патента, в том числе по уже поданной заявке, находящейся на рассмотрении, может быть осуществлен в порядке наследования в силу закона или завещания.
3. Отчуждение права на получение патента. Согласно п. 4 ст. 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права.
Если же такой договор подлежит государственной регистрации (регистрируется переход исключительного права по договору), то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно в момент государственной регистрации этого договора. Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений ст. 168 ГК РФ ничтожно.
Норма, предусмотренная в п. 3 комментируемой статьи, обязывает к заключению договора об отчуждении права на получение патента в письменной форме и не содержит какого-либо обязательного перечня условий, которые стороны договора обязуются исполнять.
Должны соблюдаться общие требования к договорам, и договор об отчуждении не должен содержать условий, противоречащих нормам действующего Гражданского кодекса. В частности, договор об отчуждении права на получение патента с учетом положений ст. 168 ГК РФ и п. 1 ст. 1234 ГК РФ не должен содержать условий передачи прав на конкретное изобретение <106> по патенту в объеме отдельных поименованных в договоре прав; такой договор признается ничтожным.
--------------------------------
<106> Ситуации, связанные с патентом на группу изобретений (группу результатов), рассмотрены отдельно.
Патент предоставляет его владельцу право владения, право пользования и право распоряжения, в сумме образующих не делимое на части исключительное право. Договор об отчуждении права на получение патента предполагает передачу новому правообладателю исключительного права в полном объеме. Не допускается передача исключительного права на получение патента с условием, что, например, передается только право владения и право пользования, но не передается право распоряжения, или любая подобная комбинация. Об этом в книге профессора А.П. Сергеева "Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации" <107> сказано следующее:
--------------------------------
<107> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд. М.: Проспектъ-Н, 1999. С. 519.
Уступка патентных прав, в какой бы договорной форме она ни осуществлялась, означает, что к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которыми обладал патентовладелец. Владелец патента, например, не может оставить за собой право на изготовление и применение запатентованного объекта, передав приобретателю права на его ввоз, продажу и т.п. Стороны не могут своим соглашением разделить также области использования разработки, установить какие-либо временные или территориальные ограничения прав, переходящих к новому владельцу патента. Приобретатель патента становится обладателем всего объема прав, которыми владел его отчуждатель. Собственно, он, а не прежний владелец патента может теперь выдавать лицензии на использование разработки другими лицами, а также выступать в защиту своих патентных прав в суде и иных органах.
В соответствии с п. 3 ст. 1229 ГК РФ "каждый из правообладателей вправе передать (возмездно или безвозмездно) свою долю в исключительном праве всем лицам, совместно с которыми он обладает этим правом, в равных долях. Отчуждение правообладателем своей доли в исключительном праве третьим лицам не допускается, если иное не предусмотрено настоящим разделом. Правообладатель вправе завещать свою долю в исключительном праве".
Очевидно, что доля, приходящаяся на конкретного правообладателя, должна быть установлена, и только тогда может быть реализован один из основных принципов наследования по российскому праву - принцип свободы завещания.
4. Риск непатентоспособности. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск в случае непатентоспособности возлагается на приобретателя права. Следует учитывать, что непатентоспособность объекта испрашиваемых патентных прав может быть установлена как во время экспертизы, проводимой по поданной заявке, так и во время подачи возражения (опротестование патента) против выданного патента.
В общем случае риск непатентоспособности будет всегда угрожать приобретателям права. Поэтому можно только рекомендовать лицам, желающим приобрести право на получение патента или сам патент на полезную модель в целях организации выпуска продукции на его основе, не приобретать такой патент без тщательной проверки, а по меньшей мере заказать и получить из Роспатента отчет об информационном поиске с оценкой патентоспособности полезной модели по ранее выданным патентам или дождаться оценки результатов экспертизы по существу по новым заявкам на полезные модели.
Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1358
1.1. Использование объекта патентных прав. Признание изобретения использованным в соответствии с п. 3 ст. 1358, когда использование устанавливается в отношении признаков независимого пункта патентной формулы, не исключает при этом возможности анализа признаков, раскрытых в зависимых пунктах патентной формулы, если такой анализ необходим для правильного толкования признаков, указанных в независимом пункте патентной формулы. Такая ситуация имела место при рассмотрении иска о нарушении исключительного права на изобретение в ходе рассмотрения дела о прекращении нарушения патента Российской Федерации N 2242963 на изобретение "Мукоадгезивная композиция для лечения стоматологических заболеваний и способ ее получения" (решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2005, дело N А40-14468/05-5-102).
В комментируемой статье раскрывается содержание исключительного права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. Законодатель не дает определения понятия "использование изобретения, полезной модели, промышленного образца", но перечисляет способы использования (действия) с указанными объектами, которые определяет как разновидности использования. Под использованием объекта патентных прав не понимается только эксплуатация (применение) продукта или технологии.
Открытость приведенного перечня способов использования объектов патентного права (перед перечислением способов использования указано "в частности") позволяет к способам использования относить и такие, которые хотя и не приведены непосредственно в перечне, но могут иметь место на практике, так как иначе теряется смысл присутствия вводных слов "в частности" перед перечнем поименованных способов использования.
Сказанное подтверждается судебной практикой. Так, не дожидаясь внесения в перечень способов использования очередного способа использования, суды уже признавали факт правонарушения патентов с формулой изобретения на "применение" продукта <108>, хотя такой способ использования изобретения в то время формально не был указан <109> в п. 2 ст. 1358 ГК РФ.
--------------------------------
<108> См.: Джермакян В. Изобретение на применение: вопрос решен // Патенты и лицензии. 2011. N 11.
<109> Указанный способ использования изобретения на "применение" внесен в п. 2 ст. 1358 позже.
В то же время открытость перечня способов использования объектов патентного права не должна создавать иллюзию того, что под способами использования изобретения <110> могут пониматься абсолютно любые формы отображения изобретения.
--------------------------------
<110> Изложенное относится также к полезным моделям и промышленным образцам.
Как уже ранее отмечалось <111>, объекты патентного права считаются использованными при их материализованном воплощении в реальном объекте техники и (или) технологии, т.е. в объекте, имеющем возможность выполнять свою утилитарную производственную или иную функцию (предписанное назначение). Такое толкование использования запатентованного объекта исключает возможность считать использованием включение описания запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца в какую-либо техническую документацию или научно-художественную или иную литературу. Не считается использованием запатентованного объекта включение описания изобретения, полезной модели или промышленного образа в официальные бюллетени Роспатента, книги и им подобные информационные источники независимо от формы носителя. Такие сведения являются информацией об объекте права, но не являются подтверждением состоявшегося утилитарного использования объекта патентных прав в любой отрасли промышленности, здравоохранения и т.п. Об этом же в ранее изданном Комментарии к Патентному закону Российской Федерации <112> было сказано так:
--------------------------------
<111> Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). 2-е изд. М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011. С. 174.
<112> Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Казакова В.К., Полищук Е.П. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации. М.: Компания Димитрейд График Групп, 2004.
Законодатель не дает определения понятия использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. Это порой порождает споры относительно того, считается ли фактом использования включение описания запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца в какое-либо произведение (техническую документацию, книгу, статью, сборник и т.п.). Нужно, однако, отметить, что, учитывая собственно природу патентного права, охраняющего, в отличие от авторского права, не форму, а содержание объекта права, и суть охраняемых объектов (технические или художественно-технические решения), под использованием этих нематериальных объектов следует понимать только их воплощение (а не описание) в реальных предметах, реально осуществляемых процессах.
Казалось, изложенные постулаты должны быть очевидными для специалистов, однако жизнь оказалась сложнее, и данный вопрос был рассмотрен и окончательно разрешен иным образом на самом высоком судебном уровне. В Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.2012 N ВАС-15339/11 "О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" отмечено следующее:
Решением Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2011 суд запретил ОАО "Орелпроект" использовать изобретения (патенты N 2281365 и N 2275477), исключительные права на которые принадлежат федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (далее - учреждение), Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Федеральный арбитражный суд Центрального округа оставили решение суда первой инстанции (в рассматриваемой части) без изменений.
Открытое акционерное общество "Орелпроект" (далее - общество "Орелпроект") полагает, что создание проектной документации не является использованием изобретений истца.
Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, учреждение является обладателем патента N 2281365 на изобретение "Здание из панельных элементов". Учреждение также является обладателем патента N 2275477 на изобретение "Решетчатый элемент стенового ограждения".
Общество "Орелпроект" в 2007 г. создало проект жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 86, строительство которого на момент обращения учреждения в суд было закончено ОАО "Орелстрой".
Ссылаясь на то, что общество "Орелпроект" при проектировании указанного объекта незаконно использовало технические решения, защищенные названными патентами, учреждение обратилось в арбитражный суд с иском. При этом убытки, заявленные учреждением к взысканию, рассчитаны применительно к стоимости права использования патентов при строительстве жилых домов, переданного по лицензионному договору от 29.02.2008 ООО "Агростройинвест" (лицензиату).
Удовлетворяя исковые требования в части, суды первой и апелляционной инстанций на основании экспертного заключения, установившего факт использования всех признаков изобретений истца при проектировании и строительстве жилого дома, признали ответчика нарушителем исключительных прав истца на указанные изобретения.
Вместе с тем судами не учтено, что поскольку в качестве изобретений по названным патентам охраняются технические решения в области строительства, относящиеся к продукту, в частности к устройству здания и ограждения, то под использованием изобретения в данном случае следовало понимать использование продукта (устройства), в том числе его изготовление. Доказательств изготовления ответчиком самого продукта (устройства) или совершения других действий в отношении этого продукта суду не представлено.
Проектная (техническая) документация (чертежи, схемы, изображения и описания) не может считаться материализованным воплощением реального продукта (устройства), имеющего возможность выполнять свою утилитарную функцию или назначение. При таких обстоятельствах оснований для привлечения к гражданской ответственности общества "Орелпроект" за нарушение патентов, исключительные права на которые принадлежат истцу, не имелось (выделено мной. - В.Д.).
Исходя из изложенного оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, дело подлежит направлению в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра принятых по делу судебных актов.
Казалось, что данная мотивация будет использована при принятии дальнейшего решения, однако Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в принятом по данному делу Постановлении от 10.04.2012 N ВАС-15339/11, отменяя решения нижестоящих судов, сделал противоположный вывод <113>:
--------------------------------
<113> См. также: Краснов Л., Джермакян В. Хотели как лучше... // Патенты и лицензии. 2013. N 4.
Таким образом, исходя из указанных требований разработка проектной документации, в которой использован каждый признак произведения <114>, может быть квалифицирована как использование произведения.
--------------------------------
<114> Позже Определением Президиума Высшего Арбитражного Суда от 11.09.2012 N 15339/11 слово "произведение" было исправлено на "изобретение".
Опираясь на это Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда, по результатам нового рассмотрения Арбитражный суд Орловской области 03.12.2012 отказал в исковых требованиях в связи с непризнанием использования всех признаков по формуле изобретения по патентам N 2281365 и 2275477 непосредственно в проектной документации, но тем не менее отметил следующее:
Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении Президиума от 10.04.2012 по делу N 15339/11 с учетом Определения суда от 11.09.2012, разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения.
