Условия патентной охраны изобретений

Изобретения могут относиться к очень широкой сфере производствен­ной деятельности. В этой связи естественным является вопрос: на какие изобретения могут быть выданы патенты? Ответ на него дают особые усло­вия патентной охраны изобретений или условия патентоспособности изо­бретений, установленные в ст. 33(1) Договора о патентной кооперации'. Для целей международной экспертизы изобретение должно быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым. Эти же условия подтверждены в ст. 27(1) Соглашения ТРИПС² и в ст. 1350(1) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Итак, изобретению может быть предоставлена патентная охрана, если оно соответствует условиям патентоспособности:

• новизна;

• изобретательский уровень;

• промышленная применимость.

Соответствие изобретения условиям патентоспособности устанавли­вает патентное ведомство на основании описания изобретения и формулы изобретения.

Описание изобретения должно раскрывать его достаточно ясно и пол­но, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области¹. В правиле 5 Инструкции к Договору о патентной кооперации⁴ установлен порядок составления описания, где:

• указывается область техники, к которой относится изобретение;

• указывается предшествующий уровень техники в той степени, в какой он известен заявителю;

• раскрывается сущность изобретения так, чтобы можно было понять техническую задачу и ее решение;

• кратко описываются имеющиеся чертежи;

•излагается лучший вариант осуществления заявленного изобрете­ния;

-ясно указывается, каким образом изобретение может быть исполь­зовано в промышленности.

¹ См.: Договор о патентной кооперации. Женева: ВОИС, № 274(R). 1996. С. 34.

² См.: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)
(1994). Geneva: W1PO, No 223(E). 2000. P. 31.

³ См.: Договор о патентной кооперации. Женева: ВОИС, № 274(R). 1996. СП.
См. там же. С. 96—97.

158 • Глава 5. Патентное право

§ 5.9. Условия патентной охраны изобретений • 159

В патентных ведомствах стран с переходной экономикой, несмотря на их членство в Договоре о патентной кооперации, используется иное изло­жение, что затрудняет переход от национальной заявки к международной.

Формула изобретения должна выражать его сущность. В соответствии со ст. 6 Договора о патентной кооперации «пункт или пункты формулы изобретения должны определять объект, на который испрашивается охра­на. Пункты формулы изобретения должны быть ясными и точными. Они должны полностью подкрепляться описанием изобретения»'. Требования к формуле изобретения установлены правилом 6 Инструкции к Договору о патентной кооперации².

Формула изобретения является самым важным документом заявки, поскольку объем предоставляемой правовой охраны определяется форму­лой изобретения.

Формула изобретения представляет собой логическое определение изобретения совокупностью всех его существенных признаков. Пункт формулы в ограничительной части содержит признаки заявленного изо­бретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, а в от­личительной части — признаки, которые отличают изобретение от наибо­лее близкого аналога. После ограничительной части пункта в большинстве случаев следует классическое словосочетание «отличающееся тем, что...», которое завершается отличительной частью пункта формулы изобрете­ния.

Новизна изобретения. В ст. 33(2) Договора о патентной кооперации установлено, что «заявленное изобретение считается новым, если его не порочит уровень техники»³. Несмотря на то что такое определение новиз­ны изобретения устанавливается для целей предварительной экспертизы, его используют и в национальном законодательстве. В соответствии со ст. 1350(2) Гражданского кодекса Российской Федерации «изобретение яв­ляется новым, если оно не известно из уровня техники». Под уровнем тех­ники понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до да­ты подачи заявки на изобретение в патентное ведомство, т. е. до даты приоритета изобретения.

Итак, изобретение считается новым, если о нем нет сведений ни в одном источнике информации до даты подачи заявки или до даты приоритета.

Для того чтобы установить новизну заявленного изобретения, патент­ное ведомство должно (самостоятельно или с помощью иного патентного ведомства) провести поиск по огромному массиву информации и убедить­ся, что отсутствуют сведения, которые могут «опорочить» новизну заяв­ленного изобретения. Если результаты поиска позволяют установить такие сведения, патент на заявленное изобретение не выдается.

В законодательстве многих стран предусматривается льготный период на патентоспособность, допускающий обнародование сведений об изобре­тении до подачи заявки на выдачу патента. В ст. 1350(3) Гражданского ко­декса Российской Федерации установлен шестимесячный льготный период. В ст. 5^bis Парижской конвенции есть норма о льготном сроке по уплате пошлины за поддержание патента в силе, но нет упоминания о льготном периоде на патентоспособность. После принятия Договора о патентном праве положения о льготном периоде (grace period) были включены в про­ект Договора о материальном патентном праве¹.

Изобретательский уровень. В соответствии со ст. 33(3) Договора о па­тентной кооперации² заявленное изобретение считается соответствующим изобретательскому уровню, если оно не является очевидным для специа­листов данной области. Такое же определение изобретательского уровня установлено в ст. 1350(2) Гражданского кодекса Российской Федерации: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники». Понятие «специалист» в за­конодательстве не определяется, но поскольку решение о признании изо­бретения патентоспособным принимается по результатам экспертных оценок, под специалистом понимается эксперт, рассматривающий заяв­ленное изобретение.

Из всех условий патентоспособности оценка изобретательского уров­ня является наименее объективной. Необъективность начинается с неоп­ределенности достаточной квалификации эксперта патентного ведомства, который выносит суждение об изобретательском уровне заявленного изо­бретения. Эксперты патентных ведомств не могут обладать высоким уров­нем знаний, поскольку они не участвуют, а порой никогда и не участвова­ли в какой-либо исследовательской деятельности. Поэтому обычно эксперт — это специалист-практик средней квалификации, обладающий общеизвестными сведениями в некоторой предметной области. Именно так понимается эксперт в Европейском патентном ведомстве.

Обычно считается, что условие изобретательского уровня выражает ювень творчества изобретателя, поскольку именно это условие иногда ождествляют с неочевидностью или нетривиальностью изобретения, днако если изобретение эксперту кажется тривиальным, т. е. простым, такое мнение нельзя считать объективным, поскольку ранее никто иной не смог догадаться о таком техническом решении, кроме самого изобрета­теля.

Точно так же не может быть основанием для отрицания экспертом изобретательского уровня в изобретениях, существо которых он вообще не может понимать. Особенно это характерно для высокотехнологических областей, где изобретения основаны на результатах сложнейших науч-

¹ Договор о патентной кооперации. С. 12.

² См. там же. С. 97-99.

³ Там же. С. 34-35.

¹ См.: Draft Substantive Patent Law Treaty, Wl PO, SCP/1.0/2. September 30,2003. P. 23-25. ¹ См.: Договор о патентной кооперации. Женева: ВОИС, № 274(R). 1996. С. 35.

160 • Глава 5. Патентное право

§ 5.9. Условия патентной охраны изобретений • 161

но-исследовательских работ. Поэтому во многих случаях эксперт патент­ного ведомства не может понять существо заявленного изобретения из-за недостаточного уровня квалификации.

В некоторых странах признается, что условие изобретательского уров­ня совпадает с условием новизны изобретения. Однако такой подход пока не получил распространения, хотя он позволил бы исключить из условий патентоспособности изобретательский уровень, как наименее объектив­ную характеристику изобретения.

Промышленная применимость. В ст. 33(4) Договора о патентной коо­перации установлено, что «заявленное изобретение считается промыш-ленно применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано (в технологическом смысле) в какой-нибудь отрасли промышленности»'. Этот критерий патентоспособности используется для целей международной предварительной экспертизы, но ст. 33(5) допуска­ет, что страны могут использовать дополнительные или иные критерии. Расширенные критерии используются в ст. 1350(4) Гражданского кодекса Российской Федерации: «Изобретение является промышленно примени­мым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хо­зяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере». Это условие патентоспособности предполагает оценку принципи­альной пригодности изобретения для его использования в какой-либо из облас­тей деятельности.

Подобно оценке изобретательского уровня, проверка изобретения на промышленную применимость также является субъективной процедурой, способствующей возможным злоупотреблениям эксперта.

Эксперт требует, чтобы изобретатель «раскрыл» ему, как изобретение может быть использовано. Однако информация о воплощении изобрете­ния в реальном объекте относится к секретам производства, являясь ноу-хау изобретателя и предприятия. Раскрытие такой закрытой информа­ции ведет к тому, что она оказывается у третьих лиц вместе с остальными сведениями об изобретении.

Подобной ситуации способствует и то, что проверка патентоспособно­сти изобретения начинается с рассмотрения промышленной применимо­сти, и если изобретатель не раскрыл свои секреты в достаточной мере экс­перту, тот безнаказанно признает, что изобретение не соответствует условию промышленной применимости.

Такой подход патентных ведомств к проверке промышленной приме­нимости изобретений не только ведет к злоупотреблениям, но и не учиты­вает существо изобретательского дела. Многие специалисты по-прежнему уверены, что изобретательство оторвано от нужд производства. В рамках командной монополизированной экономики постоянно звучали призывы внедрять достижения научно-технического прогресса в производство. По-

Договор о патентной кооперации.

лучалось, что научно-технический прогресс — это одно, а производство — это другое. Технологии и способы производства разрабатывались в спе­циализированных проектных институтах, а большинству изобретателей приходилось решать отдельные частные задачи по совершенствованию существующих технологий промышленного производства. При таком под­ходе был естественным вопрос: является ли изобретение применимым и полезным?

Однако в рыночных условиях положение иное. Изобретения создают­ся для совершенствования существующих или создания новых произ­водств и товаров. Большинство изобретений создаются для нужд своего производства. Поэтому оценки экспертов патентных ведомств промыш­ленной применимости таких изобретений выглядят по меньшей мере аб­сурдными.

Очень многие изобретения создаются венчурными фирмами, иссле­довательскими центрами и организациями по договорам с крупными предприятиями, инвестирующими средства в перспективные исследова­ния и разработки. Изобретения такого вида изначально ориентируются на реальное производство и еще до патентования оказываются реализован­ными.

Конечно, существуют и иные виды изобретений. Например, многие изобретатели создают свои изобретения не на крупных предприятиях или в научно-исследовательских центрах, а в кустарных условиях, в свободное от основной работы время. Такая работа изобретателя очень часто оторва­на от потребностей реального производства, и их промышленная приме­нимость действительно не очевидна. Здесь существующая практика про­верки промышленной применимости имеет смысл. Однако количество таких изобретений постоянно уменьшается.

Существует еще один вид изобретений, который нуждается в обяза­тельном и строгом установлении условий промышленной применимости. Речь идет о так называемых зонтичных патентах, которые предназначены не столько для нужд действующего производства, сколько для правового захвата новых, перспективных сфер и направлений деятельности. В таких случаях проверка условий промышленной применимости соответствует общественным интересам. К сожалению, в таких случаях эксперту очень сложно вынести обоснованное решение, поскольку заявки на зонтичные патенты готовят специалисты высшей квалификации, изощренные во всех тонкостях права, содержательной, технологической и патентно-лицензи­онной деятельности.

Уровень техники. Оценка условий патентоспособности изобретения основывается на сопоставлении заявленного изобретения с уровнем тех­ники.

В соответствии с Инструкцией к Договору о патентной кооперации «уровень техники включает все то, что стало доступным публике в мире по­средством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстра-

6 Право интеллектуальной собственности.

162 • Глава 5. Патентное право

§ 5.10. Системы патентования • 163

ции) и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню»'. Несмотря на столь широкое определение, этот же Договор сводит «все то, что стало доступным публике где-то в мире» к сведениям, содержащимся в «минимуме документации».

Таким образом, даже при проведении международного поиска в рам­ках системы РСТ международные поисковые органы используют не все источники информации, а лишь «минимум документации»², как патент­ной, так и журнальной'. Этот «минимум документации» относится только к части источников информации, но и его не имеют многие патентные ве­домства стран с переходной экономикой.

Другими словами, многие патентные ведомства при экспертизе изо­бретений и оценке уровня техники работают с ограниченными источника­ми информации. Во многих странах с переходной экономикой зарубежная печатная продукция практически отсутствует. Доступны лишь отечествен­ные печатные издания и патентная информация, распространяемая раз­личными патентными ведомствами на компакт-дисках и размещенная на некоторых условиях в Интернете.

Таким образом, список источников информации, на основании кото­рых устанавливается уровень техники, не является исчерпывающим. В ре-зул ьтате во многих патентных ведомствах возможности установления уело - вий патентоспособности заявленных изобретений весьма ограничены и их оценки трудно считать достоверными.

Проблема релевантности установления уровня техники актуальна для небольших патентных ведомств, которые не могут иметь экспертов во всех областях техники. В результате такие патентные ведомства вынуждены со­трудничать с ведомствами, которые обладают достаточными интеллектуаль­ными и информационными ресурсами. Для стран с переходной экономикой это прежде всего Российское патентное ведомство, которое является Меж­дународным поисковым органом и органом международной предваритель­ной экспертизы.

Таким образом, действительный уровень техники в любой предметной области надежно установить практически невозможно. Положение с оцен­кой уровня техники становится критическим, поскольку количество инфор­мации возрастает экспоненциально и с каждым годом все труднее провести анализ уровня техники в любой области. Проблема роста информации мо­жет привести к тому, что установить уровень техники окажется невозмож­ным. Поэтому под угрозой оказывается эффективность и существо всей патентной системы.

¹ Договор о патентной кооперации. С. 137—138.

² См. там же. С. 18, 139-140.

³ См.: Handbook on Industrial Property Information and Documentation. Geneva:
WIPO, No 208(E). 2003. P. 4.0.0-4.2.49.