2017-11-30
1926
Однако если техническая документация, в которой раскрыт объект патентного права, представляет собой рабочие чертежи и иные документы, определяемые ЕСКД (или им подобные нормативные документы, используемые при изготовлении объекта техники), то такое раскрытие, хотя, как это было показано выше, и не является по смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ использованием объекта патентного права, но может рассматриваться как создающее непосредственную угрозу нарушения патентного права, т.к. провоцирует приобретателя такой документации или заказчика на его нарушение.
Угроза нарушения патентного права и нарушение патентного права - не одно и то же. Защита патентного права может осуществляться путем пресечения совершаемого нарушения, представляющего использование изобретения, а может состоять в пресечении угрозы его нарушения без состоявшегося использования изобретения, а также может состоять и в первом и во втором одновременно, но защита исключительных прав на изобретение, воплощенное только в технической документации, не может осуществляться иначе как путем предъявления требований о пресечении действий, нарушающих патентное право или создающих угрозу его нарушения, но без признания изобретения использованным в утилитарном виде.
|
|
|
К сожалению, В.А. Щербинина оставила без внимания еще одну нашу совместную с Л.А. Красновым статью, посвященную той же теме, - "О признании изобретения использованным в технической документации" (Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. N 6). В ней, в частности, указано следующее:
Естественно, что во многих случаях судебный эксперт работает с техническими документами, а не непосредственно с вещным объектом. Техническая документация запрашивается судом не для того, чтобы решить вопрос об использовании в ней изобретения, а для того, чтобы, исследовав техническую документацию, эксперт мог сделать опосредованный вывод о том, будет ли вещная продукция, если она изготовлена по этой технической документации, содержать все признаки независимого пункта запатентованного изобретения или нет. И только после этого может быть сделан вывод о том, используется или нет в изделии (продукте) запатентованное изобретение. Вывод эксперта, основанный только на технической документации, без наличия доказательства того, что вещный объект в части, относящейся к изобретению, соответствует рассмотренным техническим документам, не может служить основанием для вывода об использовании изобретения в вещном исполнении.
В заключении, подготовленном компетентным судебным экспертом, указывается, что вывод об использовании изобретения в вещном объекте сделан им при условии, что вещный объект в части, относящейся к изобретению, действительно изготовлен в соответствии с представленными суду техническими документами, которые изучал судебный эксперт.
|
|
|
Представляется, что, если бы В.А. Щербинина ознакомилась и с этой статьей, то ложных выводов о нашей позиции в отношении проектной (технической) документации она бы не сделала.
Далее В.А. Щербинина пишет и спрашивает: "Разве не применим здесь принцип доказательства, предусмотренный для права преждепользования, где согласно ст. 1361 ГК РФ приготовления к использованию изобретения признаются собственно его использованием?"
Наш ответ - нет, не применим, и вообще не имеет никакого отношения к теме, т.к. изложенный тезис ложен в своей основе.
Во-первых, в праве преждепользования речь идет не об использовании изобретения или приготовлениях к использованию изобретения, а речь идет о действиях с "тождественным решением".
Изобретение и тождественное ему решение - это два разных объекта, рассматриваемых в патентном праве, но даже не в этом суть спора.
Во-вторых, В.А. Щербинина убеждена в том, что статья 1361 ГК РФ приравнивает использование изобретения (читаем - тождественное решение) к приготовлению к использованию изобретения (читаем - тождественного решения).
Чтобы убедиться в ошибочности сказанного выше, процитируем статью 1361 "Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец":
"1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления."
Союз " или ", выделенный нами в обоих пунктах статьи 1361, однозначно подчеркивает обратное тому, что утверждает В.А. Щербинина, и свидетельствует о том, что в норме данной статьи рассматриваются именно альтернативные (взаимоисключающие) определения: использование и приготовление к использованию.
В праве преждепользования говорится о том, что оно может распространяться на использование тождественного изобретению решения, а также на приготовление к такому использованию тождественного решения, и никто еще не смог из этого сделать вывод, что данная норма приравнивает действие "использование" к действию " приготовление к использованию".
Из статьи 1361 следует формула, обратная утверждению В.А. Щербининой:
использование /= приготовление к использованию.
Если бы оба рассматриваемых действия законодатель рассматривал как соподчиненные, то статья 1361 звучала бы без союза "или" примерно следующим образом (на примере п. 1):
"1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение, в частности (в том числе) сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
Вот тогда правомерно утверждение:
использование = приготовление к использованию.
|
|
|
А пока в норме статьи 1361 реализован обратный принцип:
использование /= приготовление к использованию.
В заключение хотелось бы отметить, что и приведенный В.А. Щербининой пример о выплате в советское время вознаграждения автору изобретения в случае передачи технической документации за границу не подтверждает ее тезиса, что включение изобретения в техническую документацию является использованием изобретения в смысле п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Как известно, автору изобретения могут быть выплачены вознаграждение как за использование изобретения, так и за его создание, а также другие виды вознаграждения, выплачиваемые независимо от его использования. Именно поэтому одним из авторов статьи (Л.А. Красновым) и была предложена поправка в п. 3 статьи 1345 ГК РФ, исключающая несоответствие ее положениям ст. 1370 ГК РФ и действующим положениям о выплате вознаграждения. Эта поправка нашла отражение в п. 75 ст. 3 Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ. В результате этой поправки п. 3 ст. 1345 ГК РФ не ограничивает право автора изобретения только вознаграждением за использование изобретения. Недавно утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 N 512 Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, которые вступили в силу с 1 октября 2014 г., также предусматривают выплату вознаграждения автору не только за использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, но и вознаграждения, не связанного с их использованием, а именно за их создание, а также в случаях заключения работодателем лицензионного договора, договора о передаче права на получение патента и договора об отчуждении исключительного права. Упомянутое В.А. Щербининой положение о выплате в советское время вознаграждения автору изобретения при передаче технической документации за границу как раз и является случаем выплаты вознаграждения, не связанным с его использованием.
Таким образом, как ранее утверждалось, проектная (техническая) документация не может считаться материализованным воплощением реального запатентованного объекта, способного выполнять свою утилитарную функцию или назначение, т.е. быть "использованной" в контексте условий статьи 1358 ГК РФ, в которой речь идет о продукте или способе.
|
|
|
Проектная документация, как отмечалось ранее, является не продуктом, выполняющим утилитарное назначение при использовании или изготовлении, а информационным продуктом, "созерцаемым" пользователями. Информационный продукт, к каковому относится проектная документация, сам не способен обеспечить ни выполнение назначения, ни достижение технического результата.
Но, как и отмечалось, проектная документация может рассматриваться как создающая непосредственную угрозу нарушения патентного права, а потому в данном случае применим механизм защиты исключительного права по пп. 2 п. 1 статьи 1252 ГК РФ, предусматривающий пресечения действий, создающих угрозу его нарушения путем осуществления необходимых приготовлений <126> к ним.
--------------------------------
<126> В ранее опубликованных статьях мы уже говорили и поясняли, что изготовление и распространение проектной документации рассматривается нами в качестве осуществления необходимых приготовлений к нарушению исключительного, в данном случае патентного права.
Поэтому мы вовсе не ратуем за исключение проектной документации из доказательной базы нарушения патентных прав. Мы всего лишь призываем применять в этом случае предусмотренный законом механизм пресечения действий, создающих угрозу его нарушения, а не механизм признания противоправного использования объекта патентных прав <127>.
--------------------------------
<127> Джермакян В.Ю., Краснов Л.А. Извините, но мы этого не говорили // Патенты и лицензии. 2014. N 9.
Толкование способов использования запатентованного изобретения имело место в судебном споре, рассмотренном Девятым арбитражным апелляционным судом (Постановление от 06.09.2012 N 09АП-10469/2012-ГК, 09АП-9827/2012-ГК, 09АП-9828/2012-ГК по делу N А40-34574/11-15-204), в отношении патента Российской Федерации N 2153707 на группу изобретений "Способ преобразования последовательности М-битовых информационных слов в модулированный сигнал, способ изготовления носителя записи, кодирующее устройство, декодирующее устройство, устройство записи, устройство считывания, сигнал и носитель записи".
В частности, апелляционный суд отметил, что хранение контрафактных материальных носителей неразрывно связано с их изготовлением и продажей, поскольку хранение (по крайней мере, непродолжительное) любой вещи всегда следует за ее изготовлением и всегда предшествует ее продаже. В этой связи факт изготовления контрафактных материальных носителей и их продажи, которые арбитражный суд первой инстанции признал доказанными, со всей очевидностью свидетельствует о том, что ответчики осуществляли и хранение контрафактных материальных носителей.
Суд обязал ООО "ДИСК ПРО" прекратить изготовление (в том числе в целях последующего экспорта), предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей оптических дисков с записью (в том числе DVD-Video, DVD-Audio, DVD-ROM), в которых использовано изобретение по патенту Российской Федерации N 2153707.
Суд обязал ООО "С-Поставка" прекратить предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей оптических дисков с записью (в том числе DVD-Video, DVD-Audio, DVD-ROM), в которых использовано изобретение по патенту Российской Федерации N 2153707, производства ООО "ДИСК ПРО".
Ввоз и изготовление продуктов и изделий, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель или промышленный образец, - это два основных действия по введению объектов в гражданский (синоним - хозяйственный) оборот в Российской Федерации. Вне зависимости от целей, для которых ввозится или изготавливается соответствующий продукт (изделие), уже сами эти действия попадают в сферу действия прав патентообладателя и на их совершение должно быть получено его разрешение, например разрешение на ввоз в Россию изготавливаемой на территории другой страны импортируемой продукции, предназначенной для введения в гражданский оборот в России. Изготовителем продукта является лицо, собственно, изготовившее продукт, но оно также несет ответственность за нарушение патента как изготовитель продукта и в том случае, когда выступает в роли заказчика на изготовление продукта у другого лица (подрядчика).
Под применением продукта или изделия <128> следует понимать действие с указанными объектами, при котором реализуется их назначение (функция). Отнесение такого действия к правонарушающим позволяет, не фиксируя ввоз или изготовление продукта или изделия, тем не менее остановить противозаконное использование, выражающееся именно в применении объекта техники. Например, можно потребовать не демонтировать, а только остановить работающий генератор на гидроэлектростанции, если будет установлено, что он подпадает под действующий патент, т.е. принять меры, не позволяющие применять генератор.
--------------------------------
<128> Применение продукта как правонарушающее действие нельзя приравнивать к "применению" как одной из форм изложения формулы изобретения.
Предложение о продаже продукта - это размещение продукта, изделия в торговых залах, на ярмарке, выставке, салоне и т.д., где они демонстрируются в качестве возможных предметов купли-продажи.
Использованием запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца признается осуществление перечисленных действий при условии введения в гражданский оборот продукта, изделия, т.е. совершение в отношении последних различных сделок. Хранение для этих же целей продукта или изделия для последующего введения в гражданский оборот также считается противоправным использованием.
1.2. Предложение к применению способа. В подп. 5 п. 2 комментируемой статьи использованием изобретения считается осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа. Данная формулировка весьма существенно отличается от действовавшей формулировки, предусмотренной ст. 10 Патентного закона Российской Федерации, согласно которой нарушением исключительного права считалось "осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение". Согласно комментируемой статье применение способа является всего лишь частным случаем, одной из форм использования изобретения на способ, что позволяет рассматривать под противоправным осуществлением способа и другие формы, например предложение к применению способа (по аналогии с такой нормой по правилу 17 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции).
Обратим внимание на статью 5 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности, регламентирующей ввоз продуктов, изготовленных способом, запатентованным в стране ввоза:
Если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий способ производства указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему предоставляет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ производства в отношении продуктов, изготовленных в данной стране.
В комментарии Г. Боденхаузена по данному вопросу отмечено следующее:
Законодательство многих стран предусматривает, что, если патент выдан лишь на способ производства, его действие распространяется на изделия, изготовляемые или непосредственно изготовленные этим способом. Это означает, что не только применение способа, но и продажа и использование таких изделий (вместе или независимо друг от друга) являются нарушением патентных прав. Изучаемое положение предписывает, что если страна восприняла эту систему, то все права, предоставленные законодательством на основе патента на способ производства изделий, изготовленных в данной стране запатентованным способом, должны быть охраняемы и в случае ввоза таких изделий, если они изготовлены упомянутым способом в другой стране, даже если в той стране такой способ не запатентован <129>.
--------------------------------
<129> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977.
Однако предложение к применению способа не должно сводиться к простой публикации (информации) о способе. Такое предложение к применению способа должно рассматриваться как правонарушение при поставке на рынок конкретных продуктов (веществ, устройств), с помощью которых реализуется способ, т.е. когда имеет место реальная угроза осуществления способа при функционировании устройства или использовании вещества. Частично данный принцип реализован в норме подп. 3 п. 2 комментируемой ст. 1358, но только в отношении объекта "устройство", при функционировании которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. В последней ситуации способ осуществляется не путем его непосредственного применения как самостоятельного объекта, а опосредованно путем применения устройства. В такой ситуации корректно говорить не о "применении" способа, а о его "осуществлении". Аналогичная ситуация возникает, когда запатентованный способ используется не напрямую, а является частью иного способа, применение которого также автоматически приводит к использованию запатентованного способа.
1.3. Виды нарушений запатентованных способов, принцип косвенной охраны продукта. Норма подп. 2 п. 2 комментируемой ст. 1358 регулирует правоотношения, которые именуют принципом косвенной охраны продукта через способ его получения.
В российском законодательстве принцип косвенной охраны продукта через способ его получения (изготовления) впервые был отражен в п. 5 ст. 3 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", а далее - в п. 3 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации.
В действующей ст. 1358 ГК РФ принцип косвенной охраны отражен в подп. 2 п. 2 следующим образом:
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
Совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное (выделено мной. - В.Д.).
Норма подп. 2 п. 2 комментируемой статьи регулирует правоотношения в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом при условии, согласно которому, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное. При этом отсылка в подп. 2 к действиям, предусмотренным в подп. 1, свидетельствует о том, что российский законодатель непосредственно в законе предусмотрел действия, которые считаются использованием такого способа, а именно: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение <130>.
--------------------------------
<130> Нормы Закона СССР "Об изобретениях в СССР" такого перечня действий не содержали.
Сущность изложенной нормы основана на статье 5 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности:
Если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий способ производства указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему предоставляет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ производства в отношении продуктов, изготовленных в данной стране.
Еще раз напомним, что в комментарии Г. Боденхаузена в отношении данной нормы сказано:
Изучаемое положение предписывает, что если страна восприняла эту систему, то все права, предоставленные законодательством на основе патента на способ производства изделий, изготовленных в данной стране запатентованным способом, должны быть охраняемы и в случае ввоза таких изделий, если они изготовлены упомянутым способом в другой стране, даже если в той стране такой способ не запатентован <131>.
--------------------------------
<131> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. С. 101.
Определение "косвенная охрана продукта" является условным, так как продукт никакой отдельной охраны с установленным объемом прав не получает. Скорее, более широкую охрану получает способ, так как даже в случае, когда он не осуществляется на территории действия патента, он все равно считается нарушенным (противоправно использованным).
Из нормы однозначно следует, что только совершение определенных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, рассматривается как нарушение запатентованного способа, но при этом сам продукт не считается "охраняемым". Кроме того, приведенное в норме определение "запатентованное изобретение" касается только запатентованного способа по тому патенту, который выдан или Роспатентом, или ЕАПВ. Иностранные патенты, выданные в своих странах, никакого отношения на территории России к косвенной охране продукта не имеют.
Патент на способ изготовления продукта должен быть действующим на территории России, и только тогда возможно рассмотрение нарушения запатентованного способа. Данная норма может применяться не только при использовании (осуществлении) способа на территории России, но и при ввозе продукта, изготовленного за границей, что является особенностью данной нормы, предусматривающей признание способа нарушенным при его формальном неосуществлении на территории России.
Нарушение способа устанавливается по продукту, который должен быть новым. Речь идет не об относительной новизне продукта, а об абсолютной, так как норма закона содержит условие, определяющее рассматриваемый продукт как идентичный тому, который получают (или должны получить) по запатентованному способу. Бремя доказывания того, что идентичный продукт получен иным способом, не подпадающим под запатентованный способ, возложено на потенциального правонарушителя, производящего (ввозящего) идентичный новый продукт на территории России. Если ввозимый продукт не является новым, на него не распространяется норма о косвенной охране продукта, что совершенно очевидно, так как один и тот же известный продукт можно получать множеством различных способов, и такие способы не должны использоваться в целях недобросовестной конкуренции путем ограничения продвижения на рынок ранее известных продуктов. Такой подход соответствует ст. 28 "Предоставляемые права" Соглашения ТРИПС, согласно которой:
1. Патент предоставляет его владельцу следующие исключительные права:
(a) если объектом патента является продукт - препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца следующие действия: создание, использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей упомянутого продукта;
(b) если объектом патента является способ - препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца действие по использованию способа, а также следующие действия: использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей по меньшей мере продукта, полученного непосредственно упомянутым способом.
В приведенном далее судебном споре <132> (Федеральный арбитражный суд Московского округа, Постановление от 19.05.1999 N КА-А40/1407-99) хотя и было отказано в иске о нарушении запатентованного способа, тем не менее условие фактического изготовления ввозимого продукта вне территории России не отрицалось. Из данного судебного спора следует, что при наличии патента Российской Федерации или ЕАПВ на способ ввоз продукта, изготовленного по данному способу за рубежом, также может пресекаться при соблюдении оговоренных в законе условий к продукту и невозможности ответчика доказать использование самим иного способа для получения этого же продукта.
--------------------------------
<132> Дело рассматривалось в условиях действия старого патентного законодательства, но оно по своим последствиям также актуально в условиях действия части четвертой ГК РФ, так как примененная норма права не изменилась по существу.
Компания "Мерк энд Ко, Инк", США, обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к фирме "КРКА", Словения, о признании нарушения последней исключительных прав истца, охраняемых патентом СССР N 1287756, и об обязании ответчика прекратить нарушение в любой из форм, предусмотренных Патентным законом Российской Федерации, в том числе производство товаров с использованием способа, охраняемого патентом, экспорт в Россию, предложение к продаже, рекламу, продажу, хранение, введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории России любого продукта, содержащего эналаприлмалеат. Истец в порядке ст. 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнял свои требования и в конечном счете просил суд признать фирму "КРКА" нарушителем исключительного права на использование изобретения, охраняемого российским патентом N 1287756, обладателем которого является компания "Мерк энд Ко, Инк", и запретить фирме "КРКА" ввоз в Россию, предложение к продаже, продажу, рекламу, хранение, а равно введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории Российской Федерации фармацевтического препарата "Энап", производимого способом, охраняемым российским патентом истца N 1287756.
Определением от 30.05.1997 суд назначил проведение химической экспертизы сравниваемых продуктов. Решением от 05.02.1999 в иске о нарушении исключительного права патентообладателя отказано. Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что на дату - 01.07.1991, с которой действует установленное ст. 2 Постановления Верховного Совета СССР "О введении в действие Закона СССР "Об изобретениях СССР" правило о косвенной охране и презумпции предполагаемого нарушителя патента, у фирмы "КРКА" имелся патент на иной способ получения эналаприлмалеата. В решении отмечено, что по результатам экспериментальных исследований, полученным по итогам проведенных экспертиз, в составе таблеток "Энап" выявлено наличие примеси "Лактан Димер", которая должна отсутствовать при применении охраняемого патентом истца способа. Эта примесь может присутствовать при производстве эналаприлмалеата и другими известными способами. Суд признал, что факт использования ответчиком охраняемого патентом истца способа при производстве таблеток "Энап" не доказан.
Апелляционная инстанция Постановлением от 19.03.1999 оставила это решение без изменения. В Постановлении отмечено, что исключительное право истца на использование изобретения, подтвержденного патентом СССР N 1287756, ответчиком не нарушено. Патентом компании "Мерк энд Ко, Инк" защищен способ получения производных дипептидов (включая эналаприл) в форме свободного основания. Патентом, выданным фирме "КРКА", защищен способ получения производных L-аланина и L-пролина или их приемлемых солей, одной из которых является эналаприлмалеат. На основе оценки заключений специалистов суд пришел к выводу, что эналаприл и эналаприлмалеат характеризуются различными способами получения.
Не согласившись с названными актами суда, компания "Мерк энд Ко, Инк" подала кассационную жалобу, в которой просила их отменить как незаконные. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для ее удовлетворения. Как следует из материалов дела, компания "Мерк энд Ко, Инк" является обладателем патента СССР N 1287756, выданного в 1987 г., который защищает способ получения производных пептидов (включая эналаприл) в форме свободного основания. Согласно патенту изобретение отнесено к способу получения новых биологически активных соединений, а именно производных дипептидов общей формулы, обладающих способностью ингибировать ангиотензинконвертирующий фермент, который может найти применение в экспериментальной биологии и медицине. Компании "КРКА" в 1992 г. также выдан патент СССР N 1757471, защищающий способ получения производных L-аланина и L-пролина или их фармацевтически приемлемых солей, одной из которых является эналаприлмалеат - фармацевтически приемлемая соль, основанием которой является эналаприл.
Обращаясь в суд с иском, компания "Мерк энд Ко, Инк" сослалась на то, что при изготовлении фармацевтического препарата "Энап", ввозимого ответчиком, предлагаемого к продаже, продаваемого, рекламируемого и хранящегося на территории Российской Федерации, используется охраняемый патентом СССР N 1287756 способ получения производных дипептидов, в число которых входит соединение, получившее название "Эналаприл". Истец указывал, что основным действующим веществом в препарате "Энап" является эналаприл, содержащийся в виде основания фармацевтически приемлемой соли - эналаприлмалеата. Анализ таблеток "Энап" показал наличие в них двух примесей "Этил-2 АФБ" и "Лактон Димер", являющихся характерными индикаторами технологического способа, защищенного патентом компании "Мерк энд Ко, Инк". Считая, что фирма "КРКА" нарушает исключительное право названной компании на использование охраняемого патентом изобретения, последняя обратилась за судебной защитой своего права.
Суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из наличия у ответчика патента на способ изготовления лекарственного средства "Энап" и в обоснование своего решения положил результаты проведенной по ходатайству сторон экспертизы, в ходе которой не было высказано однозначного суждения о том, что при производстве названного средства фирмой "КРКА" используется запатентованный истцом способ.
В общем случае обязанность доказывания того факта, что введенный в оборот продукт получен непосредственно запатентованным способом, лежит на патентообладателе, за исключением ситуации, когда запатентованный способ касается получения нового, т.е. неизвестного до даты приоритета изобретения продукта. В таком спорном случае (продукт является новым или не является новым) лицо, вводящее продукт в гражданский оборот, обязано доказать, что его продукт получен незапатентованным способом. Новизна продукта в данном случае оценивается по признакам, которыми может характеризоваться конкретный продукт (устройство - признаками устройства, вещество - признаками вещества и т.д.). Доказательства получения продукта незапатентованным способом, по существу, должны раскрывать способ, который использован предполагаемым нарушителем, чтобы можно было провести сравнение двух способов на предмет тождественности или эквивалентности признаков. Если предполагаемый нарушитель сохранял свой способ в режиме секретности (ноу-хау), ему придется в суде раскрыть свой способ, так как при отсутствии доказательств обратного идентичный продукт будет считаться полученным запатентованным способом, т.е. будет подтвержден факт противоправного использования запатентованного способа. Таким образом, в случае спора вначале нужно получить доказательства идентичности продуктов, а не их подобия и только потом возбуждать иск о нарушении исключительных прав, предоставленных запатентованным способом. При этом должны быть представлены доказательства не теоретического характера о возможности получения продукта, а доказательства реального использования способа и получения конкретного продукта, физико-химические характеристики которого могут быть объектом сравнения с другим продуктом.
Такая правильная позиция суда изложена в Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.03.1999 по делу N КА-А40/543-99, по которому компания "Мерк энд Ко, Инк" судилась с фирмой "Доктор Редис Лабораторис ЛТД" (Индия).
Из дословного прочтения нормы подп. 2 п. 2 комментируемой ст. 1358 следует, что косвенная охрана действует только в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Такая формулировка исключает возможность использования доктрины эквивалентов в отношении признаков незапатентованного продукта, полученного запатентованным способом.
В отношении признаков запатентованного способа доктрина эквивалентов применима при условии, что запатентованный способ и этот же способ с учетом доктрины эквивалентов приводят к получению идентичных продуктов. Если продукты, получаемые сравниваемыми способами, не идентичны, доктрина эквивалентов в отношении установления эквивалентности признаков запатентованного способа, повлекших изменение признаков получаемого продукта, не применима. Сказанное распространяется также на ситуацию при ввозе (импорте) продукции, изготовленной за рубежом, так как российский патент на способ изготовления продукта на территории России не применялся, а косвенная охрана продукта распространяется только на продукт, полученный непосредственно запатентованным способом. Если запатентованным и сравниваемым с ним другим способом получают разные (в контексте - не идентичные) продукты, последние могут рассматриваться между собой как продукты эквивалентные в бытовом и техническом понимании, но не шире, так как эквивалентный продукт не является идентичным продуктом и на этом основании не может служить условием для признания патента на способ нарушенным в ситуации использования принципа косвенной охраны.
2.1. Автоматическое осуществление способа при использовании устройства. Норма подп. 3 пункта 2 ст. 1358 позволяет обладателю патента на способ контролировать введение в гражданский оборот устройств, при применении которых в соответствии с их функциональным назначением автоматически осуществляется запатентованный способ <133>. В определенной мере данная норма также может быть отнесена к "косвенной" охране и расширяет права обладателей патентов на способ.
--------------------------------
<133> Впервые данная норма появилась в российском патентном праве в разъяснении об использовании изобретения, объектом которого является способ, обеспечивающий функционирование устройства в автоматическом режиме, утвержденном Постановлением Госкомизобретений СССР от 14.06.1985 N 4/14.
Например, если патент выдан на способ обработки видеосигнала, то у патентообладателя требуется получить разрешение на изготовление, применение, продажу или иное введение в гражданский оборот видеотехники и (или) телевизоров, в которых автоматически (с помощью технических средств автоматизации и (или) программного обеспечения) реализуется запатентованный способ обработки видеосигналов.
Аналогично, если, например, патент выдан на способ прошивки материалов, предусматривающий перемещение иглы по заданной траектории в процессе шитья, такое же разрешение необходимо получить лицу, приступающему к изготовлению швейной машины, кинематическая схема механизмов которой обеспечивает заданный закон движения иглы, реализующий охраняемый патентом способ прошивки.
Особым случаем использования изобретения на способ согласно подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ считается совершение действий (ввоз, изготовление и т.д.) в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется именно запатентованный способ, т.е. тот способ, охрана по которому предоставлена на основании п. 2 ст. 1354 ГК РФ в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Можно предположить, что к данной ситуации не относятся способы, использование которых устанавливается не только с учетом предоставленного объема прав по формуле изобретения, но и с учетом эквивалентных признаков, которые отсутствуют в формуле изобретения.
Рассмотренная ситуация аналогична той, которая предусмотрена подп. 2 п. 2 ст. 1358 ГК РФ и согласно которой косвенная охрана предоставляется продукту, полученному непосредственно запатентованным способом, но только при условии подтверждения именно идентичности сравниваемых продуктов. Условие идентичности продуктов по признакам не позволяет распространить косвенную охрану на продукты с эквивалентными признаками, т.е. не идентичными уже по своему определению. Тем не менее сказанное может найти толкование только в судах с учетом содержания нормы в абзаце третьем п. 3 ст. 1358: "При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 статьи 1354 настоящего Кодекса".
Норма п. 3 ст. 1358 определяет необходимые и достаточные условия установления факта использования запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца. Данная норма используется во всех случаях, когда устанавливается факт использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, а именно при рассмотрении споров о нарушении исключительного права патентообладателя, о возникновении права преждепользования или права послепользования, о выплате вознаграждения лицом, использовавшим запатентованное изобретение в период действия временной правовой охраны, при решении вопроса о выплате работодателем вознаграждения работнику - автору служебного изобретения, при рассмотрении споров об исполнении лицензионных договоров и т.д.
Рассматриваемая норма содержит правило установления факта использования в конкретном реальном продукте или фактически осуществляемом способе соответствующего запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели. Согласно этому правилу для установления факта использования изобретения (полезной модели) не требуется доказывания использования всех изложенных в формуле изобретения (полезной модели) вариантов или модификаций изобретения (полезной модели), а достаточно лишь показать, что в конкретном продукте или осуществляемом способе применены все без исключения признаки, перечисленные в независимом пункте формулы изобретения (полезной модели).
2.2. Установление использования изобретения, относящегося к применению продукта по определенному назначению. Согласно норме подп. 4 п. 2 ст. 1358 использованием изобретения с патентной формулой на применение считается совершение действий, предусмотренных подп. 1 п. 2, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.
Во время споров по данному вопросу мною был направлен запрос немецкому и европейскому патентному поверенному доктору Оливеру Хенриону с просьбой разъяснить современную немецкую практику по данному вопросу. В ответ доктор Хенрион любезно предоставил публикации <134> и пояснил, что согласно немецкой практике патент с формулой по структуре "применение продукта А в качестве инсекцитида" позволяет запретить не только реальное использование вещества путем распыления или иного введения в почву, но также ввоз и продажу такого вещества, если эти действия сопровождаются информацией об этом новом целевом назначении вещества как инсекцитида (об этом должно быть прямо написано на упаковке и в инструкции).
--------------------------------
<134> Zimmer F.-J., Zeman S.M. The Enforceability of Medical Use Claims in Germany // Questions and Answers relating to Divisional Applications at the EPO. 2006.
Появлению данной нормы в ГК РФ, определяющей нарушение патента с патентной формулой на применение продукта по определенному назначению, способствовали как многочисленные публикации <135> по данному вопросу, так и состоявшаяся судебная практика.
--------------------------------
<135> Указаны в комментарии п. 1 ст. 1350 ГК РФ.
Десятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 28.09.2010 по делу N А41-31159/09 запретил ответчику использование принадлежащего истцу патента Российской Федерации N 2168993 при производстве и любом другом введении в хозяйственный оборот лекарственного препарата в целях продажи для получения прибыли (дохода), поскольку первый пункт формулы изобретения по этому патенту был изложен следующим образом: "Применение 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцината для парентеральных инъекций в качестве антиангинального средства при лечении нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда".
Независимо от последующей судьбы данного патента <136>, выводы суда о признании противоправного использования в продукте изобретения с патентной формулой на применение остались неизменными.
--------------------------------
<136> Он был позже аннулирован Роспатентом, в связи с чем решения судов о признании правонарушения были отменены.
2.3. Нарушение евразийского и российского патента на запатентованный способ. Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции признает нарушением исключительного права патентовладельца в соответствии со ст. 13(1) Конвенции несанкционированное применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению.
Подпункт 5 п. 2 комментируемой ст. 1358 содержит формулировку нормы, касающейся противоправного использования запатентованного способа, по которой нарушением исключительного права признается несанкционированное "осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа". Из данной формулировки следует, что признание способа противоправно осуществленным не ограничивается только лишь применением запатентованного способа.
Обратим внимание на одно из условий признания изобретения на способ использованным. Согласно п. 3 комментируемой статьи изобретение признается использованным, если в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения.
Предложение к применению способа не предусматривает осуществление самого способа, а потому не может быть соблюдено условие признания запатентованного способа использованным. В этом кроется некое противоречие приведенных выше норм ГК РФ, с одной стороны, позволяющих под использованием способа понимать не только его реальное осуществление, а с другой - признающих состоявшееся использование способа только тогда, когда использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, причем использование признака способа должно быть осуществлено в конкретном технологическом процессе в виде действия над материальным объектом с помощью материальных средств.
Например, использовать такой признак способа, как "охлаждают раствор с одновременным добавлением красителя", можно только действительно охлаждая воду и добавляя в раствор краситель. Призыв к совершению указанного действия не является его реальным осуществлением.
Евразийское законодательство не рассматривает применение способа как равнозначное правонарушению предложение к применению способа. Это два разных правонарушения, каждое из которых может быть совершено независимо одно от другого, а потому такие правонарушения в отношении способа должны пресекаться независимо одно от другого.
Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит прямого указания на предложение к применению способа как на один из способов правонарушения. В этой части евразийский патент на способ лучше защищает интересы патентообладателя, так как в случае возникновения спора о его нарушении будут использоваться прямые нормы евразийского законодательства.
Например, если патент выдан на способ лечения, предусматривающий применение определенного вещества с дозировкой и указанием режимов приема лекарства, поставка такого лекарства, предложение к его продаже, хранение и т.п. будут рассматриваться по евразийскому законодательству как нарушения патента на способ, если на упаковке или в прилагаемой инструкции по применению лекарства будет описан запатентованный способ со всеми его признаками. Поставка таких лекарств, продажа, реклама и т.п. будут рассматриваться как предложение к применению запатентованного способа, несмотря на то что сам способ при таких действиях не осуществляется.
Владельцам российских патентов в аналогичной ситуации придется уповать на возможное иное толкование в суде понятия "использование способа", нежели то, которое дано в ГК РФ, и надеяться на возможное распространение доктрины косвенного нарушения на такие ситуации.
2.4. Нарушение патента на группу изобретений. Нарушение патента имеет место, если без разрешения патентообладателя использовано хотя бы одно изобретение из независимого пункта формулы изобретения. Например, если патент выдан на группу изобретений, включающую способ и устройство, охарактеризованные в независимых пунктах формулы изобретения, нарушением патента является использование без разрешения патентообладателя любого изобретения как в отдельности, когда использован только способ или только устройство, так и совместно.
Спор в отношении патента Российской Федерации N 2050168 на группу изобретений "Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и устройство для вакуумной перегонки жидкого продукта" был рассмотрен в районном суде г. Орска Оренбургской области. Использование ответчиком всех признаков из независимого второго пункта формулы изобретения в отношении изобретения "Установка для вакуумной перегонки жидкого продукта" было подтверждено судебными экспертными заключениями. В решении суда от 14.12.2004 по делу N 2-68/04 было подтверждено противоправное использование изобретения по независимому пункту на "устройство для вакуумной перегонки жидкого продукта", но тем не менее патент не был признан нарушенным.
Суды общей юрисдикции всех инстанций, рассматривавших данный спор, посчитали, что патент, выданный на группу изобретений, считается нарушенным только в случае, если незаконно используются все изобретения, входящие в группу. Истец-патентообладатель, российский ученый, доктор технических наук В.Г. Цегельский, не согласившись с таким решением, прошел апелляционные и кассационные инстанции, а также обращался с надзорной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, но, как это ни странно, все они подтвердили решение районного суда (более подробно ситуация описана в третьем издании книги).
Предусматривая возможность выдачи одного патента на группу изобретений с независимыми пунктами патентной формулы, законодатель не ставил целью ущемить права патентообладателя в сравнении с теми правами, которые он получал, имея на руках несколько патентов на каждое отдельное изобретение группы.
Нарушение патента имеет место, если без разрешения патентообладателя использовано хотя бы одно изобретение по независимому пункту формулы изобретения в патенте на группу изобретений.
Сказанное является постулатом патентного права, так как обратное мнение о том, что патент на группу изобретений считается нарушенным только при одновременном использовании всех изобретений, входящих в формулу изобретения, лишает смысла получение патента на группу изобретений, а во многих случаях просто технически невозможно и экономически нецелесообразно изготавливать и использовать одновременно все изобретения, которым предоставлена охрана в независимых пунктах многозвенной формулы изобретения одного патента. Особенно это ущемляет патент с допустимой группой изобретений, относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).
По данному поводу в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, утвержденной Госкомизобретений СССР 15.01.1974, в третьем абзаце п. 24 сказано:
Если авторское свидетельство выдано по заявке, поданной в соответствии с п. 45 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, и формула изобретения состоит из нескольких пунктов, содержащих два или более изобретения, относящихся к разным объектам (устройство, способ, вещество), то каждый из этих пунктов формулы имеет равноценное правовое значение. В этом случае изобретение считается использованным при условии использования хотя бы одного пункта формулы, составляющего предмет изобретения (выделено мной. - В.Д.).
Это же правило было реализовано в п. 3.4.11 (последний абзац) Инструкции по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, утвержденной Постановлением Госкомизобретений СССР от 29.01.1974 <137>.
--------------------------------
<137> Отменена в 2002 г. совсем по другим причинам, но изложенное правило оценки патентной чистоты в отношении группы изобретений в одном патенте не изменилось.
Если нарушен хотя бы один из независимых пунктов патентной формулы, то этот означает, что нарушен и патент в целом, вне зависимости о того, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы. Таким образом, если объект подпадает под действие хотя бы одного из независимых пунктов патентной формулы, то он подпадает под действие данного патента.
В первом издании книги, описывая спор <138> по патенту Российской Федерации N 2050168, я уже писал по этому случаю: "Ошибка судов общей юрисдикции (если такое решение можно назвать ошибкой) не должна стать примером для подражания, так как такое судебное решение дискредитирует российскую правовую систему". То же было повторено во втором издании <139>.
--------------------------------
<138> Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: Постатейный комментарий, практика применения, размышления. М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2009. С. 121 - 123.
<139> Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: Постатейный комментарий, практика применения, размышления. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011. С. 189.
Но увы, уже и арбитражные суды попытались игнорировать правила признания нарушения патента на группу полезных моделей.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Постановление от 09.06.2012 N 17АП-4698/2012-ГК по делу N А60-17304/2011), поддержав решение суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении иска, посчитал, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется, и в своем судебном Постановлении привел следующее обоснование:
Формула полезной модели по указанному патенту включает в себя 2 независимых пункта. Исходя из смысла указанной нормы права использование полезной модели может считаться таковым, если использованы каждый признак модели в каждом независимом пункте. То есть использование полезной модели может расцениваться только при совокупности всех признаков, включающих оба независимых пункта (выделено мной. - В.Д.).
Постановлением от 02.10.2012 N Ф09-9157/12 по делу N А60-17304/2011 Федеральный арбитражный суд Уральского округа (кассационная инстанция) оставил решения нижестоящих судов без изменения.
Но далее дело приняло совсем другой оборот. Сторона спора, которой суды "предрекли" забыть про нарушение своего патента, обратилась в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2012 по делу N А60-17304/2011, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012 и Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 02.10.2012 по тому же делу, и Высший Арбитражный Суд принял Определение от 25.03.2013 N ВАС-609/13 "О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", в котором, в частности, отметил следующее.
Судами установлено, что истцу принадлежат исключительные права на полезные модели, удостоверенные патентами N 33768 "Фасадная панель" и N 33769 "Фасадная панель (варианты)".
Полагая, что в выпускаемых обществом "СоюзПрофиль" фасадных панелях использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте, содержащихся в патентах N 33768, 33769 формул полезных моделей, общество "ИНСИ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Судами установлено, что решением Палаты по патентным спорам Роспатента от 26.10.2011 патент Российской Федерации на полезную модель N 33768 "Фасадная панель" признан недействительным.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды указали, что в спорной продукции ответчика не использованы все признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте, содержащемся в формуле полезной модели патента N 33769.
