Структура и содержание отдельных статей лицензионного соглашения

Лицензионный договор имеет определенную структуру, включающую преамбулу, статьи (определения терминов, предмет договора, объект договора, техническая документация, усовершенствования и улучшения, обязательства и ответственность, техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии, платежи, информация и отчетность, конфиденциальность, защита передаваемых прав, реклама, разрешение споров, срок действия договора, прочие условия) и приложения (перечень патентов и патентных заявок, ноу-хау, технической документации, специального оборудования, гарантированные технико-экономические показатели, перечень покупных узлов, материалов).

Характерной особенностью лицензионных договоров является статья «Определение терминов», в которой приводятся определения понятий, используемых в договоре. Перечень понятий определяется по взаимной договоренности сторон, основными из которых являются: «Продукция по лицензии», «Технологический процесс», «Специальная продукция», «Оборудование», «Специальный способ», «Техническая документация», «Комплектующие изделия», «Патенты», «Ноу-хау», «Территория», «Отчетный период», «Продажная цена».

Определение «Территории». Под территорией стороны понимают перечень стран, на территории которых действует лицензионный договор, при этом стороны четко оговаривают «зону исключительного права», в которой лицензиату предоставляется исключительное право, и «зону экспорта» - территорию, на которой лицензиат получает только право продажи продукции по лицензии без права ее производства.

Статья «Объект договора». В этой статье указывается вид лицензии и стороны оговаривают, что следует понимать под данным видом лицензии. В этой же статье может быть оговорено количество «Продукции по лицензии», которое имеет право производить и/или продавать лицензиат, предоставление лицензиату права продажи сублицензии, а также намерения лицензиата по использованию технической помощи лицензиара, его комплектующих, специального оборудования, материалов.

Статья «Усовершенствования и улучшения» определяет право собственности и отношения сторон к новым техническим решениям – «Специальной продукции», которая может быть разработана лицензиаром или лицензиатом. Важно четко определить право собственности на созданные той или иной стороной усовершенствования, условия их взаимной передачи и использования, а также отношения по поводу них с третьими лицами.

Статья «Прочие условия» включает рассмотрение возможности переуступки полученного по лицензионному договору права другому юридическому или физическому лицу, а также другие условия.

Регистрация лицензионного договора. Патентным законом РФ предусмотрена обязательная регистрация лицензионного договора. Лицензионный договор считается заключенным с момента его регистрации в патентном ведомстве. Регистрация лицензионного договора осуществляется по заявлению патентообладателя.

Цена лицензии. Цена лицензии должна обеспечивать покупателю, несмотря на все его издержки при приобретении, включая оплату лицензии, капительные вложения на ее внедрение, трудовые, временные затраты, возможность в конечном итоге получить прибыль, превышающую прибыль от реализации на рынке продукции, изготовленной по аналогичным технологиям, и достаточно стабильную в течение длительного периода. Это возможно при условии, если внедрение технологии влияет либо на повышение производительности труда, либо на удешевление применяемых материалов, либо на повышение качества изделий.

Недействительность, невозможность исполнения договора. Недействительность договора имеет место по ст.168, 179 ГК РФ.

В тех случаях, когда для лицензиара впоследствии возникает невозможность исполнения своего обязательства, в которой нет ни его вины, ни вины лицензиата, то он освобождается от такого обязательства, но при этом он утрачивает права требовать встречной уплаты лицензионного вознаграждения (ст. 416 ГК РФ).

При наступлении частичной невозможности исполнения притязание на встречное исполнение уменьшается соответственно снижению ценности лицензии. Однако следует признать за лицензиатом право на досрочное прекращение договора, если лицензиар не устранит препятствие в установленный лицензиатом соразмерный срок (ст.450 ГК РФ).

Если невозможность исполнения договора возникла по вине лицензиара, то последний несет ответственность в соответствии с нормами ст.453 ГК РФ, где предусматривается расторжение лицензионного договора. Если лицензиату было известно об уязвимости патента и он, тем не менее, заключил договор, то впоследствии он лишается права предъявления каких-либо требований в связи с объявлением патента недействительным или частично аннулированным.

Ответственность. Основанием имущественной ответственности может быть просрочка исполнения договора, нарушение договорных условий, вина при ненадлежащем исполнении договора (ст.401 ГК РФ).

Если одна из сторон не выполнит в предусмотренный договором срок свои обязательства, то другая сторона может установить определенный срок для выполнения такого обязательства, по истечении которого она не примет исполнения. По истечении срока она имеет право потребовать возмещения понесенных убытков или расторгнуть лицензионный договор.

Следует учитывать, что заключение договора часто ведет к распространению производственных секретов. Поэтому лицензиару необходимо особенно позаботиться о сохранении их конфиденциальности. Рекомендуется оговаривать конфиденциальный, доверительный характер информации, технических приложений, прилагаемых вместе с офертой, и ответственность сторон в случае ее разглашения.

Ответственность за нарушение условий лицензионного договора предусматривает штрафные санкции (за нарушение сроков передачи лицензиаром технической документации и другой необходимой информации или норм применения лицензии) и возмещение убытков. Требование о возмещении убытков может предъявить как лицензиар, так и лицензиат. При оценке убытков необходимо учитывать следующие факторы:

1) объем фактической продукции по контракту;

2) длительность (срок) нарушения прав;

3) полученная прибыль;

4) уплаченные налоги;

5) качество контрафактной продукции (влияние на конъюнктуру рынка, на имидж фирмы – в случае некачественной подделки);

6) степень насыщенности рынка сбыта контрафактной продукцией;

7) география рынка сбыта контрафактной продукции;

8) стоимость объекта промышленной собственности, которая включает такие затраты, как затраты на регистрацию, разработку, рекламу, судебные издержки.

В целом процедура оценки убытков имеет достаточно сложный характер и осуществляется обеими сторонами, если стороны не приходят к компромиссу, то спор разрешается в судебном порядке. При этом оценку убытков производят эксперты, назначенные судом.