Практика передачи технологам

Все некоммерческие формы передачи технологии, в том числе внутрифирменный трансферт, осуществляются свободно и, строго говоря, не нуждаются в договорно-правовом оформлении и регламентации.

Коммерческие формы передачи технологии, как внутристра-новые, так и международные, оформляются в виде договора (лицензионного, о научно-техническом сотрудничестве, о совместном производстве или договора купли-продажи).

На государственном, межгосударственном и межфирменном уровнях передача технологии и технологический обмен регулируются законодательными актами национального и международно-правового характера, а также конкретными договорами и соглашениями сторон (фирм, корпораций и др.).

Заключение всех видов договоров требует значительных затрат времени, экспертизы и многоступенчатых переговоров. При этом в поле зрения контрагентов (сторон) должен быть весь спектр имеющих место особенностей и могущих возникнуть недоразумений.

Любое вторжение на рынок страны с технологией или любой продукцией, где использована технология, запатентованная в данной стране другим лицом, и срок патентной защиты не истек, а лицо, осуществляющее вторжение, не имеет на это лицензии, преследуется по закону (кроме транзита).

Независимо от того, в какой — в виде технической или иного рода документации или в овеществленной — форме осуществляется передача технологии, она оформляется в виде договора (контракта, соглашения). В нем должны указываться основные положения (в том числе предмет соглашения, обязанности сторон, санкции, условия форс-мажора, порядок разрешения споров, оплаты и др.), более или менее стандартные для любого договора купли-продажи, а также специфические — только для договоров о передаче технологии, в том числе:

предоставленные продавцом гарантии того, что предмет соглашения (техника и технология, «ноу-хау» и т. д.) соответствует количеству, качеству, описанию, упаковке и т. д., содержащимся в соглашении;

гарантии того, что техника и технология при соблюдении прилагаемых инструкций, руководств и технологических карт пригодны для выполнения тех видов деятельности, которые оговорены в договоре;

гарантия патентной чистоты и свободы от притязаний третьих сторон;

технические параметры, которые поставщик гарантирует при соблюдении определенных условий сборки, установки, наладки, пуска и эксплуатации, а также перечень этих условий, способы определения технических параметров и результаты нарушений, возникающих при несоблюдении инструкций;

гарантии покупателю соблюдать необходимый уровень качества; данное требование ужесточается в случае, когда по лицензионному соглашению покупатель приобретает право использования товарных знаков, знаков обслуживания и других атрибутов продавца, и отход от его стандартов может нанести ущерб доброму имени поставщика и его репутации;

гарантии покупателя соблюдать конфиденциальность при использовании всей запатентованной и незапатентованной информации, полученной по лицензионному соглашению о передаче технологии.

Все-предшествующие десятилетия российские и советские покупатели старались «экономить», приобретая технологию Запада. Оборудование и технология приобретались одними, устанавливались и использовались другими, прибыль получали третьи. Поэтому очень часто поставки технологии осуществлялись некомпетентно и некомплектно, ряд необходимых пунктов соглашений выбрасывался.

Мировой опыт показал, что эффективность передачи технологий снижается, если поставки осуществляются некомплектно или без полного пакета соответствующей документации, «ноу-хау» и услуг.

Поэтому в лицензионных соглашениях целесообразно резервировать:

полный комплект поставок техники, технологии, сопутствующей документации и услуг;

обеспечение подготовки персонала, поставок запасных частей, ремонта, производственного и послепродажного обслуживания, другой технической помощи на весь срок лицензионного соглашения;

доступ покупателя к усовершенствованиям технологии поставщика на весь срок действия соглашения.

Включение последних условий в соглашение о передаче технологии удорожает ее, но приносит соответствующую прибыль и покупателю. В том случае, если сам покупатель в состоянии вносить улучшения в лицензируемую технологию, он может включить соответствующий пункт в соглашение, закрепив таким образом свои позиции на местном рынке и интерес к нему зарубежного партнера в долгосрочной перспективе. То есть покупатель

технологии может в договорном порядке закрепить за собой потенциальное право продавца технологии своему лицензиару. В противном случае, если лицензиат будет вводить усовершенствования в лицензируемую технологию, он может быть поставлен в ситуацию, когда все улучшения автоматически и бесплатно будут переходить к лицензиару. Поэтому все договоры и соглашения о передаче технологии должны быть проработаны особенно тщательно.

4. Лицензионный обмен в коммерческой передаче технологии

Под понятием лицензионный обмен понимается заключение и исполнение коммерческих сделок по продаже и приобретению лицензий, а также безвозмездных актов по передаче инноваций с целью производства и реализации объектов лицензий, новых видов продукции и товаров, технологий. В деловой практике существует много видов лицензий (разрешений), подпадающих под запрет или охрану от использования определенным видом охранных документов, выдаваемых от имени государства уполномоченным на это органом.

В чистом виде лицензией называется право на определенных условиях использовать какой-либо патент. Поэтому классическая лицензия — это лицензия на использование патента, то есть так называемая «патентная» лицензия.

Наиболее известной формой лицензии является переуступка патента как такового. Таким образом изобретатель или патентовладелец отказывается от своих прав, и собственником патента становится покупатель. Такая форма отношений была и остается характерной для случаев, когда владельцем патента является частное лицо.

Лицензии могут быть простыми, исключительными и полными. При исключительной лицензии покупателю (лицензиату) дается исключительное, то есть монопольное, право на использование объекта лицензии на определенном рынке, который может включать как одну страну, так и целый регион и группу стран. Полная лицензия означает передачу покупателю всех прав на использование патента и фактически означает продажу патента.

Под простой лицензией понимается право лицензиата на использование объекта лицензии в определенных пределах, которое допускает вторичную и многоразовую продажу лицензиаром одной и той же лицензии на определенном рынке.

Простая лицензия предусматривает, как правило, ряд ограничений по использованию объектов правовой охраны. Это ограничения по территориям использования и территориям экспорта, так называемым зонам экспорта, а иногда и сферам применения лицензии.

По мере развития лицензионной деятельности термин «лицензия» стал охватывать не только акт переуступки прав промышленной и интеллектуальной собственности, но и передачу технической документации, технологических сведений и секретов («ноу-хау»), оказание технической помощи как составной части контракта на передачу собственности — прав на изобретение, а затем и в качестве самостоятельного объекта купли-продажи.

По мере развития технологий, особенно высоких технологий, в электронике, химии, вычислительной технике возросла роль «ноу-хау». При этом современная тенденция — сохранять конфиденциальность, секретность «ноу-хау» как можно дольше. В этих условиях владельцы инноваций предпочитают не патентовать свои изобретения, опасаясь раскрытия таким образом «ноу-хау» и сравнительно легкого обхода патента. В свете этого объемы торговли беспатентными лицензиями («ноу-хау») увеличиваются и этот термин и практика передачи приобрели полные права гражданства.

Часто передаче лицензий сопутствуют поставки оборудования, комплектного оборудования участков, цехов, предприятий, закупаемых для реализации данной лицензии. Такая лицензия называется «сопутствующей», и она входит составной частью в общий контракт поставки, в отличие от «чистой», когда лицензия не является составной частью контракта на поставку оборудования и лицензионное соглашение носит самостоятельный характер.

В практике лицензионной торговли встречается и термин «перекрестное» лицензирование, когда продавец (продавцы) обменивается лицензиями на принадлежащие ему объекты промышленной собственности, часто дополняющие друг друга, или когда их совместное использование дает дополнительную прибыль.

В случае если патентовладелец готов предоставить право на использование своего патента любому лицу (физическому или юридическому), такая лицензия называется «открытой».

В процесс использования полученного в стране патента может вмешаться и государство посредством своих компетентных в этой области органов и организаций (национальное патентное ведомство, патентный суд, гражданский суд, арбитраж), которые в специально обоснованных случаях (как правило, в случае неиспользования объекта инновации им самим, поощрения конкуренции, антимонопольные меры) могут принудить патентовладельца передать другим право на использование его патента. Такой вид лицензии называется «принудительной».

Основными факторами, способствующими успешной лицензионной сделке, являются значимость изобретения или научно-технического достижения (НТД), его эффективность, правовая защита (наличие охранных документов в нашей стране и за рубежом) и освоенность в производстве.

Поэтому подготовку изобретения для продажи лицензии надо начинать со стадии защиты авторских прав.

Первый этап — получение охранного документа — патента как в своей стране, так и за рубежом. Сильная патентная защита изобретения пропорционально влияет на стоимость будущей лицензии. Как правило, хорошо защищенный в правовом отношении объект лицензии имеет стоимость на порядок выше аналогичного, но не защищенного объекта техники и технологии.

Изобретение, внедренное в производство, легче найдет себе покупателя и цена лицензии на него будет выше, поскольку потенциальный покупатель лицензии может реально ощутить технико-экономические преимущества изобретения или НТД.

Однако не стоит полагать, что нельзя продать лицензии на один только «голый» патент на изобретение (т. е. на «голую» идею). В мире существует немало посреднических, внедренческих («венчурных») фирм, которые покупают такие разработки с риском для себя и занимаются их последующим внедрением в производство и коммерциализацией.

При подготовке к продаже по лицензии конкретного НТД составляются рекламно-техническое описание объекта лицензии и технико-экономический расчет (обоснование), доказывающий эффективность использования объекта лицензии. Однако при подготовке этих документов необходимо обеспечить баланс конфиденциальности, с тем чтобы содержащаяся в них информация была необходимой для формирования заключения потенциального покупателя о целесообразности приобретения данной лицензии, но недостаточной для того, чтобы покупатель смог на основании информации самостоятельно использовать ее объект, не покупая данной лицензии.

В случае, когда невозможно заинтересовать покупателя в объекте лицензии, не раскрыв существенные и конфиденциальные стороны изобретения, применяется форма опционного соглашения. Согласно условиям этого соглашения, покупатель, внося предварительную оплату (10—30% от общей стоимости лицензии), получает доступ к информации об изобретении на условиях полной конфиденциальности. По ознакомлении с этой информацией он либо приобретает лицензию, и оплаченная сумма опциона идет в зачет общей стоимости лицензии, либо он отказывается от закупки, но при этом выплаченные средства ему не возвращаются, права на использование объекта лицензии он не получает, а полученные сведения продолжают оставаться конфиденциальными.

Начиная работу по рекламе своего НТД на рынках конкретных стран, а также при наличии конкретного потенциального покупателя, целесообразно провести проверку (допроверку) патентной чистоты объекта лицензии по предлагаемым странам территории лицензионного соглашения. Такая проверка позволит избежать претензий третьих лиц на патенты, поскольку после подписания лицензионного соглашения о передаче прав на объект промышленной собственности такие претензии могут иметь весьма негативные последствия.

Процесс приобретения иностранной лицензии во многом схож с процессом продажи лицензий. Необходимо провести работу по выяснению возможности и условий закупки лицензии у инофирм — продавцов лицензий и получить от них развернутое технике-, коммерческое предложение на продажу лицензии, которое должно быть подготовлено на основании запроса (технического задания) покупателя.

В процессе ознакомления с объектом лицензии может возникнуть необходимость его испытания в производственных и эксплуатационных условиях, оценить его технический уровень производства на фирме. При оценке коммерческого предложения по продаже лицензии желательно иметь конкурентные предложения от других фирм-продавцов.

Продажа лицензий за границу во многих странах, в том числе в России, требует получения на это разрешения (лицензии) государства. Система контроля со стороны государства за передачей за границу научно-технических сведений существует во всех странах мира, учитывая важность с многих точек зрения (коммерческо-экономической, международной и национальной безопасности и т. п.) передачи технологии за рубеж. Этот контроль может осуществляться в различных формах: либо выдача разрешений, либо регистрация заключенных лицензионных соглашений и последующее их одобрение, либо комбинация этих двух форм.

Договорной формой акта купли-продажи лицензии является лицензионное соглашение, заключаемое на коммерческих условиях или безвозмездно между лицензиаром и лицензиатом. Существует несколько типовых экспортных и импортных лицензионных соглашений, но конкретный окончательный вариант соглашения складывается из этапа технических и коммерческих переговоров, постатейной разработки и согласования текста заключаемого лицензионного соглашения.