double arrow

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права.


Исходя из изложенного дело подлежит направлению в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра принятых по делу судебных актов.

Завершилось рассмотрение данного спора тем, что Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Постановлением от 31.01.2012 N 11025/11 отменил Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.05.2011 по делу N А40-66073/09-51-579 Арбитражного суда г. Москвы, а решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2010 по указанному делу оставил без изменения, при этом отметил, что вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в данном Постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Итак, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации подчеркнул, что выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика используется изобретение истца, противоречат решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности.




Обратим внимание на то, что было указано в решении Палаты по патентным спорам в интересующей нас части:

Кроме того, можно также отметить, что технический результат от использования вакцины по оспариваемому патенту достигается за счет введения в состав вакцины основных активных компонентов поверхностных антигенов вируса гепатита B серотипов ad и/или ay, полученных культивированием штаммов дрожжей Pichia angusta VKPM Y-2412 и VKM Y-2924D. При этом, как уже говорилось выше, дрожжи Pichia angusta VKPM Y-2412 позволяют добиться более высоких уровней синтеза и существенно важным является то, что в штамме-продуценте нарушен ген MOX, под контролем регуляторных областей (промотора) которого находится рекомбинантный ген, кодирующий антиген.

По сути, в решении Палаты по патентным спорам, сохранившей действительность патента Российской Федерации N 2238105, сказано о том, что сравниваемые штаммы (по патенту и из противопоставленных ссылок) обеспечивают разный технический результат, что не позволяет в дальнейшем, при рассмотрении спора о правонарушении, рассматривать эти известные до даты приоритета патента штаммы уже как эквивалентные признаки, так как одним из условий признания признака эквивалентным является достижение сравниваемыми признаками одного и того же технического результата.

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации поддержала решение суда первой инстанции о том, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца согласно действующему в Российской Федерации законодательству определяются именно использованием ранее неизвестного штамма, и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду Pichia angusta (Hansenula Polymorpha).



Нельзя не обратить внимание на то, что в данном деле Арбитражный суд г. Москвы, решение которого было оставлено в силе, в своем решении от 28.06.2010 по делу N А40-66073/09-51-579 отметил следующее:

По признакам от 1 до 5 (см. таблицу (т. 3, л. д. 6 - 7)) вакцина истца идентична вакцине производства Serum Institute of India Ltd. ("Серум Инститьют оф Индия Лтд."). Однако сравнение признака способа получения (признак 6) показывает, что используемые в двух рассматриваемых вакцинах антигены получены из исходно генетически различных штаммов дрожжей Pichia Angusta, трансформированных разными трансформирующими элементами, и, таким образом, в продукте Serum Institute of India Ltd. ("Серум Инститьют оф Индия Лтд.") использованы не все признаки изобретения по патенту RU 2238105.



Кроме того, поскольку в патенте истца не содержится указания на возможность использования для получения вакцины каких-либо других штаммов дрожжей Pichia Angusta (Hansenula polymorpha) согласно описанному в патенте изобретению и признак штамма-продуцента является единственным признаком, отличающим вакцину истца от известных на дату начала действия патента аналогов, очевидно, что признак получения в каком-либо отличном от штамма истца не может считаться эквивалентным признаку 6 пункта 1 формулы патента RU 2238105. Соответственно патент RU 2238105 защищает только конкретную вакцину, содержащую HBsAg, полученную с использованием штаммов VKPM Y-2412 и VKM Y-2924D, относящихся к виду Hansenula Polymorpha (Pichia angusta), и не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду Pichia angusta, поскольку именно использование ранее неизвестного штамма определяет новизну и изобретательский уровень изобретения по патенту Российской Федерации N 2238105 (т.е. его отличие от изобретений с использованием других штаммов Pichia angusta, патенты на которые принадлежат другим компаниям).

Таким образом, суд применил известное еще в СССР правило ограничения признания признака эквивалентным, которое предусмотрено в п. 4.13.3 инструктивно-методических материалов "Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использованные изобретения и рационализаторские предложения и выплате премий за содействие изобретательству и рационализации":

Неправомерным является эквивалентная замена единственного отличительного признака, указанного в формуле изобретения. Замена единственного отличительного признака, обусловившего признание заявленного технического решения существенно новым, другим техническим решением, не является эквивалентной заменой, в связи с тем, что сводит объект техники по новизне на уровень прототипа изобретения.

В упоминавшейся статье "Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов" мною поднимался вопрос о необходимости использования российскими судами доктрины эстоппель при установлении использования изобретений с учетом замены признаков из формулы изобретения на эквивалентные. Высказанное в данной статье было подвергнуто критике со стороны профессора В.И. Еременко, в статье <164> которого по данному поводу сказано следующее:

--------------------------------

<164> Еременко В. О применении теории эквивалентов в рамках Евразийской патентной системы // Изобретательство. 2011. N 10.

 

Вместе с тем принцип "эстоппель" находит применение и в других отраслях права или правовых институтах, в том числе и в патентном праве. Как известно, российское гражданское законодательство не содержит нормы, закрепляющей принцип "эстоппель", впрочем как и патентные законодательства других государств - участников ЕАПК.

Однако это обстоятельство не мешает некоторым авторам надеяться на то, что доктрина эквивалентов "будет применяться российскими судами с учетом доктрины эстоппель так же, как это делается в судах цивилизованных стран" <165>. Следует напомнить уважаемому автору, что в судах цивилизованных стран та или иная доктрина применяется при условии достаточных на то правовых оснований: либо при наличии действующей нормы позитивного права (в странах континентального права, в том числе и в России), либо при наличии соответствующего прецедента, если какие-либо отношения не урегулированы законом (в странах англосаксонского права). Вполне очевидно, что и в России принцип эстоппель не может быть применен в судах без внесения соответствующего изменения в закон.

--------------------------------

<165> Следует ссылка на публикацию "Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов".

 

Не знаю, почему оппонент не обратил внимание на отмеченное в моей статье:

В российской практике известен один описанный в литературе случай фактического использования доктрины эстоппель, когда после изменения патентной формулы патентообладатель тем не менее попытался распространить ее действие и на "выброшенный" из патентной формулы вариант полезной модели.

Применяя положения доктрины эстоппель, российскому суду совершенно нет необходимости упоминать при этом, что решение суда обусловлено наличием в российском законодательстве нормы права под названием "эстоппель". Суд применил положения доктрины эстоппель применительно к толкованию действующей нормы права российского законодательства, относящейся к доктрине эквивалентов.

Если применять логику оппонента, то и название его статьи - "О применении теории эквивалентов в рамках Евразийской патентной системы" также неуместно, поскольку никакого упоминания о "теории эквивалентов", равно как и о "доктрине эквивалентов", евразийская патентная система, начиная от Евразийской патентной конвенции и заканчивая инструкциями и правилами к ней, не содержит.

Вряд ли имеет смысл сводить суть поставленных вопросов в плоскость, выбранную оппонентом. Мнение оппонента о неприменимости положений доктрины эстоппель российскими судами ошибочно, и свидетельством тому является разрешение патентного спора по российскому патенту N 2238105.

Можно полагать, что теперь уже никто в российском правоприменении не посягнет на один из постулатов ограничения доктрины эквивалентов, который в зарубежной практике сформулирован кратко следующим образом: "Любое заявление, недвусмысленно ограничивающее объем притязаний, сделанное заявителем или патентовладельцем в ходе процедур в связи с выдачей или продлением срока действия патента, должно быть принято во внимание при определении объема охраны, в частности, когда такое ограничение было сделано в ответ на противопоставление известного уровня".

Приведем Резолюцию Q229 Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI) (конгресс в г. Сеуле, октябрь 2012 г.) "Использование истории делопроизводства по заявке на выдачу патента в последующих процедурах по патенту" (без преамбулы), представленную в статье А. Залесова "Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом", опубликованной в первом номере издания "Журнал Суда по интеллектуальным правам" в октябре 2013 г.:

Заявления, сделанные заявителем в ходе рассмотрения делопроизводства по заявке о выдаче патента, должны быть сделаны по возможности общедоступными, легкодоступными для ознакомления с ними третьих лиц (предпочтительно через Интернет).

Первичным источником определения объема патентной охраны следует считать слова пунктов патентной формулы в свете описания и чертежей, и эти слова должны быть понятны специалисту в соответствующей области техники. Заявления, сделанные в ходе экспертизы и нацеленные на ограничение объема пункта патентной формулы, должны быть максимально добавлены в виде ограничений в сами пункты формулы или, в соответствующих ситуациях, в виде оговорок об отказе в описании или чертежах в ходе экспертизы.

При соответствующих обстоятельствах и с учетом определенных ограничений, указанных в данном документе, заявления должны быть приняты во внимание при разбирательствах после выдачи патента, если такие заявления общедоступны.

При разбирательствах после выдачи патента любая из сторон вправе использовать заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки. Однако эти заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, принимаются во внимание при разбирательствах после выдачи патента только тогда и только в той мере, в которой на них ссылается заинтересованная сторона.

Заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, не могут служить основанием для более широкого толкования пункта формулы изобретения, чем толкование формулы изобретения, которое должно быть дано с учетом описания и чертежей по патенту.

Заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, могут быть приняты во внимание при разбирательствах после выдачи патента для выяснения значения неоднозначно сформулированных признаков в пунктах формулы изобретения, так как они будут понятны специалисту в области техники.

Если в заявлениях, сделанных в ходе рассмотрения заявки, содержится ясное и однозначное заявление, сделанное (и не отозванное до выдачи патента) самим заявителем или от его имени, и из такого заявления можно сделать вывод о том, что заявитель частично отказывается от объема охраны, который в противном случае полагался бы ему, то объем охраны будет ограничен в свете разбирательств после выдачи патента.

8. При принятии решения о том, учитывать ли при разбирательствах после выдачи патента определенную поправку или аргумент из заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки на раннем этапе экспертизы, не следует разграничивать:

а) была ли сделана такая поправка или внесен аргумент во время первоначальной экспертизы или на более позднем ее этапе;







Сейчас читают про: