Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

1.Договір про створення за замовленням і використанням об’єкта права інтелектуальної власності.

Положення ст. 1112 ЦК України визначають коло суб'єктів, способи та умови, які виникають при укладенні договору про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

За договором про створення на замовлення і використання твору одна сторона (творець - письменник або будь-яка фізична особа) зобов'язується створити в установлений строк твір відповідно до вимог другої сторони (замовника) та передати його замовнику. В цьому разі майнові права належать автору та замовнику спільно, якщо інше не встановлено договором (ст. 430 ЦК України). Тому договір має визначати способи та умови використання твору замовником (тієї частини прав, що належать автору).

Визначення авторського договору замовлення наведено у ч. 6 ст. 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права". За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати Його замовнику; договір може передбачати виплату авансу замовником автору як частини авторської винагороди. Крім цього, в ч. 2 ст. 33 Закону зазначено, що авторська винагорода визначається у поговорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи в інший спосіб. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" від 18 січня 2003 р. № 72.

На нашу думку, договір про створення на замовлення і використання твору належить до змішаних договорів, адже в ньому містяться елементи двох типів договорів: договору підряду (статті 837, 854 ЦК України) і ліцензійного договору (статті 1109-1111 ЦК України). На підставі цього договору бажано окремо виплачувати два види авторської винагороди: за створення твору і за його використання. Тариф авторської винагороди за створення твору може встановлюватись, наприклад, із розрахунку вартості однієї сторінки певного формату або виходячи з вартості певної кількості друкованих знаків у творі, або залежно від кількості реалізованих примірників твору.

Виплата (окремо) двох видів винагороди пов'язана з тим, що з авторської винагороди за використання твору не нараховуються та не утримуються страхові внески до Пенсійного фонду України і фондів соцстрахування (у зв'язку з відсутністю фактично виконаної роботи), на відміну від винагороди за створення твору, при виплаті якої не передбачено звільнення від сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Тема, зміст, обсяг та інші вимоги замовника до твору можуть конкретизуватись у договорі або оформлятись окремим документом - замовленням у письмовій формі чи у листі електронною поштою (відповідно до умов договору). Результат роботи - рукописний оригінал чи примірник твору (текст, роздрукований на папері за допомогою принтера, текстовий файл в електронній формі на диску або переданий електронною поштою) - передається замовнику у встановлений у договорі строк.

Визначення ціни ліцензійного договору - досить складний процес. Ціна за передачу прав на об'єкт промислової власності може бути встановлена у різній формі: твердій сумі, коли наперед розрахована сума виплачується одночасно, або у виплаті частинами - роялті, що широко практикується у міжнародних патентних відносинах. Роялті - це платежі будь-якого виду, що вносяться як винагорода (компенсація) за використання або надання дозволу на використання об'єктів інтелектуальної власності. Винагорода у формі роялті може встановлюватися і за використання інших об'єктів права власності суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи авторські права на будь-які твори науки, літератури і мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту чи ліцензії торгової марки, права на винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення, моделі або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем чи систем обробки інформації, секретної формули продукту чи технологічного процесу його виготовлення, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Роялті, за загальним правилом, розраховуються від економічного ефекту, одержаного внаслідок використання, у даному разі, об'єкта інтелектуальної власності. У багатьох випадках за використання об'єктів промислової власності встановлюється винагорода у формі твердої суми або роялті.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то у договорі має бути встановлено максимальний тираж твору.

2. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. Таким чином, на підставі договору про передання виключних майнових прав власником майнових прав (усіх або окремих) на твір стає інша фізична чи юридична особа. Новий власник самостійно приймає рішення щодо подальшого розпорядження всіма виключними майновими правами на твір (якщо права було передано в повному обсязі) або частиною їх (у разі часткової передачі майнових прав).

Фактично ідентичні вимоги до договорів щодо передачі (відчуження) майнових прав наведено у ст. 31 Закону України "Про авторське право і суміжні права". Зокрема там зазначено, що автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю чи частково, причому майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Привертає увагу той факт, що норми ст. 31 Закону не містять положення про винагороду, яка має виплачуватись при передачі (відчуженні) виключних майнових прав на твір. Але норми ч. 4 ст. 12 ЦК України передбачають, що особа може передати своє майнове право іншій особі за відплатним або безвідплатним договором, окрім випадків, установлених законом. Отже, договір про передання майнових прав на твір все ж може бути безвідплатним. У відплатному договорі про передачу виключних майнових прав на твір слід зазначити розмір, порядок і строк виплати винагороди за передані виключні майнові права. Крім того, беручи до уваги результати судової практики розгляду цієї категорії справ, у разі часткової передачі (відчуження) майнових прав необхідно зазначати в договорі не лише докладний перелік прав, що відчужуються, а й окремо виділяти вартість кожного виду майнових прав.

Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

З автором твору може бути укладено змішаний договір про створення твору на замовлення та передачу виключних майнових прав на твір, а такий вид договору в переліку не конкретизується. Крім того, в ч. 3 ст. 424 ЦК України наголошено, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи (ч. 2 ст. 115 ЦК України), предметом договору застави (ст. 576 ЦК України) та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах. Мабуть, тому законодавець і запровадив п'ятий за рахунком вид договору і назвав його "інший договір", тобто відмінний від попередніх.

Проаналізувавши відповідні норми ЦК України та інших законів і нормативних актів, можна дійти висновку, що майнові права на твір можуть бути предметом укладення договору купівлі-продажу (ч. 2 ст. 656 ЦК України), договору міни (ст. 716 ЦК України), договору дарування (ч. 2 ст. 718 ЦК України) тощо; для вчинення юридично значимих дій або правочинів щодо майнових прав може укладатись договір доручення чи договір комісії.

Законодавець зазначає, що перехід права власності на матеріальний об'єкт із втіленим у ньому твором не означає переходу майнових прав на твір. Тому матеріальний об'єкт, в якому автор утілив твір (рукописний оригінал чи примірник твору), може бути окремим об'єктом договору купівлі-продажу (ст. 177, ч. 1 ст. 178 ЦК України). Щоправда, в цьому разі з автором може укладатись змішаний договір, другою складовою якого будуть умови ліцензійного договору або договору про передачу виключних майнових прав. Відповідно до ч. 1 ст. 448 ЦК України, автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі 5% суми кожного продажу оригіналу рукопису літературного твору, наступного після відчуження оригіналу, здійсненого автором; зазначену суму продавець сплачує автору оригіналу твору. Отже, в договорі з автором слід прописати умови і порядок виплати згаданої винагороди, а також зазначити всі істотні умови договору.

Запитання для закріплення та повторення матеріалу:

1. Надайте загальну коротку характеристику договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

2. Чи можуть бути майнові права на твір предметом укладення договору купівлі-продажу?