Основные формы передачи интеллектуальной собственности

Тема 7

Управление процессом передачи интеллектуальной собственности

• Основные формы передачи интеллектуальной собственности

• Авторский договор

• Правовая и экономическая сущность лицензионного договора

• Понятие лицензии, виды и условия лицензионных договоров

• Определение стоимости лицензии

• Организация работ по продаже и закупке лицензий

 

Основные формы передачи интеллектуальной собственности

 

Обладателю имущественных прав на объект интеллектуальной соб­ственности принадлежит исключительное право правомерного ис­пользования данного объекта по своему усмотрению в любой форме и любым способом (п. 1 ст. 983 ГК). Обладатель исключительного права на ОИС может передать это право другому лицу полностью или час­тично, разрешить другому лицу использовать этот объект или распо­рядиться им иным образом (п. 2 ст. 983 ГК).

Современные формы передачи результатов интеллектуальной дея­тельности можно разделить на две группы: некоммерческие и коммер­ческие, для которых характерны свои методы и средства (рис.1).

Некоммерческие средства относятся преимущественно к техноло­гическому обмену и реализуются путем передачи научно-технической информации или в результате научно-технического сотрудничества.

Технологический обмен в некоммерческой фирме происходит по­средством научно-технических публикаций, проведения конферен­ций, семинаров, симпозиумов, выставок, ярмарок, деловых контак­тов ученых и специалистов при осуществлении обмена визитами, подготовке и переподготовке кадров, выполнении исследований в рамках научно-технического сотрудничества, оказании безвозмезд­ной технической помощи, а также с использованием других доступ­ных средств. При этом некоммерческие формы передачи должны ограничивать­ся сведениями общеинформационного или рекламного характера без раскрытия сущности технологии изготовления изделий, способов об­работки, состава и способов получения новых материалов, незапатен­тованных изобретений, ноу-хау и других сведений, которые могут по­мешать их коммерческой реализации.

Коммерческая форма передачи результатов интеллектуальной дея­тельности реализуется посредством лицензионных, инжиниринговых, франчайзинговых, кооперационных и других видов соглашений. В ряде случаев им предшествуют опционные (предлицензионные) со­глашения, которые предусматривают передачу за определенное воз­награждение потенциальному покупателю лицензии более полной ин­формации, включая ноу-хау, для ознакомления и опытной проверки эффективности технологии, изобретений, ноу-хау в условиях своего предприятия, подтверждения гарантируемых технико-экономических показателей. Это касается большей частью неосвоенных в производ­стве объектов интеллектуальной собственности, результатов лабора­торных исследований, не получивших пока правовой охраны, а также других научно-технических достижений, риск использования которых достаточно высок.

 

Рис. 1 Современные формы передачи результатов интеллектуальной деятельности

 

В качестве объектов коммерческой реализации выступают запатен­тованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, за­регистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, ноу-хау, научно-техническая документация и другие результаты интеллектуальной деятельности. При этом переда­ча данных объектов может осуществляться как по отдельным самосто­ятельным сделкам, так и в составе других коммерческих сделок, на­пример как сопутствующие лицензии в составе контрактов на постав­ку оборудования, при поставке продукции на экспорт, строительстве объектов за рубежом.

Подготовке и подписанию договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности предшествует подписание протоко­ла о намерениях, в котором содержатся конкретные обязательства по ведению дальнейших переговоров, фиксируются намерения каждой из сторон выполнить определенные подготовительные мероприятия. Протокол о намерениях не предусматривает применение каких-либо юридических санкций в случае невыполнения обязательств, принятых сторонами; он способствует созданию атмосферы доверительности при проведении последующих переговоров о подписании договора,

В ряде случаев для доказательства технических и экономических преимуществ предлагаемого объекта интеллектуальной собственнос­ти правообладатель вынужден раскрыть секреты, необходимые при проведении его испытаний, опытной проверке и оценке. Средством за­щиты от неразглашения передаваемой информации третьей стороне является соглашение о конфиденциальности. Этим соглашением сто­рона, получившая информацию, берет на себя обязательство по ис­пользованию для своих целей и обеспечению режима конфиденциаль­ности, а в случае недостижения успеха при проведении дальнейших переговоров - возвратить или уничтожить носители информации либо содержать ее в тайне в течение оговоренного срока.

Таким образом, основной формой передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности является договор. Догово­ром признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1. ст. 390 ГК).

Договор должен содержать предмет договора, фиксировать участ­ников договора, определять их права и обязанности, сроки действия, ответственность за нарушение условий договора, определяемых участ­никами. В определенных случаях договоры (например, об уступке прав, лицензионные) подлежат регистрации.

Правовой формой использования ОИС заинтересованными лица­ми являются договоры об уступке прав, лицензионные и авторские договоры.

Заключение договора об уступке прав означает полную передачу правообладателем всех имущественных прав другому лицу, которое становится владельцем этих прав со всеми вытекающими последстви­ями. Происходит, таким образом, смена правообладателя.

Лицензионный договор - это гражданско-правовой договор, по ко­торому одна сторона - владелец имущественных прав (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право (разрешение) на использование объекта интеллектуальной собственности на услови­ях, предусмотренных договором. При этом лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару предусмотренные договором платежи.

Существуют и иные способы передачи прав на результаты интел­лектуальной деятельности, например договоры подрядного типа, предметом которых являются создание и передача объекта творческой деятельности заказчику (договоры на еще не созданные объекты ин­теллектуальной собственности, в том числе и авторские договоры).

Автор может по договору принять на себя обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллекту­альной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование результата (ст. 986 ГК).

Особого внимания заслуживают договоры на выполнение инжини­ринговых работ. Само понятие «инжиниринг» означает выполнение на коммерческой основе услуг научно-технического, экономического, финансового или иного характера.

Инжиниринг включает предоставление комплекса или отдельных видов услуг инженерно-технического характера: исследование, проек­тирование, строительство, разработка и освоение новых технологичес­ких процессов, усовершенствование существующих на предприятии производственных процессов, поставка комплектного оборудования, техники, выполнение монтажных работ, освоение и организация про­изводства новых изделий.

В инжиниринговой деятельности выделяют такие виды услуг, как проектно-консультационные и инженерно-технические услуги, ин­формационный инжиниринг, управленческий инжиниринг.

Проектно-консультационная деятельность заключается в подготов­ке технико-экономического обоснования создания новых производств, реконструкции промышленных объектов, строительства различных сооружений.

По инжиниринговым соглашениям разрабатываются проекты, про­изводятся расчеты, экспертиза проектов, испытание образцов, консуль­тации по выбору поставщиков оборудования, осуществляются контроль выполнения работ, приемка готовых объектов и другие виды работ.

Информационный инжиниринг включает услуги по освоению вы­числительной техники, подготовку пакетов программ и баз данных, разработку и освоение автоматизированных систем управления, созда­ние информационных сетей и др.

Управленческий инжиниринг предусматривает оказание услуг по организации производственных структур и планированию производ­ства, маркетингу, организации учета и отчетности, управлению качест­вом и др.

Договором на оказание инжиниринговых услуг может быть преду­смотрено выполнение комплекса услуг, включая консультативные, проектно-технологические и строительные. Инжиниринговые компа­нии оказывают также услуги по купле-продаже новой техники. В дого­воре, как правило, предусматривается не только поставка техники, но и предоставление сопутствующих лицензий на использование объек­тов промышленной собственности и ноу-хау.

Сотрудничество в рамках инжиниринговых соглашений становится ключевым фактором конкурентоспособности на мировом рынке. Раз­личные формы совместного участия в реализации проектов пользуют­ся приоритетом среди инвесторов.

Важное место среди коммерческих форм передачи результатов ин­теллектуальной деятельности занимают кооперационные соглашения. Организационными формами их реализации являются создание совместных предприятий, производственная кооперация, образование времен­ных научно-инженерных коллективов для выполнения проектов.

Одной из форм предоставления определенных прав, льгот и приви­легий на договорной основе является франчайзинг (договор комплекс­ной предпринимательской лицензии). В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь по договору комплексной предприни­мательской лицензии (договору франчайзинга) одна сторона (право-обладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный ком­плекс), включающий право использования фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслу­живания и др.), предусмотренных договором, для предприниматель­ской деятельности пользователя (ст. 910 ГК).

Франчайзинг (от анг л. franchising - право, привилегия) или более распространенный термин «франшиза» (от ф p.francise - льгота, при­вилегия) является определенным типом организации бизнеса путем создания широкой сети однородных предприятий, имеющих единый товарный знак, одинаковые организационно-технологические усло­вия, методы и формы продажи товаров и оказания услуг, единые тре­бования к качеству товаров и их цене. Франшизу можно определить как договор, по которому одно лицо, владелец франшизы (франчайзер), имеющий разработанную систему ведения определенной дея­тельности, разрешает другому лицу - пользователю франшизы (франчайзи) использовать эту систему согласно требованиям франчайзера за вознаграждение (компенсацию). Основой договора на фран­шизу является лицензия на пользование системой франшизы, включая право на использование товарного знака, знака обслуживания, фирмен­ного наименования, фирменной технологии, ноу-хау и других объектов исключительных прав, выданная владельцем франшизы.

Наиболее распространенными видами деятельности по договору франшизы являются рестораны быстрого обслуживания (McDonald's, Subway), кафе-мороженое, продуктовые магазины, магазины по про­даже инструментов и оборудования, агентства по уборке помещений, автодиагностические центры, парикмахерские и салоны красоты, бы­товой техники, различные виды услуг (химчистки, прачечные, студии, ювелирные, по обслуживанию автомобилей, пивоварни и др.). Круп­нейшими экспортерами франшизы являются корпорации «Кока-кола», «Пепсико», «Фанта», «Пицца-Хат», «Баскин-Роббинс», «Хил­тон», «Шератон». Налаживает свою сеть и электронный франчайзер «Компьютерленд».

На основании выполняемых функций эксперты ВОИС выделяют три типа франшизы:

• франшизы на переработку (производство);

• франшизы на услуги (сервис);

• франшизы на оптовую торговлю (распределение).

Законодательство Республики Беларусь рассматривает франшизу как договор комплексной предпринимательской лицензии. Договор такого типа представляет собой вид предпринимательской сделки и является взаимообязывающим. Договор носит комплексный характер, поскольку его предметом является предоставление технологического комплекса и деловых услуг, обеспечивающих осуществление предпри­нимательской деятельности, включая права на объекты интеллектуаль­ной собственности, ноу-хау и другую информацию, необходимую для производства или продажи товаров и оказания услуг потребителям.

Таким образом, договор комплексной предпринимательской лицен­зии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в опреде­ленном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продажа товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществление иной торговой деятельности, выполнение работ, оказание услуг).

Сторонами по договору комплексной предпринимательской лицен­зии могут быть организации и индивидуальные предприниматели. Договор комплексной предпринимательской лицензии должен быть заключен в письменной форме. Договор регистрируется по месту ре­гистрации правообладателя, а в случае, если правообладателем явля­ется иностранное лицо, договор регистрируется по месту регистрации пользователя - белорусского резидента.

Если предметом договора является объект, охраняемый патентным законодательством, он подлежит регистрации в патентном органе. При несоблюдении этого условия договор считается ничтожным (недей­ствительным).

Авторский договор

 

Любое использование произведения автора другими лицами осущест­вляется на основании авторского договора, если иное не предусмотре­но законодательством.

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (п. 1 ст. 984) «имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено настоящим кодексом или иным законом, могут быть переданы правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в по­рядке правопреемства при реорганизации юридического лица - правообладателя».

Уступка имущественных прав должна оформляться письменным договором, подписываемым автором и лицом, которому они уступают­ся. Это лицо становится правообладателем. Договор уступки означает передачу имущественных прав на объект полностью или только тех прав, которые указаны в договоре.

Законом «Об авторском праве и смежных правах» (пп. 2 и 3 ст. 25) определены два вида авторских договоров о передаче имущественных прав на использование произведения:

1) авторский договор о передаче исключительных имущественных прав, разрешающий использование произведения определенным обра­зом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дающий такому лицу право запрещать другим ли­цам подобное использование произведения;

2) авторский договор о передаче неисключительных имуществен­ных прав, разрешающий пользователю использование произведения наравне с обладателем имущественных прав, передавшим такие права, и (или) другими лицами, получившими разрешение на использование этого произведения таким же способом.

Субъектами авторского договора являются автор (создатель произ­ведения) или его правопреемник и пользователь произведения. Если произведение создано коллективом авторов, авторские договоры за­ключаются со всеми соавторами.

В соответствии с законом (п. 1 ст. 26) авторский договор должен предусматривать способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок, на который переда­ется право, и территорию, на которую распространяется действие это­го права на указанный срок; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использова­ния произведения, порядок и с роки его выплаты, а также другие усло­вия, которые стороны сочтут необходимыми.

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке передачи прав договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет письменноуведомленоб этом за шесть/месяцев до расторжения договора.

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на ко­торую распространяется действие этого права на указанный срок, дей­ствие передаваемого по договору права ограничивается территорией Республики Беларусь.

Объем прав и обязанностей сторон в договорах на использование готового произведения и объем прав и обязанностей сторон в догово­рах заказа на создание произведения, его переработку или перевод бу­дут различаться.

По авторскому договору обязанностью автора является создание и пе­редача или только передача готового произведения в определенный дого­вором срок. По требованию пользователя в договоре могут быть оговоре­ны условия о доработке произведения по результатам его рассмотрения, об участии автора в подготовке произведения к использованию и др.

Пользователь обязан принять и в предусмотренный договором срок рассмотреть произведение, направить при необходимости на рецензи­рование или оценить самостоятельно, использовать его определенным способом, оговоренным в договоре, и выплатить автору вознагражде­ние за использование произведения.

Текст авторского договора, например,на литературное произведе­ние включает следующие разделы:

1. Вводная часть, в которой должны быть отражены полные наиме­нования сторон договора и намерения сторон.

2. Предмет договора. В этом разделе определяются вид и название произведения, способы его использования, например, путем воспроиз­ведения, распространения изготовленных экземпляров или иными способами. Указываются объем передаваемых прав (исключительные, неисключительные), территория, на которую распространяются эти права, и количество изготовляемых экземпляров, а также оговарива­ются условия передачи прав другим лицам.

3. Передача рукописи. Доработка и переработка произведения. Раз­дел содержит обязательства Автора по срокам и объему передачи ру­кописи и Издателя по срокам ее рассмотрения, соответствию содержа­ния произведения прилагаемому к договору плану-проспекту. Приво­дятся варианты возможных решений Издателя (отклонить, внести в произведение изменения, дополнения или переработать его), а также обязательство о предоставлении Автору отредактированной рукописи для вычитки, сроки вычитки, права сторон в отношении редакцион­ных правок и издания произведения.

4. Реквизиты. Необходимые реквизиты должны быть указанын а каждом экземпляре произведения.

5. Авторское вознаграждение. В этом разделе содержатся обязатель­ства Издателя по выплате Автору вознаграждения, размер„условия и сроки выплаты, а также устанавливается право автора на получение оговоренного количества экземпляров и условия их получения.

6. Гарантии. Здесь приводятся гарантии Автора в отношении обла­дания им исключительными правами на использование произведения и Издателя по обеспечению надлежащего качества издания в соответ­ствии с действующими стандартами и техническими условиями. В от­ношении составных и производных произведений автор гарантирует соблюдение прав авторов произведений, которые были им использова­ны.

7. Дополнительные обязательства автора. Касаются оказания Ав­тором поддержки Издателю в случае оспаривания имущественных ав­торских прав третьими лицами или предоставления информации о случаях нарушения авторских прав.

8. Ответственность сторон. В разделе определяются обязательства виновной стороны о возмещении убытков в случае причинения их дру­гой стороне Авторского договора, в том числе третьим лицам, а также ответственность Автора за достоверность приводимых в произведении сведений и фактов, о неразглашении сведений, составляющих охраня­емую законом тайну, о ненанесении ущерба чести, достоинству и дело­вой репутации третьих лиц.

9. Прекращение и расторжению договора. В разделе приводятся по­рядок вступления в силу и сроки действия договора, условия его пре­кращения или расторжения, обязательство Издателя о возврате иму­щественных прав и переданной рукописи Автору.

10. Дополнительные условия. Определяют, что по всем другим вопро­сам, не предусмотренным договором, стороны будут руководствоваться законодательством страны и любые изменения и дополнения к договору возможны только по обоюдному согласию сторон и в письменной форме.

Текст авторского договора заканчивается указанием на количество экземпляров договора, реквизиты сторон и скрепляется их подписями.