Лицензионные соглашения на передачу знаний в МТ

Главной формой передачи НТ производственных и управленческих знаний и опыта являются лицензионные соглашения. В настоящее время в мировом хозяйстве уже сформировался рынок лицензий.

Лицензия в дословном переводе означает право, разрешение. В применении к торговле объектами интеллектуальной собственности под лицензией понимается разрешение, в соответствии с которым одно лицо – владелец исключительного права на изобретение, товарный знак и другие объекты ИС – лицензиар (продавец лицензии) предоставляет другому заинтересованному лицу – лицензиату (покупателю лицензии) право пользоваться этими объектами за обусловленное вознаграждение и на определенных условиях. По лицензионным договорам передаются не вещи, а нематериальные категории.

В сфере ИС развита практика заключения соглашений, предшествующих договорам о передаче прав ИС. Они получили название предлицензионных соглашений.

На практике обычно применяются следующие их формы:

- договор о намерениях;

- соглашение о конфиденциальности;

- опционное соглашение.

Договор о намерениях как предлицензионное соглашение несет такую же смысловую нагрузку, как любой протокол о намерениях. При его подписании не возникает никаких обязательств, но стороны письменно фиксируют понимание намерений друг друга. Такой договор может содержать ряд «мягких» обязательств, например, ограничить на определенный период переговоры с третьими лицами о передаче лицензий на технологию.

Также договор о намерениях позволяет получить и письменно зафиксировать определенную информацию о партнере, например, юридический адрес и платежные реквизиты. Эта информация может быть использована для проверки надежности партнера. Сам факт его подписания в целом свидетельствует о серьезности намерений сторон.

Соглашение о конфиденциальности. Основная его цель – защита информации о передаваемой технологии, особенно если по лицензионному соглашению передаются незащищенные патентами секреты производства. Коммерческая ценность конфиденциальной информации сохраняется до тех пор, пока эта информация неизвестна третьим лицам и к ней отсутствует свободный доступ. При разглашении или утечке такой информации ее рыночная стоимость падает до нуля.

Опционное соглашение. Оно, как правило, предшествует договору о передаче ноу-хау. В этом случае конфиденциальный характер информации о технологии создает определенные трудности при ее передаче стороне по договору.

С одной стороны, продавец боится преждевременно раскрыть информацию, с другой – покупатель не может быть уверен в готовности объекта сделки.

Иногда покупателю для принятия решения требуется проверка возможности реализации ноу-хау у себя на производстве, и нередко для этого нужна как раз та информация, которую скрывает продавец. Однако преждевременное раскрытие информации дает возможность потенциальному покупателю воспользоваться ноу-хау без заключения сделки.

Для разрешения этой проблемы перед заключением лицензионного договора часто используется опционное соглашение. Оно позволяет продавцу ноу-хау без риска бесплатного его раскрытия и использования покупателем при формальном отказе от сделки ознакомить партнера с информацией.

От заключения подобного договора выгоды получают обе стороны. Как правило, цена опционного соглашения составляет порядка 20% суммы предполагаемого лицензионного соглашения и не возвращается покупателю даже в случае отказа от лицензии. Покупатель за 20% цены ноу-хау получает возможность оценить экономическую целесообразность приобретения ноу-хау и возможность реализации ее у себя в производстве.

Основными условиями такого договора являются следующие положения.

Продавец:

- раскрывает покупателю ноу-хау;

- может гарантировать, что до истечения срока опционного договора не будет предлагать информацию третьим лицам;

- гарантирует после опытной проверки заключение договора о передаче ноу-хау.

Покупатель:

- получает право в течение определенного срока произвести опытную проверку ноу-хау на своем предприятии;

- обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении ноу-хау;

- обязуется после окончания срока действия опционного соглашения не использовать ноу-хау без заключения договора о передаче ноу-хау.

Таким образом, по опционному соглашению вознаграждение выплачивается потенциальному лицензиару за возможность ознакомления с конфиденциальной информацией, за риск, связанный с ее раскрытием, за временную приостановку маркетинговых усилий продавца по реализации технологии.

Лицензионные соглашения несмотря на отличия, обусловленные различной природой результатов интеллектуальной деятельности, имеют ряд общих, обязательных для согласования условий, таких как срок, территория, объем выпускаемой продукции и т.д.

Тем не менее, существует несколько способов классификации лицензионных договоров, основанные на таких признаках, как способ правовой охраны, объем передаваемых прав, взаимоотношения партнеров, характер волеизъявления сторон, возмездность договора и т.д.

В зависимости от обеспечения или отсутствия правовой охраны продуктов или способов, составляющих предмет договора, выделяют патентные и беспатентные договоры.

В соответствии с патентными договорами передача технологий сопровождается передачей права на использование охраняемых законом объектов промышленной собственности – изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. При этом передача права является существенным условием использования технологии.

Предметом патентного лицензионного соглашения является передача права на использование ИС, в частности. Прав на использование патента. Однако иметь такое право не достаточно для успешной организации производства нового изделия. Поэтому параллельно с передачей прав покупателю часто передаются технология, ноу-хау, а также соответствующие управленческие знания. Если в середине 70-х гг. ХХ в.в мире около 25% лицензий было основано на передаче патентных прав, 50% сочетало передачу патентных прав и ноу-хау, и лишь порядка 25% базировалось исключительно на передаче ноу-хау, то сейчас доля лицензий на патентные права не изменилась и составляет 15%, а доля лицензий на ноу-хау возросла вдвое и составляет 50%, доля лицензий, сочетающих патентные прав и ноу-хау, соответственно сократилась до 25%.

В соответствии с беспатентными договорами осуществляется поставка оборудования, передача ноу-хау, включая оказание консультационных услуг, передача коммерческой тайны и других объектов ИС, не имеющих патентной защиты. Т.ею эти договоры охватывают весь комплекс, обеспечивающий эффективное использование технологии покупателем, когда такое использование не связано с исключительными правами продавца.

К другим вариантам видов договоров о передаче технологий относятся договоры, включающие чистые и сопутствующие лицензии.

Чистые лицензии – это лицензии, предусматривающие передачу только прав на объекты промышленной собственности, которая не сопровождается поставкой оборудования, передачей технической документации, знаний и соответствующего опыта.

Сопутствующие лицензии – чаще всего применяются при поставке комплектного оборудования. Само название сопутствующей лицензии подчеркивает ее вспомогательный характер: она сопровождает заключение договоров на поставку оборудования и используется как дополнительный инструмент повышения привлекательности основного договора.

В зависимости от объема передаваемых прав различают полные, исключительные и неисключительные лицензии.

Полная лицензия предусматривает предоставление владельцем промышленной собственности лицензиату всех прав на нее, без каких-либо ограничений, на часть срока или весь срок действия лицензии. При этом он отказывается от каких-либо прав на передачу лицензии третьим лицам, а также на самостоятельное ее использование.

В случае исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором. Однако за лицензиаром сохраняются права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Т.е. лицензиар предоставляет лицензиату монопольное право использования объекта соглашения в определенных пределах, включая перепродажу другим лицам, отказываясь от выдачи аналогичных соглашений третьим лицам и от самостоятельной эксплуатации объекта соглашения в установленных для лицензиата границах.

При неисключительной (простой) лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензии третьим лицам. Простые лицензии характерны для товаров массового спроса. Обычно лицензиар продает ограниченное количество простых лицензий, не допуская нежелательной конкуренции между лицензиатами. Но если продукция реализуется достаточно эффективно, то с целью получения максимальной прибыли вполне целесообразна и продажа большого количества простых лицензий.

В рамках данной классификации могут также использоваться сублицензии, т.е лицензии, выдаваемые непосредственно лицензиатами. Право на предоставление сублицензии не возникает автоматически с приобретением лицензии. Оно оговаривается в2основном» лицензионном договоре. Как правило, это договор о полной или исключительной лицензии. По объему предоставляемых прав сублицензия соответствует неисключительной лицензии. Вознаграждение, получаемое по сублицензии, делится между лицензиаром и лицензиатом основного договора в согласованной ими пропорции.

В зависимости от вида ИС выделяют лицензии на патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и фирменные наименования. Термин «лицензия» часто упоминается по отношению к объектам авторского права, хотя для них чаще используется термин «авторский договор». Авторский договор также предполагает передачу исключительных и неисключительных прав.

В зависимости от места нахождения и взаимоотношений партнеров лицензионные договоры подразделяются на международные и внутрифирменные.

Возвратные лицензии предусматривают встречную передачу лицензиатом лицензиару прав на любые усовершенствования, относящиеся к лицензируемой технологии лицензиара, которые лицензиат может сделать или приобрести.

Перекрестные лицензии означают взаимную передачу прав, имеющихся у каждой из сторон, на объекты интеллектуальной собственности, т.е. взаимное лицензирование. Оно часто используется, когда обмен правами оказывается более привлекательным для владельцев технологий, чем простое денежное вознаграждение.

По характеру волеизъявления лицензионные договоры делятся на добровольные (их большинство) и недобровольные. Последнее отличается от первого тем, что в этом случае лицензиар обязан предоставить лицензию не в силу взаимовыгодного соглашения. А в силу закона или взятых на себя ранее обязательств.

Недобровольные лицензии делятся на следующие виды:

- обязательные, которые выдаются без согласия патентообладателя в интересах национальной безопасности или иных целей правительства;

-принудительные, которые выдаются из-за отсутствия надлежащего использования или злоупотребления патентообладателя своим монопольным положением;

- особой разновидностью принудительной лицензии является лицензия, выдаваемая патентообладателю на право использования охраняемого объекта другого лица, если право этого другого лица препятствует патентообладателю использовать свое изобретение.