2017-11-30
660
Обратим внимание на содержание п. 3, из которого однозначно следует, что норма ст. 11 Парижской конвенции относится к ситуации, когда патентуемое изобретение идентично экспонируемому предмету. Идентично, а не схоже, т.е. изобретение по признакам из патентной формулы идентично таким же признакам реального вещного предмета (продукта). Уже одного этого достаточно, чтобы утверждать о применимости льготы только при оценке новизны изобретения. Обратим внимание также на п. 7.22 "Введения в интеллектуальную собственность" (ВОИС, 1998):
Документ порочит новизну заявленного изобретения, если в документе явным образом содержится предмет изобретения. Сформулированный в заявочной формуле объект, по которому проводится экспертиза, таким образом, подвергается сравнению элемент за элементом с содержанием каждой индивидуальной публикации. Отсутствие новизны может быть обнаружено только в том случае, если сама публикация содержит все признаки этой формулы, то есть публикация порочит объект формулы.
|
|
|
Аналогичный подход принят в ст. 55 "Источники, не порочащие новизну" Патентной инструкции к Европейской патентной конвенции и в § 3 Патентного закона Германии, согласно которым данная льгота устанавливается только при оценке новизны изобретения.
К такому же выводу можно прийти, системно анализируя содержание ст. ст. 1350 и 1375 ГК РФ. В норме ст. 1350 сказано об информации, в которой раскрыты сведения о сущности изобретения, а согласно норме подп. 3 п. 2 ст. 1375 сущность изобретения представляет собой информацию об изобретении, отраженную в формуле изобретения. Из этого следует, что рассматриваемая льгота может испрашиваться в отношении не любой информации об изобретении, а только той информации, которая представляет собой сущность изобретения, изложенную в формуле изобретения <82>. Сущность изобретения определяется совокупностью признаков, меняя которую на этапах экспертизы и используя при этом сведения об изобретении из описания, можно уточнять сущность изобретения, однако сущность изобретения никогда не может быть сведена только к части признаков из формулы изобретения.
--------------------------------
<82> Как минимум в ее независимом пункте.
Гипотетически рассматриваемая льгота может использоваться при оценке изобретательского уровня, но только при условии, что оценка патентоспособности проводится без оценки новизны и сразу по изобретательскому уровню <83>. Запрета на такой алгоритм экспертизы нет, но и при такой методологии оценки патентоспособности по изобретательскому уровню данная льгота должна рассматриваться только в отношении идентичного по признакам продукта (предмета), т.е. продукта, в котором присутствуют абсолютно все признаки изобретения, изложенные как минимум в независимом пункте формулы изобретения. Иное приводит к распространению льготы на отдельные сведения (признаки), которые использованы в патентуемом изобретении, что не соответствует российским и международным нормам патентного права.
|
|
|
--------------------------------
<83> На практике такие случаи маловероятны, так как сегодня принятый алгоритм оценки патентоспособности предусматривает установление ближайшего прототипа и последующую оценку в сравнении с ним, что априори требует первичного вывода о новизне заявленного изобретения, а при наличии отличительных признаков - последующего анализа изобретения на соответствие изобретательскому уровню.
Льгота по новизне не дает возможности дробить изобретение на отдельные признаки и предоставлять льготу по каждому признаку в отдельности. Льгота по новизне - это льгота в отношении противопоставления более раннего раскрытия объекта в целом, сформулированного в патентной формуле в виде конкретной совокупности признаков. Сказанное в полной мере относится к применению льготы по новизне в отношении раскрытия сущности промышленного образца (п. 4 ст. 1352 ГК РФ), признаки которого, раскрывающие внешний вид некоторых его частей (например, ножки стола), не раскрывают внешний вид промышленного образца в целом (например, стол в целом).
На практике при рассмотрении возражений против выдачи патентов достаточно редко встречаются ситуации с испрашиванием льготы по новизне.
В решении Палаты по патентным спорам, отклонившей поступившее 10.02.2010 возражение против выдачи патента Российской Федерации N 2166350 с приоритетом от 14.07.1999, отмечено следующее:
В качестве наиболее близкого аналога в возражении указано техническое решение по патенту Российской Федерации N 2125490, опубликованному 27.01.1999, при этом в качестве заявителя в оспариваемом и противопоставленном патентах указано одно и то же лицо. Следует отметить, что техническое решение по противопоставленному патенту может быть включено в уровень техники только с даты публикации указанного патента - 27.01.1999 При этом заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана 14.07.1999, т.е. менее чем через шесть месяцев с даты публикации патента N 2125490. Таким образом, раскрытие информации в патенте N 2125490 не может быть признано обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, так как патент N 2125490 не может быть включен в уровень техники при проверке соответствия данного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Противопоставленный патент не был включен в уровень техники по причине сохранения льготы по новизне, хотя в данном патенте не были раскрыты все признаки, включенные в совокупность существенных признаков по оспариваемому патенту.
Но уже в 2012 г. в решении Роспатента, принятом с учетом заключения Палаты по патентным спорам, рассмотревшей возражение против выдачи патента Российской Федерации N 2124864 на "способ лечения ортопедических последствий детского церебрального паралича", льгота по новизне рассматривалась именно в отношении сущности изобретения, а не его отдельного признака. В решении Роспатента по названному патенту было отмечено следующее:
Что касается довода патентообладателя о наличии у него авторской льготы, то в возражении указано на известность из диссертации только одного признака, касающегося "области с максимальными контрактурами", а не на раскрытие в данной диссертации сущности изобретения по оспариваемому патенту, выражающейся в совокупности существенных признаков формулы (см. процитированный выше пункт 1 статьи 4 Закона, пункты 3.2.4.3 и 3.3.1 Правил ИЗ).
|
|
|
Это полностью соответствует изложенному в опубликованной ранее моей статье <84>.
--------------------------------
<84> Джермакян В. Льгота по новизне: проблемы использования // Патенты и лицензии. 2011. N 1.
То обстоятельство, что обязанность доказать факт наличия льготы по новизне возложена на заявителя, освобождает Роспатент от проведения какого-либо анализа выявленных общедоступных источников, препятствующих выдаче патента, с точки зрения того, осуществлена ли их публикация самим автором или заявителем либо, если публикация осуществлена другими лицами, получена ли опубликованная ими информация от автора или заявителя. Однако если более ранняя публикация имела место, целесообразно при подаче заявки указать об этом и представить соответствующие доказательства, подтверждающие связь заявителя и (или) авторов с данной публикацией, что может сократить сроки проведения экспертизы, так как этот факт будет уже на стадии экспертизы способствовать исключению данного источника информации из уровня техники при оценке патентоспособности заявленного изобретения.
4.1. Промышленная применимость. В соответствии с п. 4 комментируемой статьи условие патентоспособности "промышленная применимость" считается соблюденным, если заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в патентной формуле и раскрыто в заявке, было пригодно для использования в какой-либо сфере человеческой деятельности.
Доказательством промышленной применимости может служить раскрытие изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для их осуществления и использования с реализацией какого-либо предписанного утилитарного назначения. Не требуется обязательно изготовить патентуемое изобретение или полезную модель в промышленных условиях; достаточно доказать принципиальную, в том числе теоретически обоснованную, возможность его изготовления и функционирования. Не требуется также представление доказательств целесообразности использования или каких-либо преимуществ по сравнению с другими средствами того же назначения.
|
|
|
При проверке промышленной применимости особое внимание следует обращать не только на наличие доказательств, представленных в описании изобретения, а в первую очередь на наличие в формуле изобретения той совокупности признаков, которая необходима и достаточна для вынесения суждения об обеспечении промышленной применимости заявленного изобретения.
Заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано признаками в каждом из пунктов формулы, должно обладать по крайней мере теоретической возможностью осуществления с помощью средств и методов, приведенных в описании изобретения, а также в чертежах, или с помощью средств и методов, которые описаны в источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения и на которые дана ссылка в описании заявленного изобретения как на средства и методы, с помощью которых может быть реализован каждый из указанных в патентной формуле признаков.
Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, в описании изобретения должны приводиться примеры его осуществления с соответствующими данными. Приводимые примеры являются единственным обоснованием правомерности внесения в зависимые пункты формулы изобретения разных частных форм реализации изобретения.
Особо обратим внимание на то, что оценку промышленной применимости осуществляют не только по признакам из совокупности независимого пункта формулы изобретения или полезной модели, а обязательно с учетом сведений из описания изобретения о предписываемых этим признакам свойств и (или) функций (принципов работы или использования). По общему правилу каждый признак, оговоренный в патентной формуле, должен однозначно пониматься по его технической сущности. Если функции, предписываемые конструктивным или технологическим признакам, не могут быть реализованы по причинам, противоречащим законам природы, то независимо от формулировки признаков в формуле изобретения последнее не будет отвечать условию патентоспособности "промышленная применимость".
К оценке возможности реализации функциональных признаков и их квалификации как таковых следует относиться с осторожностью, что подтверждается рассмотрением возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2148400 на изобретение "фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины", мотивированного несоответствием изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" в связи с отсутствием в описании патента данных, подтверждающих возможность получения технического результата, приведенного в указанном описании изобретения.
Патентообладатель по мотивам возражения отметил, что признак "стабильный" характеризует не назначение объекта изобретения, а обеспечиваемый им технический результат - стабильность сохранения свойств, а технический результат не анализируется при оценке изобретения на соответствие его условию патентоспособности "промышленная применимость". Однако Роспатент удовлетворил возражение, поступившее 18.04.2012, и признал патент Российской Федерации N 2148400 недействительным полностью, мотивируя тем, что в описании к оспариваемому патенту не приведены средства и методы для реализации признаков формулы по независимому пункту данного патента, сформулированных на функциональном уровне.
В дальнейшем Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 28.02.2013 признал решение Роспатента от 11.07.2012 недействительным полностью, и данное решение было оставлено без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.11.2013.
Особенности экспертизы заявок на изобретения, не основанные на современных научных знаниях, освещены в третьем издании книги.
4.2. Техническое решение или промышленная применимость. Собственно, заявителю совершенно без разницы, какие мотивы будут положены в основание для отказа в выдаче патента (отсутствие технического решения или отсутствие промышленной применимости), когда заявлен по сути очередной "вечный двигатель". Сказанное не опровергает того, что при оценке принципиальной патентоспособности заявленных изобретений или полезных моделей невозможно мотивировать отказ в выдаче патента отсутствием "технического решения", и примером может служить следующая ситуация.
Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение на решение об отказе в выдаче патента на полезную модель "демонстрационный кадастр (варианты) исторических монументов Европы и России в честь героев Великой Отечественной войны" по заявке N 2011138686/12. По результатам рассмотрения заявки по существу было принято решение об отказе в выдаче патента ввиду того, что заявленному предложению как нетехническому решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели. При этом было отмечено, что признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного предложения, характеризуют произведение монументального искусства, а именно памятник. Вместе с тем следует подчеркнуть, что согласно требованиям п. 1 ст. 1351 ГК РФ охрана в качестве полезной модели предоставляется именно техническому решению, т.е. решению, направленному на реализацию какой-либо технической задачи с получением результата, носящего технический характер. Следовательно, заявленное предложение относится к решениям, не являющимся полезными моделями в соответствии с требованиями п. 1 ст. 1351 ГК РФ.
4.3. Оценка промышленной применимости по российскому и евразийскому патентному праву. Согласно п. 4 комментируемой статьи изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Согласно Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (п. 1 правила 3) изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности.
По существу нормы материального права в отношении промышленной применимости в российском и евразийском патентном праве совпадают, но согласно предписаниям для евразийской экспертизы (п. 5.5 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве) при проверке соответствия условию патентоспособности "промышленная применимость" устанавливаются:
- наличие в материалах заявки указания на назначение изобретения (для химических соединений - возможное их применение), т.е. возможности выполнения им функции, характеризующей определенную общественную потребность;
- наличие в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения с реализацией указанного назначения и достижения ожидаемого технического результата.
Таким образом, евразийская экспертиза оценивает промышленную применимость изобретения не только по возможности реализации предписанного назначения, но и с учетом достижения ожидаемого технического результата, что не может не повлечь аналогичной оценки промышленной применимости при оспаривании евразийских патентов.
Точно так же оценивалась промышленная применимость по правилам экспертизы в условиях недолгого действия Закона СССР "Об изобретениях в СССР", но после принятия Патентного закона Российской Федерации в правилах, регламентирующих процедуры экспертизы, от обязательной связи технического результата с промышленной применимостью отказались.
Сегодня недостижение технического результата не рассматривается при оценке промышленной применимости как условия патентоспособности в российском правоприменении, но, вероятно, практика определит, какие условия недостижения технического результата все-таки будут служить основанием для отрицания промышленной применимости.
Можно предположить, что подход будет определяться тем, насколько технический результат будет пересекаться с назначением изобретения и будет ли технический результат представлять собой "часть" назначения изобретения <85>. А пока лишь подчеркнем, что при рассмотрении возражения против выданного патента оценка соответствия изобретения условию промышленной применимости проводится вне связи с указанным в выданном патенте техническим результатом. Сказанное подтверждается решением Роспатента, принятым 27.02.2012 по возражению против выдачи патента Российской Федерации N 2425587 на изобретение "кормовой продукт для продуктивных сельскохозяйственных животных и птиц", в котором в отношении рассматриваемого вопроса указано следующее:
--------------------------------
<85> См.: Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.
В качестве аргумента, свидетельствующего, по мнению лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость", в возражении отмечено, что указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат не достигается. Однако анализ возможности достижения технического результата при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" не предусмотрен законодательством, действующим на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент.
Аналогичное решение принято и при рассмотрении возражения против патента Российской Федерации N 2125540 на изобретение "Способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом".
5. Исключения из патентной охраны. Пункт 5 комментируемой статьи уже не содержит закрытого перечня объектов, так как перед перечислением конкретных объектов, которые не являются изобретениями, добавлены слова "в частности".
Открытость перечня говорит о том, что он не ограничен только теми объектами, которые перечислены в п. 5 ст. 1350 ГК РФ. Очевидно, что только практика покажет, какие еще объекты, не перечисленные в данном перечне, также будут исключаться из правовой охраны.
Если заявка подана на один из указанных объектов, по ней не проводится оценка патентоспособности заявленного объекта, хотя не исключена регистрация самой заявки с присвоением заявленному объекту соответствующего номера заявки. Решение и соответствующие доводы по такой заявке будут изложены после завершения формальной экспертизы.
Приведенные в перечне объекты не относятся к изобретениям только в случае, когда они заявлены как таковые, т.е. когда заявка касается этих объектов как таковых.
6.1. Сорта растений, породы животных, топологии интегральных микросхем. В соответствии с п. 6 комментируемой статьи не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:
1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, т.е. способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
2) топологиям интегральных микросхем.
6.2. Биологические способы получения сортов растений и пород животных. Микробиологические изобретения, в том числе генетические последовательности, относятся к принципиально патентоспособным, если они заявлены в качестве объекта, который выделен и произведен искусственным образом с помощью средств техники, при этом на оценку патентоспособности не влияет известность такого объекта в природе, но патентуемый объект обязательно в формуле изобретения должен содержать признаки, отграничивающие его от известного по структуре объекта природного происхождения.
Обратим внимание на то, что как в Патентном законе Российской Федерации, так и в данной норме ГК РФ не использована терминология, принятая в мировой практике и закрепленная в международном договоре (ст. 27.3(b) Соглашения ТРИПС) об исключении из числа патентоспособных объектов животных, растений и способов их производства. Вместо них говорится о породах животных и сортах растений.
Такое различие объясняется принятой в Российской Федерации терминологией, использованной как в ранее действовавшем Законе Российской Федерации "О селекционных достижениях", так и в гл. 73 "Право на селекционное достижение" ГК РФ. Согласно ст. 1412 ГК РФ объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются именно сорта растений и породы животных.
Ранее действовавшая норма не позволяла получить российский патент на изобретение, относящееся к любому новому биологическому способу выведения (получения) породы животного, но можно было получить евразийский патент, так как евразийские правила признают изобретение (продукт или способ), относящееся к растению или животному, охраноспособным, если его сущность не ограничена определенным сортом растения или породой животного <86>.
--------------------------------
<86> Джермакян Р.В. Охрана пород животных // Патенты и лицензии. 2007. N 6.
С уточнением подп. 1 п. 6 ст. 1350 ГК РФ теперь можно получить и российский патент на рассматриваемый способ, если он не полностью состоит из скрещивания и отбора, а предусматривает и иные существенные признаки, не присущие селекции как таковой (скрещивание и отбор).
Большинство патентных законов стран не содержат четких границ между "чисто биологическими" и "биологическими по существу" способами получения пород животных, оставляя толкование данных понятий соответствующим научным кругам своих стран.
Показательным является Патентный закон Финляндии, в котором достаточно детально определены рассматриваемые объекты. В разд. 1(4) этого Закона сказано следующее:
Патенты не выдаются на сорта растений или породы животных. Тем не менее изобретения, касающиеся растений или животных, считаются патентоспособными, если технические возможности изобретения не ограничены до определенного сорта растения или породы животного. Понятие сорта растения в значении настоящего Закона определяется статьей 5 Регламента Совета (ЕС) N 2100/94 о правах на сорта растений в Сообществе <87>. Патенты не выдаются на биологические процессы для получения растений или животных. Для целей настоящего Закона процесс получения растений или животных считается по сути биологическим, если он полностью состоит из существующих в природе явлений, таких как скрещивание или отбор. То, что сказано выше, не ущемляет патентоспособности изобретений, касающихся микробиологического процесса или другого технического способа. Для целей настоящего Закона "микробиологический процесс" означает любой процесс, включающий или осуществленный на микробиологическом материале, или процесс, в результате которого получают такой материал.
--------------------------------
<87> Council Regulation (EC) N 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights.
Породы животных и способы их выведения путем скрещивания или отбора (селекция), или способы, сущность которых основана на скрещивании и отборе, не признаются патентоспособными изобретениями, остальные - микробиологические (продукты и способы) - ограничению по патентованию не подлежат, как и не подлежат ограничению по патентованию "другие технические способы", сущность которых не ограничена только скрещиванием и отбором.
Подробнее данный вопрос освещен в правилах 39.1(ii) и 67.1(ii) параграфа 9.06 Руководства PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.
При экспертизе заявленного способа необходимо оценить его техническую сущность по всем признакам, включающим как признаки, являющиеся органической принадлежностью любой селекции и скрещивания, так и признаки, не являющиеся обязательной принадлежностью селекции и скрещивания. Например, в способе селекционного выведения лошадей, включающем отбор для размножения и сведение вместе животных, обладающих определенными признаками, техническим признаком может быть стимулирование животных определенным препаратом перед сведением их вместе или сведение животных, отобранных по интегральному показателю, определяющему некую ранее не известную зависимость между группами крови и семенем, влияющую на формирование породы животных данного вида.
Изложенные выше соображения нашли свое адекватное отражение в п. 3.4 Руководства по экспертизе заявок на изобретения.
6.3. Топологии интегральных микросхем. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения также топологиям интегральных микросхем. Они охраняются на основании норм гл. 74 ГК РФ.
Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.
Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели
Комментарий к статье 1351
1. Решение, охраняемое в качестве полезной модели. Это решение должно быть техническим и относиться к устройству. Иные объекты: способ, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных - в качестве полезных моделей не охраняются. Исключены также из охраны все объекты, перечисленные в отношении изобретений в п. 6 ст. 1350 ГК РФ.
Условиями патентоспособности полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, являются новизна и промышленная применимость.
2.1. Новизна полезной модели. С уточнением содержания п. 2 ст. 1351 в настоящее время в уровень техники при оценке новизны полезных моделей включаются любые сведения по аналогии с уровнем техники, установленным для изобретений. Ранее существовавшее ограничение включения в уровень техники сведений об открытом применении известного технического средства только на территории Российской Федерации отменено.
Условие новизны полезной модели не тождественно этому же условию для изобретения. Полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки. В свою очередь, наличие в формуле полезной модели несущественных признаков не может обеспечить ее соответствие условию патентоспособности "новизна".
Учет при оценке новизны полезной модели только существенных признаков призван компенсировать отсутствие отдельного условия патентоспособности, отвечающего за творческий характер патентуемого решения, каковым для изобретений является условие "изобретательский уровень".
Полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Тем самым поставлена точка в споре о том, является ли указанное заявителем назначение полезной модели неким незыблемым признаком, не подлежащим оценке на существенность при рассмотрении возражения против выданного патента на полезную модель.
Условным примером таких ухищрений может служить назначение полезной модели, сформулированное как "шприц для антивирусных инъекций крупного рогатого скота", представляющий собой традиционный по конструкции медицинский шприц, не имеющий ни одной конструктивной особенности, связанной с тем, что с его помощью осуществляют инъекции именно антивирусных препаратов и именно крупного рогатого скота. Убирая из назначения полезной модели все несущественные признаки и приводя содержание назначения к истинно родовому понятию, содержащему только существенные признаки, мы получим полезную модель "шприц для подкожных инъекций" без всякого упоминания в назначении антивирусности и крупного рогатого скота.
2.1.1. Право экспертизы обобщать признаки. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.
Возможность обобщения признака и превращение его в иное понятие, которое заявителем в таком виде не представлено в патентной формуле, не может отменить оценку существенности признака в той его формулировке, которая приведена заявителем в заявленной патентной формуле. Более того, частная форма выполнения обобщенного признака, если она (частная форма) ранее не была известна, в принципе не должна отбрасываться волевым образом при оценке новизны. Бесконтрольность в этом процессе приведет к желанию постоянно обобщать все частные признаки (формы выполнения устройства) до уровня функций или свойств в целях подгонки под уже имеющийся аналог. Именно таким путем будут действовать лица, стремящиеся аннулировать патент, но право обобщения признака имеет свои логические пределы, и если признак изложен в конструктивной форме, не известной из противопоставлений, то никакого волевого обобщения быть не может и данный признак должен оцениваться на существенность в том виде, как он заявлен. Если существенность нового по форме выполнения признака не будет доказана, тогда он подлежит обобщению.
При оценке новизны полезной модели не должны учитываться признаки, которые не характеризуют устройство как конструкцию или изделие, например цвет покрытия, за исключением ситуации, когда цвет покрытия обеспечивает получение технического результата. Известно, что черный цвет поглощает тепловую энергию солнечного света в большей мере, чем белый, и если на этом техническом эффекте основано функционирование устройства в целом или его отдельных узлов, цвет (окраска) конкретной детали должен рассматриваться как признак, характеризующий объект-устройство.
Особое внимание следует обратить на содержание п. 9.7.4.3(1.1) Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (далее - Административный регламент по полезным моделям), в котором отмечено, что в случае, если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.
Данное правило должно использоваться при оценке новизны полезной модели, в независимом пункте формулы которой совокупность признаков включает не взаимосвязанные между собой технические решения, которые лишь формально объединены в одном пункте патентной формулы. Такие ситуации достаточно часто встречаются на практике при оспаривании новизны полезных моделей в Палате по патентным спорам Роспатента.
В отношении включения в уровень техники для полезных моделей запатентованных в Российской Федерации изобретений, полезных моделей и промышленных образцов с более ранним приоритетом, заявок других лиц при условии их более раннего приоритета, а также в отношении условия промышленной применимости и нормы о льготном периоде полезная модель не имеет особенностей по сравнению с изобретением.
2.1.2. Открытое применение и полезные модели. Обратим внимание на то, что под общедоступными сведениями о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, понимается не информация о том, что "средство было применено", а сведения (признаки, характеристики), присущие самому такому средству, и именно признаки известного материального средства рассматриваются в данном случае как известные на определенную дату.
Территориальное ограничение противопоставления по новизне известных технических средств того же назначения (изготовленных устройств) не способствует добросовестной конкуренции, так как позволяет копировать применяемые за рубежом, но пока не используемые в России технические средства (продукты и изделия), и получать российские патенты на полезные модели, охарактеризованные конкретными признаками и характеристиками, которые можно установить только при анализе (осмотре, исследовании) непосредственно технического средства. Впоследствии, в случае поступления из-за рубежа продукции иностранного производителя, владелец российского патента на полезную модель предъявляет претензии к дистрибьютору продукции или ее российскому продавцу, и начинается длительная судебная тяжба.
Исключить подобную ситуацию можно было только одним путем - снять территориальное ограничение при оценке новизны полезных моделей при противопоставлении сведений о средствах того же назначения, что и сделано в ныне действующей норме п. 2 ст. 1351, хотя о необходимости такого шага говорилось давно <88>.
--------------------------------
<88> См.: Джермакян В.Ю. Открытое применение и недействительность патентов. М.: ИНИЦ "Патент", 2007. С. 9 - 10.
2.1.3. Методика оценки новизны полезной модели. При отсутствии отдельной методики оценки новизны полезной модели на практике проявилась тенденция использования для этого объекта методики оценки новизны изобретений, что является не только некорректным, но и не соответствует патентному законодательству по причине неадекватности соответствия двух этих объектов условию патентоспособности "новизна".
Заявителю может быть предложено уточнить формулировку технического результата и указать, как влияют признаки, включенные в формулу полезной модели, на достижение уточненного технического результата. Если разъяснения относительно причинно-следственной связи признаков формулы полезной модели с техническим результатом отсутствуют, такие признаки квалифицируются как несущественные и в случае подачи возражения против выдачи патента на данную полезную модель не учитываются при установлении новизны полезной модели.
Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу полезной модели. В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем.
Методика оценки существенности признаков полезной модели, входящих в отличительную или ограничительную части патентной формулы, достаточно хорошо разработана, применяется на практике и не требует отдельного комментария в контексте анализируемых вопросов. Единственным упущением ранее являлось отсутствие единообразной практики при оценке существенности признаков, характеризующих родовое понятие, отражающее назначение полезной модели в ее формуле, хотя правила всегда рассматривали родовое понятие всего лишь как один из признаков из общей совокупности, также подлежащий анализу на существенность <89>.
--------------------------------
<89> Джермакян В. Проверка новизны полезной модели при признании патента недействительным // Патенты и лицензии. 2005. N 12.
Возможность отрицания новизны полезной на основании более раннего открытого применения технического средства того же назначения также связана с толкованием условия "то же назначение", только в отношении существенных признаков, определяющих родовое понятие полезной модели, а не в отношении всевозможных несущественных признаков, намеренно включенных в родовое понятие полезной модели в целях придания новизны.
2.2. Разница в признаках, характеризующих полезную модель и изобретение. В Административном регламенте по полезным моделям появилась особенность, ранее не присутствовавшая в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель. Согласно подп. (2) п. 9.7.4.3 Административного регламента по полезным моделям для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:
- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством (выделено мной. - В.Д.);
- среда, выполняющая функцию элемента.
Приведенный перечень признаков устройства как полезной модели совпадает с аналогичным перечнем признаков, характеризующих устройство как изобретение, за исключением выделенного курсивом ограничения. Детально данный вопрос освещен во втором издании книги.
Техническое устройство останется техническим устройством с теми же признаками, которые ему присущи, независимо от того, является ли оно изобретением, полезной моделью или рационализаторским предложением. Сохранение указанного различия в допустимости характеристик устройства в зависимости от того, заявлена ли полезная модель или изобретение, будет препятствовать реализации нормы ст. 1379 ГК РФ, регулирующей возможность преобразования заявок на изобретение или полезную модель, в связи с чем данное различие должно быть устранено при уточнении положений Административного регламента.
Если заявлено устройство, но из описания полезной модели однозначно следует, что технический результат касается только объекта-вещества, то тогда должна оцениваться существенность признаков, определяющих назначение заявленного "устройства", и вполне возможно, что в результате отсеивания несущественных признаков, указанных в назначении, заявленное "устройство" превратится в непатентоспособное для полезных моделей "вещество" со всеми вытекающими из этого последствиями.
Тем не менее отметим, что практика оценки патентоспособности полезных моделей не всегда "слепа", и примером может служить выданный патент Российской Федерации N 95780 с приоритетом от 17.03.2010 со следующим первым пунктом формулы полезной модели:
Бесшовная труба для транспортировки нефтепромысловых сред, изготовленная из стали повышенной коррозионной стойкости и подвергнутая термической обработке, отличающаяся тем, что она выполнена из низкоуглеродистой стали, содержащей, мас. %: углерод - 0,05 - 0,15; марганец - 0,35 - 0,45; кремний - 0,17 - 0,25; хром - 0,80 - 1,20; ванадий - 0,12 - 0,24; алюминий - 0,02 - 0,03; железо и неизбежные примеси - остальное; подвергнута закалке из аустенитной области и высокотемпературному отпуску и характеризуется следующими механическими свойствами: временное сопротивление 
не менее 530 МПа, предел текучести 
не менее 430 МПа, ударная вязкость не менее 170 Дж/кв. см при температуре испытания 60 град. C.
Несложно увидеть, что кроме признаков, характеризующих собственно состав стали как вещество, в формуле полезной модели присутствуют признаки, характеризующие механические характеристики такого объекта, как бесшовная труба.
Еще одной несуразицей было определение характеристики устройства в зависимости от выбора объекта патентной охраны (изобретение или полезная модель), предусмотренное в п. 4.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель (утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 196). Ошибочность данной рекомендации состоит в том, что в ней безапелляционно утверждается о том, что различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи и т.п.) не могут быть отнесены к устройству, так как такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования.
Бесспорно, что вышеизложенное в Рекомендациях в определенных случаях имеет место, но также бесспорно, что различные системы подобного рода могут находиться в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, что предопределяет их совместное использование с реализацией новой функции созданным устройством.
При установлении наличия одного или нескольких технических решений не имеет значения, заявлено ли такое устройство-система в качестве полезной модели или это же устройство-система заявлено в качестве изобретения. Определяющим фактором в обоих случаях является установление конструктивно-функционального единства признаков, обусловливающих выполнение функции, возложенной на заявленное устройство. Если такого единства между признаками нет, то нет и одного технического решения, а имеет место формальное объединение в патентной формуле различных устройств, что нарушает принцип единства одного изобретения или одной полезной модели (не путать с определением единства изобретения в ситуации с группой изобретений).
Единство одного изобретения или одной полезной модели заключается в том, что такое единство характеризуется совокупностью признаков, связанных причинно-следственно. Под совокупностью признаков следует понимать не сложение признаков в "одну кучу", а образование между признаками устройства (способа) функционально-конструктивного (технологического) единства, когда наличие и функционирование одного из признаков является обязательным для функционирования других признаков данной совокупности.
Сказанное нашло отражение в заключении Палаты по патентным спорам, рассмотревшей возражение об отказе в выдаче патента по заявке N 2013120671/08 на полезную модель "комплексная система безопасности и контроля проведения работ на сложных технических системах", поддержавшей решение экспертизы, мотивированное тем, что совокупность признаков предложенной формулы характеризует несколько устройств, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией, Коллегией Палаты было отмечено:
"...заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле полезной модели, не характеризует одно устройство, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения. Все вышеперечисленные устройства, а именно центральный компьютер, переносной компьютер автоматизированного рабочего места, радиочастотные идентификаторы, считыватели идентификационных данных из радиочастотных идентификаторов, не находятся в конструктивном единстве".
Видимо, исходя из этих позиций, в проекте нового документа Роспатента "Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение", в п. 2 раздела "Общие требования", дано следующее определение продукта:
"К продуктам для целей настоящих Требований относятся, в частности, устройства, комплексы, системы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические конструкции".
Тем самым продукты дополнены самостоятельными объектами - комплексами и системами, но если далее разъяснено, что под устройством для целей настоящих Требований понимается изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве, то никаких определений комплексов и систем нет.
Разделение объектов отдельно на устройства, системы и комплексы можно объяснить тем, что последнее время Роспатент (ППС) отказывает в выдаче патентов на полезные модели, заявленные в отношении объектов, система или комплекс, обосновывая свое решением тем, что объект-система (комплекс) не является объектом-устройством.
Дополнение существующего перечня видов патентуемых продуктов (устройство, способ, вещество и т.д.) такими продуктами, как система и комплекс, представляется допустимым, и этому способствует пункт 1 статьи 1350 Кодекса, в котором перечень видов продуктов представлен в незакрытом виде (в перечислении видов использован оборот "в частности"). Однако конкретных определений комплекса и системы, как это сделано в отношении устройства, в контексте рассматриваемых требований пока не сделано.
2.3. Значимость отличительных признаков в заявленном решении. Пунктом 20.3 Административного регламента по полезным моделям предусмотрено правило, в соответствии с которым заявленное решение не признается техническим и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ и п. 9.4.1 Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.
Таким образом, только отличительным признакам полезной модели предписана функция, позволяющая установить, является ли заявленное решение техническим или нет. Данное правило уже было критически рассмотрено <90> применительно к Административному регламенту по изобретениям, в настоящем комментарии подчеркнем лишь основные возражения против такой концепции.
--------------------------------
<90> См.: Джермакян В. Изобретения, Административный регламент и Гражданский кодекс // Патенты и лицензии. 2009. N 8.
Правило Регламента не основано на норме п. 1 ст. 1351 ГК РФ, так как в ней техническое решение рассматривается не в качестве самостоятельного объекта, а в качестве одной из характеристик устройства как объекта полезной модели, что следует из формулировки: "В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству".
При оперировании понятием "устройство" исходить следует не из любых определений того, что есть устройство (например, устройство мироздания), а из определения устройства, применяемого в технических областях. Устройства, применяемые в технических областях, - это машины, механизмы, детали, узлы, приборы, электрические схемы, строительные и иные конструкции, текстильные и подобные структурные материалы, а также любые иные изделия, обладающие статически определимыми техническими признаками, используемыми для характеристики соответствующих объектов техники.
Отличительные признаки, статус которых может меняться в зависимости от объекта сравнения (прототипа), не могут характеризовать устройство как объект в целом. Они потому и поименованы как отличительные, т.е. позволяющие отличить один объект от другого. Если заявлено устройство, включающее наряду с традиционными конструктивными признаками также и признаки нетехнического характера, то заявленное техническое решение как относящееся к устройству в целом не может быть признано из-за этого нетехническим. Нет такого условия в части четвертой ГК РФ, как его не было и в Патентном законе Российской Федерации.
Те признаки заявленного устройства, которые не являются техническими, должны признаваться несущественными, и такой вывод при оценке патентоспособности полезной модели должен следовать совершенно независимо от того, являются ли они единственными отличительными от прототипа признаками или нет.
Пример:
Заявлена полезная модель со следующей формулой: "Кухонный нож, характеризующийся тем, что он содержит металлическое лезвие, заточенное с одной стороны, и ручку с вогнутым внутрь нее дугообразным профилем, причем лезвие закреплено в ручке так, что заточка лезвия расположена со стороны дугообразного профиля ручки, на которой нанесена словесная информация о принадлежности ножа для разделки конкретных видов продуктов, а на лезвии нанесены рисунки соответствующих продуктов.
Оценку патентоспособности следует начать с установления совокупности признаков, которыми характеризуется устройство. Для этого необходимо показать, что устройство характеризуется конструктивными признаками, а признаки, являющие собой информацию в виде рисунков, не служащих выполнению функции устройства, к таковым не относятся. И только после этого следует вывод о том, что признаки, не влияющие на технический результат, не могут рассматриваться как существенные признаки для характеристики устройства, рассматриваемого в качестве полезной модели. На этом основании признаки: "на которой (ручке) нанесена словесная информация о принадлежности ножа для разделки конкретных видов продуктов, а на лезвии нанесены рисунки соответствующих продуктов", - не рассматриваются как существенные, а для оценки патентоспособности полезной модели в объеме существенных признаков принимается следующая совокупность: "Кухонный нож, характеризующийся тем, что он содержит металлическое лезвие, заточенное с одной стороны, и ручку с вогнутым внутрь нее дугообразным профилем, причем лезвие закреплено в ручке так, что заточка лезвия расположена со стороны дугообразного профиля ручки".
