Такое прекращение действия патента свидетельствует лишь о прекращении у патентообладателя исключительных прав на изобретение, права на разрешение использования изобретения

Таким образом, суд подчеркнул, что прекращение исключительного права в рассмотренной ситуации не является безусловным основанием для отказа в выплате вознаграждения за использование, обусловленного договором между авторами и патентообладателем.

Если договором об отчуждении (уступке) права на получение патента установлено, что право определять целесообразность дальнейшего действия патента и уплаты ежегодной пошлины принадлежит патентообладателю, то авторы полностью теряют возможность какого-либо влияния на ситуацию с выплатой авторского вознаграждения.

Аналогичная ситуация была рассмотрена Липецким областным судом, извлечение из Апелляционного определения от 29.07.2013 N 33-1847/2013 которого представлено ниже.

Досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находилось охраняемое техническое или художественно-конструкторское решение, на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента.

Судом установлено и из материалов дела следует, что между ОАО "НЛМК" и авторами изобретения был заключен договор об уступке права на получение патента, по условиям которого авторы передают, а ОАО "НЛМК" приобретает права патентообладателя на изобретение с выплатой авторам процентов прибыли от использования патента в ОАО "НЛМК" за каждый год использования в пределах срока действия патента.

Вступившими в законную силу решениями Левобережного районного суда г. Липецка удовлетворены исковые требования Д. к ОАО "НЛМК" о взыскании авторского вознаграждения за год (в опубликованном судебном акте не указан) по договору об уступке права на получение патента.

Установив, что действие патента было досрочно прекращено 07.12.2009 и восстановлению он не подлежит, суд первой инстанции правильно пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания вознаграждения в период после досрочного прекращения действия патента (выделено мной. - В.Д.).

Иной вывод противоречит праву владельца исключительных прав определять судьбу этого права - поддерживать или нет исключительные права на изобретение в том случае, если изобретение потеряло для правообладателя ценность и не нуждается в правовой охране.

В связи с отсутствием оснований для взыскания авторского вознаграждения требование о взыскании пени удовлетворению не подлежит.

Довод Д. о том, что ранее принятыми решениями судов было взыскано авторское вознаграждение за период до 2012 г., не может повлечь отмену решения суда. Как правильно указал суд, исходя из необратимости прекращения действия патента на момент рассмотрения дела судом правовые основания для взыскания вознаграждения за 2012 г. отсутствуют.

Доводы жалобы о том, что ответчик в 2012 г. использовал изобретение и до 06.12.2012 у него имелась возможность восстановить действие патента, не могут являться основанием для взыскания вознаграждения, поскольку с 07.12.2009 изобретение является общедоступным и с этого времени любое лицо вправе его использовать бесплатно.

Довод жалобы о том, что патент прекратил действие с 07.12.2012, когда истек срок, в течение которого имелась возможность восстановить действие патента, основан на неправильном толковании норм права. В силу ст. 1399 ГК РФ действие настоящего патента прекращено со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе, в данном случае - с 07.12.2009.

Довод жалобы о том, что при прекращении действия патента правоотношения между изобретателем и его работодателем, ранее оформившим на себя патент на изобретение, не прекращаются и обязанность работодателя по выплате авторского вознаграждения сохраняется, несостоятелен. С момента досрочного прекращения действия патента изменяется режим юридической монополии, в котором находилось охраняемое техническое решение, на режим общественного достояния. При прекращении действия патента перестает существовать объект охраны, удостоверенный государством в установленном порядке, а следовательно, нет и охраняемого изобретения. Досрочное прекращение действия патента на изобретение влечет за собой и прекращение всех основанных на патенте обязательств, в том числе и обязательств по выплате авторского вознаграждения.

Авторское вознаграждение по договору об уступке прав на получение патента санкцией к патентообладателю за невыполнение обязанности по уплате пошлины за поддержание патента в силе не является. Оно выплачивается при наступлении условий, предусмотренных действующим договором.

То, что ОАО "НЛМК" не исполнило предусмотренное договором обязательство по поддержанию патента в силе, не может являться основанием для удовлетворения заявленных требований, поскольку в силу ст. 1399 ГК РФ и п. 6 договора об уступке права на получение патента право определять целесообразность дальнейшего действия патента и уплаты ежегодной пошлины принадлежит патентообладателю.

Доводы жалобы о том, что ответчик не уведомил авторов за три месяца до истечения срока уплаты ежегодной пошлины о принятом решении ее не платить, а также о том, что не должны нарушаться имущественные интересы авторов, которые не имеют возможности оформить патент на свое имя, не могут являться основанием для взыскания авторского вознаграждения по договору, так как срок действия патента истек.

К перечисленным в п. 4 ст. 1370 ГК РФ случаям выплаты работодателем работникам вознаграждений и компенсаций данный спор не относится. По договору, заключенному между сторонами, выплата ежегодного авторского вознаграждения обусловлена использованием ответчиком изобретения и сроком действия патента.

Выводы суда основаны на исследованных судом доказательствах, соответствуют установленным по делу обстоятельствам и действующему законодательству. Оснований к отмене судебного решения не имеется.

Обязанность работника письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя результата, в отношении которого возможна правовая охрана, свидетельствует о необходимости подтверждения трудовых отношений, регулируемых нормами Трудового кодекса Российской Федерации, между работодателем и работником-автором, т.е. между указанными лицами должен быть заключен трудовой договор, в существенных условиях которого необходимо предусмотреть обязанности сторон, связанные с созданием служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и распоряжением ими, или в этом договоре оговариваются условия, определяющие отсутствие таких обязанностей между сторонами. Очевидно, что работники, никак не связанные с разработкой новой техники и технологии, не могут быть обременены условиями создания и использования служебных объектов патентных прав.

Законодательство не исключает возможности закрепления за работником исключительных прав на рассматриваемые объекты, но такое условие должно быть отражено в трудовом или гражданско-правовом договоре, в том числе в отдельных соглашениях между работником и работодателем, заключаемых в отношении конкретных результатов, получаемых работником во время исполнения своих трудовых обязанностей у работодателя.

Нарушение указанных условий приводит к последствиям, которые отражены в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13.03.2008 N Ф09-7717/06-С6.

Решением суда установлена принадлежность ЗАО "Челябинский завод эффективного строительного кирпича" права на служебные изобретения по патентам N 2183710, 2148694, 2096375, 2206450, выданные ранее на имя физического лица - автора данных изобретений, в связи с чем решением суда данные патенты были признаны недействительными в части указания патентообладателя.

Суд пришел к выводу о том, что, поскольку изобретения "Кирпич", "Строительный камень", "Способ производства сырьевой смеси для изготовления силикатного кирпича", "Способ укладки кирпича-сырца в штабель для термообработки" являются служебными изобретениями, автор не является обладателем патентов на указанные изобретения, и патенты N 2183710, 2148694, 2096375, 2206450 признаны недействительными в части указания в них в качестве патентообладателя автора изобретений.

И еще раз обратим внимание на целесообразность внесения всех условий получения вознаграждения за использование служебного изобретения в договор между работником и работодателем. Такой договор (или дополнение к ранее заключенному договору) может быть составлен на этапе запуска продукции в производство, когда прогнозируются объемы реализации продукции. В любом случае лучше заранее договориться, чем потом решать спор в судах и в итоге или прекращать выпуск данной продукции, или нести новые расходы на создание аналогичной, но не подпадающей под полученный патент.

Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца независимо от того, является ли он на момент использования конкретного изделия (продукта) работником предприятия или уже не является таковым, имеет право на вознаграждение как минимум за использование. Обязанность выплаты такого вознаграждения возложена законодателем на работодателя.

На практике часто приходится отвечать на вопрос следующего содержания: " Какая организация имеет право быть патентообладателем и для какой организации изобретение является служебным, если организация А (исполнитель) по договору заказа с организацией Б (заказчик) выполняла работу, в результате которой в рамках этого договора было создано изобретение, авторами которого выступили сотрудники обеих организаций? ".

Ответ, как представляется, заключается в следующем.

Статья 1370 (п. 1) ГК РФ определяет, что служебным является изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Для признания изобретения служебным должны быть два субъекта - работодатель и его работник (автор). Однако одно изобретение может быть создано работниками (авторами) двух работодателей, которые заключили между собой договор о совместной деятельности по разработке какого-либо объекта техники. В этом случае изобретение является одновременно служебным для обоих работодателей, которые должны быть совместными патентообладателями (два заявителя - патентообладателя), если договором между ними не предусмотрено иное.

Если изобретение создано в порядке выполнения работ по договору согласно ст. 1371 (п. 1) ГК РФ, то должны учитываться условия данной статьи, которая также предусматривает возможность регулирования выбора патентообладателя на основании договора между заказчиком и исполнителем.

Если авторы изобретения, являющиеся работниками своего работодателя-заказчика, участвовали в создании изобретения в связи с выполнением конкретного задания своего работодателя во исполнение договора, и условия такого вида совместной работы (участие авторов с обеих сторон в создании изобретения) оговорены в договоре между заказчиком и исполнителем, то права такого заказчика как работодателя определены в ст. 1370 (п. 1) ГК РФ.

При выполнении совместных работ вне зависимости от формы избранного договора, когда предполагается или прямо оговаривается участие работников обоих работодателей в создании объекта техники и соответствующего ему изобретения, целесообразно в договоре изначально учитывать возможности сосуществования условий, основанных на нормах ст. ст. 1370 и 1371 ГК РФ. Обратим также внимание на то, что споры между сторонами об установлении патентообладателя согласно подп. 2 п. 1 ст. 1406 ГК РФ рассматриваются в судебном порядке, и суд будет рассматривать спор по существу возникших правоотношений при исполнении условий договора вне зависимости от его вида (договор заказа или иной (смешанный) договор, предусмотренный п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Как толкуются трудовые обязанности работника, определяющие служебный характер изобретений, можно усмотреть из следующего Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2014 года (дело N СИП-253/2013 по кассационной жалобе ОАО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2014, принятое в рамках дела N СИП-253/2013 по иску ОАО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" к Березиной Тамаре Ивановне о признании патентов на полезные модели N 89632, N 96187, N 19397 недействительными), суть которого состоит в следующем.