double arrow

Несоответствие документов заявки требованиям раскрытия.


Одной из важнейших новелл Кодекса является дополнение статьи 1398 новой нормой, согласно которой патент может быть признан недействительным также в случае:

- несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники.

Рассмотрим прогнозируемое применение этой нормы в одном частном случае, когда патент представляет собой так называемый "зонтичный", охватывающий немыслимое количество вариантов, образующихся за счет использования в патентной формуле связующих союзов "или" и "и/или" между признаками, но описание при этом не содержит примеров каждого из возможных вариантов изобретения (отдельных совокупностей признаков каждого варианта.)

В европейской практике подобные заявки и патенты, в которых предмет изобретения заявлен с неопределенными параметрами или охарактеризован множеством альтернатив, именуются "спекулятивными" <342>, поскольку продукт по патенту определен параметрами так, что его сравнение с прототипом часто невозможно из-за того, что необычны или параметры, или характеристика сама по себе. То же касается множества альтернатив в одном пункте формулы изобретения, когда сложно, а в ряде случаев практически невозможно установить все конкретные совокупности признаков, определяющие варианты заявленного изобретения.




--------------------------------

<342> Simon Dock, Benjamin Cohen, Complex Applications-A Return to First Principles/IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law, Volume 32, No. 5/2001, Pp. 485 - 606.

 

Этому вопросу посвящено много авторских публикаций <343>, а последней можно считать статью автора "Проверка обоснованности испрашиваемого объема прав по формуле изобретения с альтернативными признаками. Где она?" (Патенты и лицензии. 2010. N 6).

--------------------------------

<343> Джермакян В. Кто сядет на иглу Зингера! // Патенты и лицензии. 2000. N 8.

Джермакян В. Лед тронулся // Патенты и лицензии. 2000. N 11.

Джермакян В. Альтернативные признаки в формуле изобретения и "зонтичные патенты" // ИС Промышленная собственность. 2002. N 5.

Джермакян В. Спекулятивные заявки и последствия обмана экспертизы // Патенты и лицензии. 2003. N 6, 7, 8.

Джермакян В. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004 (первое издание) и 2005 (второе издание).

Джермакян В. К нему не зарастет "патентная" тропа // Изобретательство. 2006. N 7.

 

При анализе в данной статье Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения <344> было отмечено, что в них не нашли отражения наиболее актуальные практические ситуации, связанные с качественной проверкой описания изобретения, когда в патентной формуле использованы альтернативные признаки, образующие варианты изобретения, и было указано:



--------------------------------

<344> Приказ Роспатента от 31.12.2009 N 199 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения" и Приказ ФИПС от 25.01.2010 N 16/18.

 

"Когда речь идет об установлении испрашиваемого объема прав, условием допустимости использования в патентной формуле альтернативных признаков является раскрытие в описании сущности изобретения в том объеме, который позволяет судить о том, что формула изобретения выражает сущность изобретения и полностью основана на описании. Иными словами, должна прослеживаться однозначная корреляция между содержанием испрашиваемого объема прав по патентной формуле с объемом, раскрывающим в описании заявки сущность каждого варианта изобретения, охарактеризованного только ему присущей совокупностью существенных признаков.

Очень часто под видом такой корреляции в описании заявки <345> представляется дословное изложение патентной формулы в виде переписывания ее пунктов, но не приводятся отдельные совокупности каждого из вариантов, позволяющие судить о раскрытии сущности изобретения.



--------------------------------

<345> И в описаниях выданных патентов.

 

Казалось бы, зачем заявителю нужны такие ухищренные патентные формулы с неописуемым множеством вариантов с альтернативными признаками? А заявителю и не нужны все варианты; его интересует только тот один или два варианта, которые весьма качественно "запрятаны" внутрь различных сочетаний альтернатив, но именно эти варианты изобретения давно используются предприятиями, и именно на них "наедет" новоявленный патентообладатель."

Далее в статье было также отмечено:

"Отсутствие в описании поданной заявки конкретных совокупностей признаков, интегрированных в патентную формулу через альтернативные признаки, не позволяет эксперту определить конкретные совокупности признаков тех технических решений, в отношении которых должен быть проведен информационный поиск, и не позволяет осуществить сравнение с аналогами, т.к. невозможно сопоставить признаки известного технического решения с теми признаками, которые закамуфлированы в неопределенную по объему прав совокупность признаков."

Появление указанной нормы о раскрытии сущности изобретения или полезной модели повлекло за собой необходимость выработки соответствующих правил, что было сделано Роспатентом при подготовке проекта нового документа "Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение", в котором полностью нашли отражение те подходы к рассматриваемой ситуации, которые мы предлагали.

Правилом подпункта 4 пункта 45 проекта Требований предписано при изложении сведений об осуществлении изобретения применять следующее правило:

- если изобретение охарактеризовано с использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты выполнения или использования изобретения, должны быть приведены примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов, показывающие возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

В отношении полезных моделей рассматриваемая ситуация не должна иметь место, т.к. возможность подачи в одной заявке группы полезных моделей отменена (статья 1376 ГК РФ, в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ).

В этой связи полагаю, что не имеет значения, каким образом варианты полезных моделей сгруппированы в патентной формуле: как варианты в нескольких независимых пунктах, что теперь не разрешено, или как варианты, изложенные в одном независимом пункте с использованием между признаками союзов "или" и "и/или", образующих множество вариантов полезных моделей.

 

Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

Комментарий к статье 1399

 

1. Дата досрочного прекращения. Досрочное прекращение действия патента будет считаться наступившим с даты поступления заявления о досрочном прекращении, несмотря на более поздний срок направления патентообладателю соответствующего извещения Роспатента. Роспатент в данном случае не принимает никакого правоустанавливающего решения и обязан только внести соответствующие изменения о статусе патента в государственный реестр и известить общественность об этом через свои официальные публикации (бюллетени). В качестве установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе принимается срок, установленный Положением о пошлинах, которое действует или будет действовать на момент поступления соответствующего заявления о досрочном прекращении действия патента.

2. Досрочное прекращение патента в части. Ситуация, описанная в комментарии к ст. 1398, в отношении, образно говоря, распадающейся группы изобретений и иных объектов (формальное несоответствие единству), тождественным образом может повториться при частичном досрочном прекращении действия патента.

В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, патентообладатель может подать заявление о досрочном прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а только в отношении конкретных по пунктам формулы изобретений или полезных моделей либо в отношении конкретных промышленных образцов.

Соответствующая информация о статусе ранее выданного патента в отношении его пунктов патентной формулы будет опубликована в разделе "Извещения" официального бюллетеня Роспатента после внесения соответствующих изменений в государственный реестр.

Обратим внимание на правило 55 "Отказ от евразийского патента и ограничение евразийского патента по заявлению патентовладельца" <346> Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции:

--------------------------------

<346> Название правила дополнено на 23-м заседании Административного совета ЕАПО 8 - 10 ноября 2010 г. Введено в действие с 01.01.2011.

 

(1) Патентовладелец может путем письменного заявления, направленного в Евразийское ведомство, отказаться от евразийского патента во всех договаривающихся государствах или только в части из них. При этом отказ от евразийского патента не может быть ограничен одним или несколькими пунктами формулы изобретения.

[Абзац первый пункта (1) изменен на 23-м заседании АС ЕАПО от 8 - 10 ноября 2010 г. Введен в действие с 01.01.2011.]

Действие евразийского патента в договаривающихся государствах на основании заявления патентовладельца прекращается с даты публикации соответствующего решения Евразийского ведомства.

[Абзац второй пункта (1) включен на 23-м заседании АС ЕАПО от 8 - 10 ноября 2010 г. Введен в действие с 01.01.2011.]

(2) Патентовладелец может подать в Евразийское ведомство заявление об ограничении евразийского патента путем исключения из формулы изобретения одного или нескольких ее пунктов, а при наличии в формуле изобретения альтернативных признаков - изъятием одного или нескольких из них, не приводящим к расширению основанного на евразийском патенте исключительного права.







Сейчас читают про: