2020-04-07
392
Стороны определили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.
Позднее лицензиат узнал о том, что третье лицо ввезло на территорию России пиво с размещенным на нем товарным знаком, который был указан в лицензионном договоре. Прав на использование товарного знака у третьего лица не было.
Лицензиат, посчитав, что его права нарушены, обратился в суд с требованием о нарушении исключительного права на товарный знак, запрете третьему лицу совершать действия по использованию товарного знака, в том числе посредством ввоза на территорию России товаров, маркированных товарным знаком, взыскании компенсации.
Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. В частности, он признал, что третье лицо нарушило право лицензиата использовать товарный знак. Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами. Он сослался на ст. 1254 Гражданского кодекса РФ, которая, в частности, позволяет лицензиату предъявить к нарушителю требование о взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).
|
|
|
Суд по интеллектуальным правам отменил данные акты, констатировав, что у истца отсутствует субъективное право, подлежащее защите. Так, лицензиат получил право использовать товарные знаки конкретным способом - путем маркировки производимого пива. Следовательно, действия ответчика не затрагивают права, которые возникли у истца на основании лицензионного договора. В результате Суд по интеллектуальным правам отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал истцу в удовлетворении требования <1>.
--------------------------------
<1> См.: Постановление СИП от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40-95929/2011.
Несмотря на существенные ограничения правомочий лицензиара по договору исключительной лицензии, перехода исключительного права к лицензиату не происходит. Права лицензиата в любом случае зависимы от правообладателя. Существование у исключительного лицензиата права использования обусловлено наличием на стороне лицензиара договорной обязанности не совершать действий, способных затруднить осуществление права лицензиата, - претерпевать использование интеллектуального продукта лицензиатом. Между лицензиаром и исключительным лицензиатом складываются в чистом виде обязательственные правоотношения <1>.
--------------------------------
<1> Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1.
Лицензиар вправе распорядиться исключительным правом на товарный знак посредством его отчуждения иному лицу. Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, лицензии обременяют исключительные права.
|
|
|
Односторонний отказ от лицензионного договора. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
§ 3. Договор коммерческой концессии
По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (ст. 1027 ГК РФ).
Следует отметить несовершенства подобной формулировки: использовать возможно только сами объекты интеллектуальных прав, а не исключительное право. К последнему корректно применять глаголы "осуществить", "реализовать" "распорядиться". По договору коммерческой концессии пользователю предоставляются права использования комплекса объектов интеллектуальной собственности.
Как справедливо отмечается в доктрине, смысл коммерческой концессии в том, что пользователь как бы включается в систему деловой активности, организуемую другим предпринимателем. Правообладатель раскрывает пользователю свои секреты, метод производства, делится с ним своей репутацией, "маршрутами" сбыта, накопленными знаниями и опытом, ноу-хау, товарными знаками, знаками обслуживания и т.п. В итоге происходит унификация хозяйственной деятельности всех пользователей, состоящих в деловых отношениях с одним правообладателем, что и является целью данной системы <1>.
--------------------------------
<1> Лозовская С.О. Договор коммерческой концессии // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. N 5.
Коммерческая концессия является эффективной формой организации бизнеса, выгодной как для правообладателя, так и для пользователя. Правообладатель, как правило, является крупной, известной на рынке компанией, которой концессия позволяет расширить свой бизнес при сохранении существующих стандартов предпринимательской деятельности. Правообладатель в такой ситуации избавляется от необходимости открывать филиалы, создавать дочерние организации. При этом организации-пользователи встраиваются в единую интегрированную систему правообладателя и находятся в полной экономической зависимости от последнего, а он имеет возможность консолидировать их деятельность. Таким образом, концессия позволяет в довольно короткие сроки создавать разветвленные сети бизнеса правообладателя <1>.
--------------------------------
<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (Кн. 3). М., 2002 (изд. доп., испр.). С. 985.
Пользователь (как правило, небольшая компания) при заключении коммерческой концессии получает возможность опираться при ведении бизнеса на репутацию и коммерческий опыт правообладателя. У него отсутствует необходимость в разработке маркетинговой стратегии, вложений в рекламу. Предлагаемые им товары (услуги) изначально востребованы, поскольку на них нанесен товарный знак правообладателя, который к моменту заключения концессионного соглашения, как правило, приобрел определенную известность.
|
|
|
Данный договор является предпринимательским. Его сторонами могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). Такой договор всегда является возмездным.
Особенностью правового регулирования данного договора является то, что к нему применяются правила о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл. 54 и существу договора коммерческой концессии.
Соотношение коммерческой концессии и лицензионного договора. Можно выделить следующие существенные отличия договора коммерческой концессии от лицензионного договора, указывающие на самостоятельный характер первого. Во-первых, договор коммерческой концессии дает возможность использовать не один определенный объект интеллектуальной собственности, а комплекс объектов исключительных, а также иных имущественных прав. Во-вторых, классическая конструкция коммерческой концессии (франшизы) предполагает оказание правообладателем организационной и информационной поддержки, а также осуществление широкого контроля деятельности пользователя. Пользователь, в свою очередь, не просто приобретает возможность использовать объекты интеллектуальной собственности правообладателя, но должен следовать бизнес-стратегии правообладателя.
Объекты договора коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии могут быть переданы права на различные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Между тем, как справедливо было замечено В.В. Витрянским, "отдельные исключительные права, входящие в комплекс исключительных прав применительно к договору коммерческой концессии, имеют различное правовое значение" <1>. Первую группу составляют объекты, без предоставления прав на использование которых договор коммерческой концессии не может считаться заключенным.
|
|
|
--------------------------------
<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (Кн. 3). М., 2002. С. 989 - 990.
Ко второй категории исключительных прав могут быть отнесены те исключительные права, использование которых пользователем может быть предусмотрено договором коммерческой концессии, однако договор считается заключенным и при отсутствии упоминания о наделении пользователя правом использования соответствующих прав, принадлежащих правообладателю.
В соответствии с действующим законодательством к объектам первой группы относятся права на товарные знак и знаки обслуживания. Ко второй группе - права на коммерческие обозначения, ноу-хау, патентоохраняемые объекты, объекты авторского права. Как неоднократно отмечалось в судебной практике, обязательным условием такого договора является передача прав на товарный знак <1>.
--------------------------------
<1> Постановление СИП от 10 июля 2014 г. N С01-616/2014 по делу N А75-8205/2013; Определение ВС РФ от 26 августа 2015 г. N 304-ЭС15-5828.
Существенные условия. К существенным условиям договора коммерческой концессии относятся:
1) предмет договора: определяется путем указания на комплекс прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включающих в себя права на товарный знак;
2) способы использования комплекса объектов интеллектуальной собственности;
3) цена: вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.
Форма договора коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.
Содержание договора коммерческой концессии. В соответствии со ст. 1031 ГК РФ к обязанностям правообладателя, помимо предоставления прав на объекты интеллектуальной собственности, относится также обязанность по передаче пользователю технической и коммерческой документации, предоставлению иной информации, необходимой для осуществления прав на ОИС, инструктированию пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.
Кроме того, если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, пользователь также обязан:
- обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии;
- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;
- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.
Наличие у сторон возможности отказаться от подобных условий отличает российскую коммерческую концессию от распространенного в зарубежных правопорядках договора франшизы, по которому пользователю также предоставляется совокупность исключительных прав, деловой репутации и секретов производства. Для последней обязанности по консультативному содействию и контролю качества являются неотъемлемыми элементами.
Правообладатель, помимо выплаты пользователю вознаграждения, обязан:
- использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом;
- обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
- соблюдать инструкции и указания правообладателя в целях обеспечения соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
- оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
- не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
- предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;
- информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.
Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. В п. 1 ст. 1033 ГК РФ устанавливается открытый перечень ограничений прав сторон, которые могут быть предусмотрены в договоре коммерческой концессии. Часть из них направлена на обеспечение интересов правообладателя, лишение пользователей возможности конкурировать с ним, поддержание территориального разграничения рынков. Так, в договоре может быть предусмотрено, в частности, обязательство пользователя:
- не конкурировать с правообладателем на территории в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав;
- продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории;
- согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление;
- отказаться от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя.
Договором могут быть предусмотрены также ограничения прав правообладателя. Прежде всего в договоре может быть предусмотрено обязательство правообладателя не предоставлять иным лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории.
Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. В целях обеспечения интересов потребителя установлено, что по требованиям, предъявляемым к пользователю о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии, правообладатель несет субсидиарную ответственность. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем (ст. 1034 ГК РФ).
Франшиза. Аналогом коммерческой концессии в ряде правопорядков является франшиза. Данный институт рассматривается в качестве быстрого и не слишком затратного способа расширения бизнеса, выхода на новый рынок. По мнению зарубежных авторов, франшиза способствует распределению рисков, привлечению к управлению знакомых с местными особенностями менеджеров; охватывает новые локальные рынки при сохранении единообразия бизнеса <1>. В США около 1/3 от всех продаж товаров осуществляется по франшизе <2>.
--------------------------------
<1> Campbell D., Datar S., Sandino T. Organizational Design and Control across Multiple Markets: The Case of Franchising in the Convenience Store Industry // http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1004192.
<2> Emerson R.W. Franchise contract interpretation: a two-standard approach // Michigan State Law Review. 2013. N 641.
Франчайзинг определяется в качестве долгосрочных договорных правоотношений, в рамках которых франчайзер (правообладатель) предоставляет франчайзи (пользователю) право использовать свое коммерческое наименование, товарный знак, продавать его продукцию, использовать общий бизнес-план. В обмен на это франчайзи должен выплачивать франчайзеру вознаграждение. Существенное значение в таких правоотношениях отводится фидуциарным обязательствам, что связано со следующими обстоятельствами. Франчайзер делится с франчайзи конфиденциальной коммерческой информацией. Франчайзи, в свою очередь, рассчитывает на то, что он "покупает" в том числе знания и компетенцию франчайзера.
Договором франшизы, как правило, регулируются вопросы поддержания общего стандарта качества, устанавливаются принципы ценообразования, порядок проведения маркетинговой компании, тренинговых программ, механизмы контроля <1>.
--------------------------------
<1> Emerson R.W. Franchise contract interpretation: a two-standard approach // Michigan State Law Review. 2013. N 641.
Примеры коммерческих концессий (франшиз) в России. Многие крупные зарубежные компании, обладающие известным брендом, организовали в России свои франчайзинговые сети. В 2016 г. РБК был составлен рейтинг наиболее популярных в России франшиз. Первое место заняла компания 1С. На 31 декабря 2015 г. ею было зарегистрировано в Роспатенте 6 827 договоров коммерческой концессии; за 2015 г. - новых 748 договоров. Затем идут: "КонсультантПлюс" - 625 договоров (187 в 2015 г.), "Subway" - 1 005 (74), "Инвитро" - 520 (110), "Yves Rocher France" - 249 (114), "Гемотест лаборатория" - 226 (101) <1>.
--------------------------------
<1> Рейтинг РБК: топ-30 самых популярных франшиз 2015 г. // http://www.rbc.ru/ratings/own_business/01/06/2016/574e7d319a79476491001624.
§ 4. Договор об отчуждении исключительного права
на товарный знак
Юридически обеспеченная возможность отчуждения исключительного права на товарный знак обусловлена свойством оборотоспособности данного права, предполагающим его участие в гражданском обороте наряду с другими объектами <1>.
--------------------------------
<1> Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С. 589.
В многоступенчатой классификации договоров, разработанной М.И. Брагинским, договор об отчуждении исключительных прав следует отнести к договорам, направленным на возмездную (безвозмездную) передачу имущества. По договору об отчуждении исключительного права происходит переход исключительного права от правообладателя (ауктора) к его преемнику (сукцессору), т.е. полная уступка исключительного права (теория уступки) <1>.
--------------------------------
<1> Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1.
По договору отчуждения исключительного права на товарный знак исключительное право может передаваться в отношении как всех товаров, так и части. Данное правило не должно противопоставляться выводу о том, что исключительное право передается в полном объеме. "Термин "в полном объеме" означает, что исключительное право на товарный знак передается приобретателю в объеме всех правомочий, которые имел сам правообладатель, но при этом в отношении либо всех товаров, либо их части, для индивидуализации которых он зарегистрирован" <1>.
--------------------------------
<1> Еременко В.И., Евдокимова В.Н. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2009. N 2.
Договор, предусматривающий отчуждение права использования на товарный знак, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соответствующего знака приобретателем либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК РФ).
Исключительное право переходит к приобретателю вместе со всеми существующими обременениями: правами лицензиата, залоговым правом и т.д.
Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может являться причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).
Отчуждение исключительных прав может быть квалифицировано как вводящее в заблуждение, в частности, в следующих случаях:
- у отчуждателя исключительного права на товарный знак сохраняются права на сходное с ним фирменное наименование, промышленный образец или другой товарный знак. При этом отчуждатель и приобретатель ведут сходную деятельность;
- в состав обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, включено указание на место производства или сбыта товара. При этом приобретатель исключительного права находится в другом географическом объекте;
- исключительное право отчуждается в отношении части товаров или услуг, однородных с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель сохраняет за собой право на товарный знак.
Судебная практика. Судом по интеллектуальным правам был, в частности, рассмотрен следующий спор. ООО "Жаннет" обратилось с иском к А. о признании недействительным (ничтожным) договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки.
А., являясь генеральным директором ООО "Жаннет", заключил с ним договор об отчуждении исключительного права на три товарных знака со словесным обозначением "ЖАНЕТТ" и "janett". После этого он сложил с себя полномочия директора, продал Ш. стопроцентную долю в уставном капитале общества "Жаннет". По договору исключительной лицензии права на вышеуказанные знаки он передал третьему лицу - обществу "Эра".
Суд по интеллектуальным правам вслед за апелляционной инстанцией удовлетворил исковое требование, признав договор недействительным. Основанием для подобного решения послужил тот факт, что у истца сохранились права на фирменное наименование, сходное с товарным знаком. ООО "Жаннет" ведет деятельность по производству товаров, однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Как констатировал суд, "одновременное использование фирменного наименования "Жанетт" для индивидуализации продукции 25-го класса МКТУ истцом как владельцем фирменного наименования и ответчиком в качестве правообладателя товарных знаков создает угрозу введения потребителей в заблуждение" <1>.
--------------------------------
<1> Постановление СИП от 6 августа 2015 г. по делу N А41-28961/2014.
Интересное требование к договорам об отчуждении исключительного права предусмотрено в праве США. Товарный знак может отчуждаться только с гудвилл бизнеса первоначального производителя, который этот товарный знак символизирует <1>. "Голая" передача товарного знака при отсутствии гудвилл является недействительной <2>.
--------------------------------
<1> 15 U.S. Code § 1060 - Assignment United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 97 - 98, 39 S. Ct. 48, 63 L. Ed. 141 (1918); See also E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280, 1289 (9th Cir.1992); Glow Industries, Inc. v. Lopez, 273 F. Supp. 2d 1095 (C.D. Cal. 2003).
<2> Sugar Busters LLC v. Brennan, 177 F.3d 258, 265 (5th Cir.1999); Visa, U.S.A., Inc. v. Birmingham Trust Nat'l Bank, 696 F.2d 1371, 1375 (Fed.Cir. 1982).
Как было отмечено судьей Платтом (Platt), "товарный знак... всего лишь символ, посредством которого организация определяет репутацию, а потому не обладает самостоятельным значением в отрыве от гудвилл правообладателя" <1>. Гудвилл должна следовать за товарным знаком при его отчуждении для того, чтобы избежать введения потребителей в заблуждение. Товарная марка и после ее отчуждения должна продолжать использоваться в отношении товаров со схожими характеристиками <2>.
--------------------------------
<1> Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc., 841 F. Supp. 1339 (E.D.N.Y.1994).
<2> Pepsi Co, Inc. v. Grapette Co., 416 F.2d 285, 288 (8th Cir.1969).
При оценке соблюдения данного условия суды рассматривают не конкретные положения договора, а фактическое сохранение связи между товарами предыдущего и последующего правообладателя <1>. Отчуждение исключительного права возможно, если для потребителей приобретатель "продолжает" деятельность отчуждателя. Для того чтобы признать переход гудвилл состоявшимся, необходимо, чтобы услуги или товары были достаточно близкими, чтобы потребители не были введены в заблуждение <2>.
--------------------------------
<1> Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 315 F. Supp. 45, 55 (S.D.N.Y.1970).
<2> Button Machine Co., v. C & C Metal Products Corp., 759 F.2d 1053, 1059 (2d Cir.1985).
Существенным условием договора об отчуждении исключительного права на товарный знак является предмет и цена (при возмездном его характере). При этом важно помнить, что согласно п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями.
Форма договора. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Исключительное право на товарный знак переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации перехода исключительного права. Такая регистрация осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности <1>.
--------------------------------
<1> Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 были утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора.
Особенности прекращения обязательства. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение за приобретение исключительного права на товарный знак прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Правообладателю в таком случае предоставлено право на односторонний отказ от договора. Кроме того, он может потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
§ 5. Залог исключительных прав на товарный знак
Понятие и сфера применения. Исключительное право на товарный знак может не только использоваться в гражданском обороте как самостоятельный объект, но и выступать в отношениях по обеспечению исполнения обязательств в качестве предмета залога.
Исходя из п. 1 ст. 334 ГК РФ под залогом права на товарный знак понимается правоотношение <1>, по которому кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости исключительного права на товарный знак преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное право на товарный знак (залогодателя).
--------------------------------
<1> Термин "залог" может использоваться в следующих смыслах: 1) как правоотношение, которое возникает на основании договора залога или на основании закона вследствие наступления указанных в нем обстоятельств; 2) как право залога, которое принадлежит залогодержателю; 3) как название правового института - совокупности правовых норм, регулирующих отношения по залогу соответствующего имущества.
Залог является распространенным в практике способом обеспечения исполнения обязательств. Он привлекателен для кредиторов тем, что, выполняя защитную функцию, предоставляет кредитору право удовлетворить свой интерес непосредственно за счет стоимости заложенного имущества - права на товарный знак. В залоге реализуется принцип "верю не лицу, а имуществу", поэтому он является ярким примером так называемого реального кредита <1>. Помимо этого, залог выполняет стимулирующую функцию (в том случае, когда залогодателем является сам должник по основному обязательству): должник стремится надлежаще исполнить основное обязательство, опасаясь утратить права на заложенное имущество <2>.
--------------------------------
<1> См.: Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. С. 326 - 327.
<2> См.: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004. С. 145 - 146.
Специфика сферы применения товарных знаков (знаков обслуживания) в отношениях по индивидуализации товаров, работ или услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обусловливает тот факт, что данный вид залога используется в гражданском обороте преимущественно при осуществлении предпринимательской деятельности.
Положения о залоге исключительных прав, применимые в том числе к залогу права на товарный знак, содержатся в специальной норме - ст. 358.18 ГК РФ. При этом в сфере залога права на товарный знак необходимо различать ситуации, когда предметом залога является собственно исключительное право на товарный знак и когда в качестве такого предмета выступают права по договору об отчуждении исключительных прав на товарный знак и по лицензионному (сублицензионному) договору. В зависимости от этого решается вопрос об иерархии применимых правовых норм. К договору залога исключительного права на товарный знак применяются общие положения о залоге (ст. ст. 334 - 356 ГК РФ), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав (ст. ст. 358.1 - 358.8 ГК РФ), поскольку иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав (п. 3 ст. 358.18 ГК РФ).
Кроме того, ряд норм о залоге исключительных прав содержится в части четвертой ГК РФ - государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ (п. 2 ст. 358.18 ГК РФ).
В науке высказывается точка зрения, что залогом может обеспечиваться исполнение только денежных обязательств <1>. Такой вывод делается на основании ст. 337 ГК РФ, в соответствии с которой залог по общему правилу обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и реализацией его расходов. Однако, так же как и применительно к поручительству (п. 1 ст. 361 ГК РФ), нормативные ограничения для обеспечения залогом неденежных обязательств отсутствуют.
--------------------------------
<1> Эта позиция также находит свое подтверждение в судебной практике. См.: Постановления ФАС Поволжского округа от 4 декабря 2007 г. по делу N А55-4611/2007; ФАС Северо-Западного округа от 10 октября 2008 г. по делу N А05-13013/2006-23 // СПС "КонсультантПлюс".
Юридические свойства залога права на товарный знак. Залогу права на товарный знак присущи все основные свойства залога имущества в целом.
1. Залог является акцессорным (дополнительным к основному обязательству) правоотношением, что проявляется в следующем:
- залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства (подп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ);
- если обеспечиваемое залогом обязательство возникнет в будущем, залог возникает с момента, определенного договором, но не ранее возникновения этого обязательства. С момента заключения договора залога к отношениям сторон применяются положения о содержании и сохранности заложенного имущества, пользовании и распоряжении предметом залога (ст. ст. 343 и 346 ГК РФ) (п. 3 ст. 341 ГК РФ);
- законом запрещена "изолированная" уступка права залога: передача залогодержателем своих прав и обязанностей по договору залога другому лицу допускается лишь при условии одновременной уступки тому же лицу права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом, а при несоблюдении данного условия залог прекращается (иное может быть предусмотрено законом) (п. 2 ст. 354 ГК РФ);
- установлены правила о соотношении суммы, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное имущество, с объемом обеспечиваемого обязательства (п. 3 ст. 334 ГК РФ). В случае недостаточности суммы, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное право на товарный знак, для погашения требования залогодержателя он вправе наряду с другими кредиторами удовлетворить свое требование в непогашенной части за счет иного имущества должника. Если сумма, вырученная в результате обращения взыскания, превышает размер обеспеченного залогом требования, разница должна быть возвращена залогодателю (соглашение об отказе залогодателя от этого права ничтожно) (п. 3 ст. 334 ГК РФ).
2. Непосредственно из понятия залога следует свойство приоритета (преимущественного характера права залога). Это свойство проявляется в том, что в случае нарушения обеспечиваемого обязательства кредитор вправе получить удовлетворение из стоимости права на товарный знак преимущественно перед другими кредиторами залогодателя. Такой приоритет реализуется с учетом правил об очередности удовлетворения требований кредиторов.
Так, при удовлетворении требований кредиторов ликвидируемого юридического лица требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества, удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога (абз. 2 п. 2 ст. 64 ГК РФ), т.е. по общему правилу преимущественно перед кредиторами третьей очереди (в рамках которой производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды).
При банкротстве должника ситуация иная: из средств, вырученных от реализации предмета залога, 70% направляется на погашение требований кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника <1>, до 20% направляется на погашение требований кредиторов первой и второй очереди, а остальные средства направляются на погашение названных в Законе о банкротстве видов текущих платежей <2>. Более того, особенностям правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, посвящены иные нормы Закона о банкротстве (например, ст. ст. 18.1, 201.14, 213.10, 230.3 Закона о банкротстве).
--------------------------------
<1> См.: п. 1 ст. 138 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") (далее - Закон о банкротстве) // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
<2> См.: п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" // СПС "КонсультантПлюс".
3. Залог обладает свойством следования (ст. 353 ГК РФ). Это означает, что при переходе исключительного права на товарный знак, являющегося предметом залога, от залогодателя к другому лицу в результате отчуждения этого права либо в порядке универсального правопреемства залог по общему правилу сохраняется. Правопреемник залогодателя права на товарный знак приобретает права и несет обязанности залогодателя, за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем. Если таких правопреемников несколько, они становятся солидарными залогодателями, поскольку предмет залога является в данном случае неделимым. Эта ситуация возможна, когда исключительное право на товарный знак принадлежит нескольким лицам совместно (п. п. 2, 3 ст. 1229 ГК РФ).
Основания возникновения. Залог права на товарный знак может возникать как на основании договора, так и в случаях, установленных законом, при наступлении указанных в законе обстоятельств (залог на основании закона) (п. 1 ст. 334.1 ГК РФ). Единственный в настоящее время случай, когда залог права на товарный знак может возникнуть в силу закона, предусмотрен нормой п. 5 ст. 334 ГК РФ - при наложении запрета на распоряжение правом на товарный знак (аресте) <1>: кредитор или иное управомоченное лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом, обладает правами и обязанностями залогодержателя в отношении этого имущества с момента вступления в силу решения суда, которым требования таких кредитора или иного управомоченного лица были удовлетворены <2>.
--------------------------------
<1> Введение данной конструкции в ГК РФ подвергается обоснованной критике в научной литературе. Так, по словам В.В. Витрянского, норма п. 5 ст. 334 ГК РФ представляет собой "наглядный образец необоснованного вмешательства материального (гражданского) права в чисто процессуальные отношения". См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 2016 (гл. 10) // СПС "КонсультантПлюс".
<2> См. об этом: п. п. 94 - 97 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".
Договор залога права на товарный знак можно определить как заключаемое между залогодателем и залогодержателем соглашение об установлении залогового правоотношения.
В соответствии с общими требованиями в договоре залога должны быть указаны следующие существенные условия (п. 1 ст. 339 ГК РФ):
1) предмет залога;
2) существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.
Поскольку залогодателем права на товарный знак, как правило, является предприниматель, к данному виду залога применимо особое правило: обеспечиваемое обязательство может быть описано способом, позволяющим определить его как обеспеченное залогом на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на обеспечение всех существующих и (или) будущих обязательств должника перед кредитором в пределах определенной суммы (абз. 1 п. 2 ст. 339 ГК РФ). Данная особенность позволяет субъектам коммерческого оборота расширить сферу использования залога и снижает риски его оспаривания по причине несогласованности условия об обеспечиваемом обязательстве.
Помимо этого, в договоре могут содержаться иные условия: о порядке реализации заложенного права на товарный знак, взыскание на которое обращено по решению суда; условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке; об использовании и распоряжении заложенным исключительным правом и др.
Договор залога исключительного права на товарный знак, как и иные виды договора залога, должен быть заключен в письменной форме, если законом или соглашением сторон не установлена нотариальная форма. В частности, договор залога права на товарный знак подлежит обязательному нотариальному удостоверению, если заключается в обеспечении исполнения обязательства из договора, который должен быть заключен в нотариальной форме. Несоблюдение требований о форме договора залога влечет его недействительность (п. 3 ст. 339, п. 1 ст. 1490 ГК РФ).
Помимо требования о форме договора, законом предусмотрено специальное требование о государственной регистрации залога исключительного права на товарный знак. Следует отметить, что в отличие от ранее действовавшего законодательства в настоящее время установлено требование о государственной регистрации самого залога (как субъективного права), а не договора залога. При несоблюдении требования о государственной регистрации залога права на товарный знак такой залог считается несостоявшимся (п. 2 ст. 1490, п. 6 ст. 1232 ГК РФ).
Порядок государственной регистрации залога права на товарный знак определяется ст. 1232 ГК РФ. Такая регистрация осуществляется Роспатентом по заявлению сторон договора или одной из сторон договора (залогодателя или залогодержателя).
В заявлении сторон договора залога или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:
- вид договора (договор залога);
- сведения о залогодателе и залогодержателе;
- предмет договора - исключительное право на товарный знак с указанием номера свидетельства, удостоверяющего данное исключительное право;
- срок действия договора залога;
- ограничения права залогодателя использовать товарный знак либо распоряжаться исключительным правом на него (абз. 7 - 9, 17 - 18 п. 3 ст. 1232 ГК РФ).
Правила государственной регистрации залога исключительного права на товарный знак утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 <1>. Административный регламент предоставления Роспатентом государственной услуги по государственной регистрации залога исключительного права на товарный знак утвержден Приказом Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. N 371 <2>. Данным Приказом, в частности, утверждена форма заявления о государственной регистрации залога (приложение N 2 к Регламенту). По итогам государственной регистрации сведения о залоге вносятся в государственный реестр товарных знаков.
--------------------------------
<1> Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" // СЗ РФ. 2016. N 1 (ч. II). Ст. 230.
<2> Приказ Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. N 371 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных" (зарегистрирован в Минюсте России 14 июля 2016 г. N 42849) // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.07.2016).
Необходимость государственной регистрации залога исключительного права на товарный знак подтверждается судебной практикой. Так, по одному из дел Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о необоснованности довода заявителя кассационной жалобы об отсутствии необходимости и возможности регистрации залога исключительных прав на товарные знаки, поскольку императивными нормами ст. ст. 1232, 1234 ГК РФ (в том числе в редакции, действовавшей в момент заключения соответствующего договора от 7 июля 2014 г.) предусмотрено, что залог исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации <1>.
--------------------------------
<1> Постановление СИП от 10 февраля 2016 г. N С01-29/2016 по делу N А40-52425/2015 // СПС "КонсультантПлюс".
Субъекты отношений. Субъектами правоотношения по залогу права на товарный знак являются залогодатель и залогодержатель.
Залогодателем может быть как сам должник по обеспечиваемому обязательству, так и третье лицо. В последнем случае к отношениям между залогодателем, должником и залогодержателем применяются правила ст. ст. 364 - 367 ГК РФ (о поручительстве), если законом или соглашением между соответствующими лицами не предусмотрено иное.
Право на товарный знак может быть предоставлено в залог лишь обладателем данного исключительного права, поскольку в силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ только правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Залогодержателем исходя из обеспечительной природы и свойства акцессорности залога всегда является кредитор по обеспечиваемому залогом обязательству.
Одно и то же право на товарный знак может быть заложено несколько раз. В этом случае речь идет о возникновении предшествующего и последующего залога (или перезалога). Права различных залогодержателей на один и тот же предмет залога рассматриваются через категорию старшинства залогов, которая определяется как соотношение предшествующего и последующего залогов (ст. 342 ГК РФ). При такой ситуации требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей (старшинство залогов может быть изменено соглашением участников данных отношений) (п. 1 ст. 342 ГК РФ). Последующий залог допускается, если иное не установлено законом.
Если несколько лиц имеют на заложенное право на товарный знак равные по старшинству права залогодержателей, такие лица называются созалогодержателями (п. 1 ст. 335.1 ГК РФ). Предусмотрена дифференциация их статуса в зависимости от того, являются ли они залогодержателями по разным обязательствам (п. 1 ст. 335.1 ГК РФ) или по одному обязательству (п. 2 ст. 335.1 ГК РФ). В первом случае, как правило, каждый из них самостоятельно осуществляет права и обязанности залогодержателя. Во втором случае они по общему правилу являются солидарными созалогодержателями, а денежные суммы, вырученные от реализации предмета залога, распределяются между ними в различном порядке, зависящем от того, являются они долевыми или солидарными кредиторами по основному обязательству (абз. 2 п. 2 ст. 335.1, п. 4 ст. 326 ГК РФ).
В общих положениях ГК РФ о залоге особо выделяется категория добросовестного залогодержателя, под которым понимается такой залогодержатель, который не знал и не должен был знать о том, что вещь передана ему в залог тем лицом, которое не являлось ее собственником или иным образом не было надлежаще управомочено распоряжаться имуществом (абз. 2 п. 2 ст. 335 ГК РФ). В этой ситуации на собственника заложенного имущества в силу закона (абз. 2 п. 2 ст. 335 ГК РФ) возлагаются права и обязанности залогодателя, предусмотренные ГК РФ, другими законами и договором залога.
Применительно к залогу прав на товарный знак конструкция добросовестного залогодержателя также может быть применена, но с учетом того, что предметом залога выступает не вещь, а исключительное право. Важное значение для определения добросовестности залогодержателя, разумности и осмотрительности его действий имеют сведения о правообладателе товарного знака, содержащиеся в государственном реестре товарных знаков на момент заключения договора залога <1>.
--------------------------------
<1> См. по аналогии: Постановления Президиума ВАС РФ от 26 июля 2011 г. N 2763/11 и от 7 июня 2012 г. N 16513/11 // СПС "КонсультантПлюс".
Помимо этого, может быть заключен договор об управлении залогом права на товарный знак (ст. 356 ГК РФ). Такой договор могут заключить кредитор (кредиторы) по обеспечиваемому залогом обязательству (обязательствам), исполнение которого связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, с одним из таких кредиторов или третьим лицом. Данный субъект именуется управляющим залогом. Управляющий залогом, действуя от имени и в интересах всех кредиторов, заключивших договор, обязуется заключить договор залога с залогодателем и (или) осуществлять все права и обязанности залогодержателя по договору залога, а кредитор (кредиторы) - компенсировать управляющему залогом понесенные им расходы и уплатить ему вознаграждение, если иное не предусмотрено договором <1>.
--------------------------------
<1> В случае если управляющий залогом не является залогодержателем, к его обязанностям субсидиарно применяются правила о договоре поручения, а к правам и обязанностям залогодержателей по отношению друг к другу применяются правила о договоре простого товарищества, заключаемом для осуществления предпринимательской деятельности (п. 6 ст. 356 ГК РФ).
Предмет. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение (п. 1 ст. 358.18 ГК РФ) <1>.
--------------------------------
<1> Поэтому предметом залога не могут быть исключительные права на такие объекты, как секретное изобретение (п. 6 ст. 1405 ГК РФ), фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ), наименование места происхождения товаров (п. 4 ст. 1519 ГК РФ).
Ограничений по отчуждению права на товарный знак в ГК РФ не содержится, поэтому в качестве предмета залога может выступать любое право на товарный знак.
В рамках конкретизации условия о предмете договора залога права на товарный знак следует указывать номер свидетельства, удостоверяющего данное исключительное право, что в дальнейшем необходимо для государственной регистрации залога (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).
Стоимость права на товарный знак как предмета залога по общему правилу определяется соглашением сторон (ст. 340 ГК РФ).
Исходя из общих положений ГК РФ о залоге договором залога также может быть предусмотрен залог имущества, которое залогодатель приобретет в будущем. В этом случае залог возникает у залогодержателя с момента создания или приобретения залогодателем соответствующего имущества, за исключением случая, когда законом или договором предусмотрено, что оно возникает в иной срок (п. 2 ст. 336, п. 2 ст. 341 ГК РФ). Вместе с тем предметом залога права на товарный знак может являться исключительное право лишь на тот товарный знак, который зарегистрирован Роспатентом (ст. 1479 ГК РФ), и сам залог, как отмечалось выше, также подлежит государственной регистрации. Поэтому договор залога "будущего права на товарный знак" (например, заключенный после подачи заявки в Роспатент и до момента его регистрации) будет иметь правовые последствия лишь при условии дальнейшей регистрации такого залога (без которой залог считается несостоявшимся).
Содержание правоотношения. Основным элементом содержания залогового правоотношения является принадлежащее залогодержателю право залога, которое предоставляет ему возможность получить преимущественное удовлетворение из стоимости заложенного права на товарный знак в случае нарушения должником обеспеченного залогом обязательства.
Из нормы п. 1 ст. 334, п. 1 ст. 334.1 ГК РФ следует корреспондирующая с этим правом основная обязанность залогодателя - не препятствовать в осуществлении кредитором этого права (права залога) <1>.
--------------------------------
<1> С учетом установленной в законе обязанности сторон обязательства действовать добросовестно, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства (п. 3 ст. 307 ГК РФ), можно сделать вывод о том, что обязанность залогодателя имеет не только негативную составляющую ("не препятствовать в осуществлении кредитором права залога"), но и позитивную: содействовать кредитору в осуществлении права залога.
Отдельные права и обязанности сторон, предусмотренные законом или договором, направлены на конкретизацию и развитие этих основных составляющих залогового правоотношения.
Общие положения о правах и обязанностях залогодателя и залогодержателя содержат дифференцированное регулирование в зависимости от того, у какой из сторон находится заложенное имущество (критерий владения предметом залога). Поскольку исключительное право на товарный знак является нематериальным объектом, данный критерий не может быть применен к рассматриваемым отношениям. При предоставлении данного права в залог его обладателем остается залогодатель (п. 4 ст. 358.18 ГК РФ). Поэтому с учетом специфики предмета залога права на товарный знак можно выделить следующие права и обязанности сторон.
1. В части мер по обеспечению содержания и сохранности заложенного имущества (ст. 343 ГК РФ) по общему правилу залогодатель обязан:
принимать меры, необходимые для защиты права на товарный знак от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
не совершать действия, которые могут повлечь утрату заложенного права на товарный знак или уменьшение его стоимости, немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или ухудшения заложенного имущества, о притязаниях третьих лиц на это имущество, о нарушениях третьими лицами прав на это имущество;
страховать право на товарный знак от рисков утраты и ухудшения на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования (за счет залогодателя).
Залогодержатель при грубом нарушении данных обязанностей вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, и в случае его неисполнения - обращения взыскания на заложенное имущество.
2. В случае если во время действия договора залога заложенное право на товарный знак прекратится (ст. 1514 ГК РФ) либо если предоставление правовой охраны соответствующему товарному знаку будет признано недействительным полностью или частично (ст. 1513 ГК РФ), возникает комплекс прав и обязанностей, связанных с заменой и восстановлением предмета залога (ст. 345 ГК РФ). При этом под заменой понимается предоставление кредитору в залог исключительного права на иной товарный знак. Восстановление исключительного права на товарный знак может иметь место при оспаривании решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Однако ввиду временных, организационных и иных затрат такое восстановление может не отвечать интересам кредитора.
Прежде всего замена предмета залога возможна по соглашению залогодателя и залогодержателя, хотя договором может быть предусмотрено право залогодателя заменить предмет залога без согласия залогодержателя (п. 7 ст. 345 ГК РФ). По общему правилу залогодатель в разумный срок вправе заменить его другим равноценным правом на товарный знак, о чем обязан незамедлительно уведомить в письменной форме залогодержателя (иное может быть предусмотрено договором). Однако ввиду специфики товарного знака как средства индивидуализации товаров, его уникальности возможность предоставления залогодателем равноценного права на товарный знак существенно затруднена. Залогодержатель вправе отказаться от замены в случае неравноценности предметов (п. 4 ст. 345 ГК РФ).
При замене права на товарный знак существующее обязательство сохраняется - изменение касается только условия о предмете (в частности, не изменяется старшинство прав залогодержателей). Вместо замены права на товарный знак стороны вправе заключить новый договор залога - с момента возникновения у залогодержателя залога исключительного права на новый товарный знак (т.е. с момента регистрации) прежний договор залога прекращается (т.е. речь идет о новации - ст. 414 ГК РФ).
Важно отметить сформированную в судебной практике правовую позицию о том, что предоставление исключительно права на товарный знак в залог не является использованием товарного знака для целей применения норм о последствиях неиспользования товарного знака (ст. 1486 ГК РФ) <1>. Суд обратил внимание на то, что для целей применения ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот <2>. При этом факт уменьшения объема залога в случае досрочного частичного прекращения правовой охраны товарного знака может быть учтен в правоотношениях залогодателя и залогодержателя.
--------------------------------
<1> См.: решение СИП от 2 октября 2015 г. по делу N СИП-57/2015 (Постановлением Президиума СИП от 9 марта 2016 г. N С01-1140/2015 данное решение оставлено без изменения) // СПС "КонсультантПлюс".
<2> См.: п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23 сентября 2015 г. // СПС "КонсультантПлюс".
3. Права и обязанности, связанные с использованием и распоряжением заложенным правом на товарный знак, определяются не на основании общих положений ст. 346 ГК РФ, а специальными нормами п. 4 ст. 358.18 ГК РФ. По договору залога исключительного права на товарный знак залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой товарный знак и распоряжаться исключительным правом на него, за исключением случая отчуждения данного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право на товарный знак без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.
Помимо обязанностей, связанных с предметом залога, в законе установлены иные обязанности, в частности: обязанность залогодателя предупредить в письменной форме залогодержателя о всех известных ему к моменту заключения договора правах третьих лиц на предмет залога (п. 4 ст. 336 ГК РФ), обязанность залогодателя сообщать каждому последующему залогодержателю сведения о всех существующих залогах имущества (п. 3 ст. 342 ГК РФ), обязанность залогодателя, заключившего последующий договор залога, незамедлительно уведомить об этом залогодержателей по предшествующим залогам и по их требованию сообщить сведения о последующем залоге (п. 4 ст. 342 ГК РФ) и др.
При нарушении обязанностей залогодателя залогодержатель приобретает право потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, и обращения взыскания на заложенное имущество (по основаниям, указанным в ст. 351 ГК РФ).
Обращение взыскания на заложенное право на товарный знак и его реализация осуществляются в соответствии с общими положениями о залоге.
Основанием для обращения взыскания на заложенное право на товарный знак является неисполнение или ненадлежащее исполнение основного обязательства (ст. 348 ГК РФ).
Вместе с тем не любое нарушение обязательства предоставляет кредитору такую возможность - если допущенное должником нарушение обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества, обращение взыскания на предмет залога не допускается.
В законе содержатся общие правила такой квалификации в отношении любых обязательств при одновременном соблюдении следующих условий:
1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем 5% от размера стоимости заложенного имущества;
2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца.
Помимо этого, при обеспечении обязательства, исполняемого периодическими платежами, обращение взыскания на предмет залога допускается при систематическом нарушении сроков их внесения, т.е. при нарушении сроков внесения платежей более чем три раза в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате обращения в суд или дате направления уведомления об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.
При обращении взыскания на заложенное имущество права, возникающие из сделок по предоставлению этого имущества в пользование, которые предоставлены залогодателем третьим лицам без согласия залогодержателя, по общему правилу прекращаются (п. 4 ст. 346 ГК РФ).
По этому основанию может быть прекращено право использования товарного знака, возникшее из лицензионного договора или договора коммерческой концессии, заключенных правообладателем товарного знака без согласия залогодержателя.
Выделяются следующие виды порядка обращения взыскания на заложенное имущество (п. 1 ст. 349 ГК РФ):
1) судебный порядок;
2) внесудебный порядок.
Внесудебный порядок обращение взыскания на заложенное имущество допускается одним из следующих способов (п. 8 ст. 349 ГК РФ) <1>:
--------------------------------
<1> Выделение соответствующих видов внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество отражено в доктрине и судебной практике. См.: Рассказова Н.Ю. Новое в регулировании залоговых отношений // Арбитражные споры. 2012. N 3. С. 115 - 130; Определение ВС РФ от 14 октября 2015 г. по делу N А55-28284/2014; Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 2 июля 2015 г. по делу N А55-28284/2014; Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 июня 2015 г. по делу
