2020-04-07
403
Основания, влекущие прекращение правовой охраны товарного знака, можно разделить на две группы.
Первую группу составляют основания, связанные с действиями или бездействием правообладателя, состоящими в использовании или неиспользовании товарного знака.
К этой группе можно отнести следующие основания прекращения правовой охраны товарного знака:
- неиспользование товарного знака - правообладатель утратил интерес к товарному знаку (abandonment through nonuse) (подп. 3, 5 п. 1 ст. 1514, ст. 1486 ГК РФ, а также п. 2 ст. 1514 ГК РФ).
Сюда же относится прекращение правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия исключительного права на него (подп. 1 п. 1 ст. 1514 ГК РФ), так как такое событие является следствием бездействия правообладателя: отсутствие заявления правообладателя по продлению срока правовой охраны товарного знака (п. 2 ст. 1491 ГК РФ);
- использование товарного знака, вводящее потребителя в заблуждение относительно товара или его происхождения или при возникновении такой ситуации (deceptive trademarks) (п. 3 ст. 1511, подп. 2 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, а также п. 2 ст. 1514 ГК РФ);
|
|
|
- потеря различительной способности в результате превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, - товарный знак стал "дженериком" (generic marks) (подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, а также п. 2 ст. 1514 ГК РФ).
Вторую группу составляют основания, связанные с фигурой правообладателя:
- утрата правообладателем правосубъектности или потеря физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя (подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ), а также принятие по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя (п. 2 ст. 1514 ГК РФ);
- переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК РФ) - правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 1514 ГК РФ).
Истечение срока действия исключительного права
на товарный знак
Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) либо (в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке) с даты подачи первоначальной заявки.
|
|
|
Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.
Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.
По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по окончании срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.
Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак вносится Роспатентом в Реестр и в свидетельство на товарный знак.
Если правообладатель в установленном порядке не заявляет о продлении правовой охраны, она прекращается. Принятия какого-либо решения Роспатентом не требуется.
Запись о прекращении правовой охраны данного товарного знака вносится в государственный реестр, кроме того, осуществляется публикация этих сведений. Уведомление правообладателю с соответствующей информацией не направляется.
Отказ правообладателя от правовой охраны товарного знака
Правообладатель может отказаться от правовой охраны товарного знака до истечения ее срока полностью или частично (в отношении части товаров, для которых знак зарегистрирован) <1>.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Подзаконные нормативные акты. М., 2004. С. 126.
Прекращение правовой охраны осуществляется по заявлению правообладателя, которое является односторонней сделкой. Заявление подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), который на основании заявления вносит запись в Реестр.
§ 2. Досрочное прекращение правовой охраны в случае
неиспользования товарного знака
Прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием является одним из основных институтов сферы правовой охраны товарных знаков.
Институт прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием основывается на фактическом отказе правообладателя использовать основную функцию товарного знака, состоящую в гарантировании идентификации происхождения товара или услуг в глазах потребителей <1> с тем, чтобы они могли найти уже зарекомендовавший себя товар <2>.
--------------------------------
<1> См.: § 36 решения Европейского суда от 11 марта 2003 г. по делу N С-40/01, Minimax.
<2> Названное и другие основания рассматриваемого института см.: Calame Th., Dagg N., Matheson S., etc. The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report. 2011. Q218. P. 2 (далее - The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report).
Цель рассматриваемого института состоит в том, чтобы очистить реестр товарных знаков от неиспользуемых обозначений, так называемого сухостоя (deadwood) <1>. Так, в п. 9 преамбулы Директивы ЕС N 2008/95/ЕС <2> отмечается, что целью института является снижение общего количества зарегистрированных и защищаемых в Сообществе товарных знаков и, соответственно, количества возникающих между ними конфликтов.
--------------------------------
<1> Taylor Richard J. Loss of trademark rights trough nonuse: a comparative worldwide analysis // Trademark Reporter. 1990. Vol. 80. P. 200.
<2> Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС по сближению законов стран-участниц по товарным знакам.
Словарный запас любого языка, лежащий в основе формирования словесных обозначений как наиболее сильных индивидуализирующих элементов товарного знака, объективно ограничен. Причем известно, что активный лексикон современного образованного человека не так уж и велик - примерно 10 тыс. слов.
|
|
|
Соответственно, даже с учетом деления сферы охраны товарных знаков по разным классам товаров и услуг, а также возможности использования иностранных слов и создания фантазийных словесных обозначений неизбежно образуется их дефицит, так как количество субъектов, претендующих на регистрацию словесных обозначений в качестве товарных знаков, конечно, намного больше единиц словарного запаса любого языка. При этом количество товарных знаков у конкретного правообладателя не ограничено.
Таким образом, существует объективная потребность - публичный интерес - в выбывании из реестра товарных знаков неиспользуемых обозначений с тем, чтобы они могли бы снова регистрироваться новыми правообладателями, более заинтересованными в их использовании, что соответствует целям здоровой конкуренции.
Правовое значение факта неиспользования
Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Судебная практика сформировала положение о том, что из системного толкования норм ст. ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него <1>. Соответственно, неисполнение указанной обязанности влечет санкцию в виде прекращения его правовой охраны <2>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2011 г. N 14503/10. Приведенное положение активно цитируется в судебных актах, касающихся прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.
|
|
|
<2> European Union Intellectual Property Office. Guidelines for Examination of the European Trade Marks, Part C, Opposition, Section 6, Proof of Use. § 1.2.1.1. P. 5 - 6 (далее - Guidelines for Examination of the European Trade Marks). В этом документе указано на обязанность использования зарегистрированного товарного знака согласно ст. 15 Регламента N 207/2009 Совета Европейского Союза "О товарном знаке Европейского сообщества", хотя в самой названной статье Регламента, как и в статье 1486 ГК РФ, прямо не говорится об "обязанности использования".
С точки зрения канонов гражданского права это парадокс, так как согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак признается исключительное право, в отношении которого можно сделать вывод о том, что, как и всякое исключительное право, оно является субъективным гражданским правом. Однако признаком субъективного гражданского права является то, что оно не может быть одновременно обязанностью.
Вместе с тем в силу исторического происхождения правовой охраны товарных знаков из конкурентного права, ограничивающего недобросовестную конкуренцию, следует учитывать, что исторические причины отнесения товарных знаков к объектам интеллектуальных прав.
Зарубежный опыт. В 1918 г. Верховный суд США пришел к выводу о том, что право товарных знаков является частью более широкого права ограничения недобросовестной конкуренции. Суд отметил, что право на определенный товарный знак зависит от его использования, а не от его признания, функция товарного знака состоит в обозначении товаров, произведенных определенным производителем, и защите его репутации против продажи чужой продукции под видом его продукции, и это право не является предметом собственности, кроме как в связи с производством указанной продукции. Правообладатель товарного знака не может, как обладатель патента на изобретение, осуществлять негативное и запретительное использование товарного знака в качестве монополии <1>.
--------------------------------
<1> United Drug v. Theodore Rectanus, 248 U.S. 90, 97 - 98 (1918).
Современная зарубежная судебная практика подчеркивает, что целью права товарных знаков является поощрение конкуренции и качества товаров <1>.
--------------------------------
<1> Например, Верховный суд США по делу Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co. (514 U.S. 159, 163 - 64, 1995).
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) считает, что предоставленное законами многих стран позитивное право использования товарного знака (субъективное гражданское право) является предметом не только законов по интеллектуальной собственности, но и других законов и прав, как это имеет место со многими правами. Право, предоставленное законодательством о товарных знаках, может быть ограничено антимонопольным законом или другим публичным установлением <1>.
--------------------------------
<1> WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Second Edition. WIPO Publication N 489 (E). 2004 (далее - WIPO Intellectual Property Handbook). § 2.445.
Конституционный Суд РФ также подчеркивает, что законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает эту возможность как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения <1>.
--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. N 393-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Продюсерская фирма "Самый смак" на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Вместе с тем в более позднем судебном акте Конституционный Суд РФ воздерживается от вывода о том, что исключительное право на товарный знак налагает на своего обладателя обязанность использования товарного знака: Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 909-О.
Как отмечено выше, цель института прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием заключается в охране публичного интереса - очищении реестров товарных знаков от неиспользуемых обозначений, это также объясняет существенное отличие категории товарного знака от других объектов интеллектуальной собственности, таких как произведения, изобретения, объекты смежных прав и т.д.
Конституционный Суд РФ, в частности, делает вывод, что в отличие от рыночной стоимости таких объектов интеллектуальной собственности, как объекты авторского и патентного права, которая во многом предопределяется их самостоятельной ценностью в качестве результатов интеллектуальной творческой деятельности, рыночная стоимость приравненного к ним по предоставляемой защите товарного знака как средства индивидуализации продукции зависит в первую очередь от признания этой продукции потребителем <1>.
--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы".
Содержание исключительного права на товарный знак определяется сочетанием частных интересов предпринимателей и публичных интересов общества в лице потребителей.
Конкуренция названных интересов служит основанием для включения в содержание исключительного права на товарный знак обязанности его использования. При этом в сочетании общественных и частных интересов приоритет отдается общественным интересам.
Использование под контролем правообладателя <1>
--------------------------------
<1> См. подробнее: Михайлов С.В. Европейский и американский подходы к использованию товарного знака под контролем правообладателя // Закон. 2015. N 11. С. 96 - 105.
Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака (п. 2 ст. 19 ТРИПС).
Таким образом, ТРИПС при определении условий использования товарного знака правообладателя другим лицом использует термин "контроль" (control).
Российское законодательство в п. 2 ст. 1486 ГК РФ также указывает, что использованием товарного знака признается его использование другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.
ТРИПС определяет минимальные стандарты правовой охраны, которые национальное законодательство вправе расширить по своему усмотрению. Как отмечено в п. 1 ст. 1 ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению, при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.
Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен российским законодательством, которое ориентируется на аналогичный европейский подход.
Зарубежный опыт. Так, § 2 ст. 15 Регламента Совета ЕС о товарном знаке Сообщества от 26 февраля 2009 г. N 207/2009 предусмотрено, что использование товарного знака Сообщества по согласию правообладателя рассматривается как использование правообладателем. Таким образом, европейское право использует конструкцию "по согласию" (with the consent).
В § 25 решения Европейского суда первой инстанции от 8 июля 2004 г. N Т-203/02 по делу The Sunrider corp. v. OHIM - Espadafor Caba (Vitafruit) сформирован прецедентный вывод о том, что подразумевается очевидным, что если использование более раннего товарного знака (в том числе на счетах-фактурах) было бы произведено без согласия правообладателя, то имело бы место нарушение прав на товарный знак, поэтому исходя из обычного хода событий не в интересах компании Industrias Espadafor SA (лицо, использовавшее спорный товарный знак) раскрывать перед правообладателем доказательства такого использования. Следовательно, маловероятно, что правообладатель товарного знака будет в состоянии представить доказательства того, что товарный знак был использован против его воли <1>.
--------------------------------
<1> Приведенная правовая позиция Европейского суда первой инстанции широко применяется Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза и национальными европейскими судами по вопросу применения категории использования товарного знака под контролем правообладателя, например: Decision of OHIM N R 1285/2011-1, Decision of OHIM on Opposition N B 2 250 739.
Российская судебная практика использование товарного знака под контролем правообладателя воспринимает как использование товарного знака по воле (согласию) правообладателя. Такой подход более соответствует европейскому регулированию и судебной практике по категории использования товарного знака под контролем правообладателя.
Российский закон разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем, лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.
По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.
По общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом. Такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (гл. 54 Кодекса), договор простого товарищества (гл. 55 Кодекса), договор подряда (гл. 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (гл. 39 Кодекса), предварительный договор (ст. 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.
Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака.
Кроме того, для целей п. 2 ст. 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть подтверждено фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ. В соответствии с вышеизложенным подходом судебная практика обозначила следующие правовые позиции.
Для установления факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.
При установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определить, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли <1>.
--------------------------------
<1> Эта позиция сформирована на основании выводов, указанных в Постановлении Президиума СИП от 1 апреля 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013, товарный знак "Мастер Фрут".
Кроме того, например, наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, положениях об исполнении другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнении правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом <1>. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например, общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.
--------------------------------
<1> Указанный правовой подход сформирован на основании выводов, содержащихся в том числе в Постановлениях Президиума СИП от 2 апреля 2014 г. N С01-184/2014 по делу N СИП-247/2013, товарный знак "Ласточки"; от 20 мая 2014 г. N С01-185/2014 по делу N СИП-56/2013, товарный знак "Ледяной хрусталь"; от 10 ноября 2014 г. N С01-943/2014 по делу N СИП-305/2014, товарный знак "Prosecurity".
Зарубежный опыт. Интересно, что в американском праве доктрина related company сама по себе возникла из необходимости признания законом возможности использования дочерней компанией товарного знака правообладателя. В первоначальном проекте 1938 г. закона Лэнхема было просто указано, что допускается использование товарного знака дочерней или связанной с правообладателем компанией без раскрытия термина "связанная компания" (related company).
В 1939 г. впервые появилось определение, что related company является компанией, "контролируемой корпоративным участием или договорными отношениями или другим образом".
В 1943 - 1944 гг., несмотря на то что закон не был принят, было отклонено возражение Министерства юстиции США, основанное на том, что рассматриваемая норма не ограничивает понятие связанной компании только организацией, которой полностью владеет правообладатель <1>.
--------------------------------
<1> Wortmann J.A. Trademark Licensing and Use by Related Companies // The Trademark Reporter. 1954. Vol. 44. T.M.R. P. 1258.
В 1946 г. Закон Лэнхема был принят, а термин related company был определен как любое лицо, которое законно контролирует или контролируется правообладателем товарного знака. Видно, что дефиниция все еще несет в себе "корпоративное содержание".
Современная трактовка уже полностью освободилась от корпоративной колыбели. Термин "связанная компания" (related company) в ст. 1127 Закона Лэнхема определяется как любое лицо, чье использование товарного знака контролируется правообладателем в отношении характера и качества товаров или услуг, в отношении или в связи с которыми этот товарный знак используется.
Лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой
охраны неиспользуемого товарного знака
В силу п. 1 ст. 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд, т.е. круг истцов ограничен признаком заинтересованности.
Поскольку закон специально указывает на критерий заинтересованности, то отмеченная заинтересованность явно не совпадает с категорией процессуальной заинтересованности как критерием права на иск. Категория заинтересованности в исследуемом институте имеет специальное содержание, которое в силу отсутствия ориентиров, установленных законом, определяется судебной практикой.
В настоящий период российская судебная практика обоснованно считает главным признаком заинтересованности истца по спору о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования производство истцом однородных товаров и оказание однородных услуг в отношении товаров и услуг, по которым зарегистрирован оспариваемый товарный знак ответчика. Также заинтересованность подтверждает факт приготовлений в высокой стадии готовности к производству однородных товаров и оказанию однородных услуг.
Например, заинтересованность истца по делу о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака может быть подтверждена тем, что истец участвует в организации деятельности, связанной с оборотом товара, относящегося к тому же классу МКТУ, в отношении которого зарегистрирован спорный товарный знак, имеет реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществляет необходимые подготовительные действия к такому использованию (изготовил пробную партию товара, разработал упаковку) <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП от 5 августа 2014 г. по делу N СИП-85/2014, товарный знак "СПАРТАК".
В случае признания заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака в отношении части товаров и услуг правообладатель обязан доказать использование оспоренного товарного знака для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП от 2 июня 2014 г. по делу N СИП-309/2013, товарный знак "ПЕВУНЬЯ".
Наличие заявки истца о регистрации тождественного или сходного обозначения в отношении однородных товаров и услуг, равно как и ее отсутствие, само по себе не может свидетельствовать о наличии или отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Подача заявки может рассматриваться лишь в качестве одного из необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения, и этот факт оценивается наряду с другими доказательствами по делу <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП от 28 июля 2014 г. по делу N СИП-18/2014, товарный знак "КОНТАКТ".
Кроме того, судами сформулировал вывод, что сам по себе риск привлечения истца к ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак может свидетельствовать о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом предъявление в такой ситуации иска о досрочном прекращении спорного товарного знака не может квалифицироваться как злоупотреблением правом <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП от 7 марта 2014 г. по делу N СИП-28/2013, товарный знак "Фермерская".
Обязанность доказывания заинтересованности лежит на истце.
