Защита прав патентообладателей при столкновении патентов

 

(комментарий к решению Арбитражного суда Московской области

от 04.07.2018 и Постановлению Десятого арбитражного

апелляционного суда от 17.09.2018 по делу N А41-87845/17)

 

Синицын С.А., доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП.

 

В Арбитражный суд г. Москвы обратился Бристол-Майерс Сквибб Холдингс Аэрленд к ООО "Натива" с иском о пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительного права на патент на изобретение. Из искового заявления, отзыва на иск и обстоятельств, установленных судом по разрешению спора, усматриваются следующие обстоятельства.

Бристол-Майерс Сквибб Холдингс Аэрленд (Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, Switzerland) обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "НАТИВА" с учетом уточнений от 14.06.2018 о пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительного права на патент на изобретение, а именно:

- признать использование изобретения по независимому п. 1 патента РФ N 2260592 в лекарственном препарате "Дазатиниб-натив" (МНН - дазатиниб), регистрационное удостоверение N ЛП-004202 от 20.03.2017:

- пресечь действия общества с ограниченной ответственностью "Натива", создающие угрозу нарушения исключительного права на патент РФ N 2260592, а именно обязать общество с ограниченной ответственностью "Натива" подать заявление об исключении сведений о государственной регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат "Дазатиниб-натив" (МНН - дазатиниб), регистрационное удостоверение N ЛП-004202 от 20.03.2017, из государственного реестра предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, и не подавать заявление о регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат "Дазатиниб-натив" (МНН - дазатиниб), регистрационное удостоверение N ЛП-004202 от 20.03.2017, до срока истечения действия патента РФ N 2260592, т.е. до 30.01.2023 или более ранней даты в случае досрочного прекращения срока действия патента РФ N 2260592;

- обязать общество с ограниченной ответственностью "Натива" не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Дазатиниб-натив", регистрационное удостоверение N ЛП-004202 от 20.03.2017, до даты истечения срока действия патента РФ N 2260592, т.е. до 30.01.2023 или более ранней даты в случае досрочного прекращения срока действия патента РФ N 2260592.

В судебном заседании истец поддержал свои требования по доводам, изложенным в иске и дополнениях к нему.

Ответчик иск не признал, представил пояснения к отзыву.

Судом установлены следующие обстоятельства спора и проверена законность и обоснованность правопритязаний спорящих сторон.

Согласно представленным доказательствам по делу истец является юридическим лицом, входящим в группу компаний "Бристол-Майерс Сквибб", фармацевтической компании, специализирующейся на разработке, производстве и продаже лекарственных средств. Лекарственный препарат "Спрайсел" (МНН - дазатиниб) зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств 29.01.2008 за N ЛСР-000256/08 (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 50 мг, 70 мг) и за N ЛСР-008175/10 от 17.08.2010 (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг) (далее - спрайсел).

Дазатиниб включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2017 г. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 N 2885-р. Спрайсел вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия и под контролем патентообладателя (истца) и охраняется патентом. Срок действия патента истекает 30.01.2023.

20.03.2017 ответчиком зарегистрирован воспроизведенный лекарственный препарат "Дазатиниб-натив", который, по мнению истца, биоэквивалентен лекарственному препарату "Спрайсел".

В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" введение лекарственных препаратов в оборот на территории Российской Федерации допускается только при условии их регистрации Министерством здравоохранения РФ.

20.03.2017 лекарственный препарат "Дазатиниб-натив" был зарегистрирован уполномоченным органом.

В соответствии с п. 4 ст. 61 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" не допускаются реализация и отпуск лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, на которые не зарегистрирована предельная отпускная цена.

22.05.2017 предельная отпускная цена на лекарственный препарат "Дазатиниб-натив" была зарегистрирована.

Учитывая данное обстоятельство, полагая, что вышеуказанными действиями ответчика нарушаются его права, поскольку в лекарственном препарате ответчика используется патент истца, последний обратился в суд с настоящим иском.

Возражая против иска, ответчик указал, что при производстве лекарственного препарата "Дазатиниб-натив" ООО "Натива" использует собственное изобретение, охраняемое патентом РФ N 2567537 с датой приоритета от 23.04.2014, который никем не оспорен и является действующим.

В препарате "Дазатиниб-натив", изготавливаемом ООО "Натива", используется вещество, предусмотренное п. 1 формулы изобретения, предусмотренного патентом N 2567537. Заключением судебной экспертизы от 30.05.2018 установлено, что при производстве препарата "Дазатиниб-натив" также используется независимый п. 1 формулы изобретения "Циклические ингибиторы протеинтирозинкиназ" по патенту РФ N 2260592. Следовательно, п. 1 формулы изобретения по патенту N 2260592 и п. 1 формулы изобретения по патенту N 2567537 содержат одинаковые либо эквивалентные признаки по каждому из патентов.

В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

По мнению истца, воспроизведенный лекарственный препарат "Дазатиниб-натив" содержит дазатиниб в качестве активного действующего вещества. Дазатиниб охраняется независимым п. 1 формулы патента. Следовательно, лекарственный препарат "Дазатиниб-натив" содержит каждый признак, приведенный в независимом п. 1 содержащейся в патенте формулы изобретения, а следовательно, в соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение следует признать использованным.

В обоснование принятого решения по делу суд указал на следующие обстоятельства: патент, принадлежащий ответчику, является действующим и не оспорен в установленном порядке. Согласно п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом от 13.12.2007 N 122, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. С учетом разъяснения, данного в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 8091/09, о применимости указанной правовой позиции по отношению к изобретениям наличие у ответчика самостоятельного действующего патента на лекарственный препарат исключает возможность квалификации его действий в качестве нарушения патентов истца. Суд указал, что для применения указанного разъяснения необходимо установить, что в более позднем патенте присутствуют все признаки (одинаковые либо эквивалентные), содержащиеся как минимум в одном из пунктов более раннего патента.

Обстоятельства рассмотренного дела ставят следующие научно-практические вопросы, актуальные для науки патентного права и текущей правоприменительной практики:

Обоснованно ли утверждение, что действующий патент на изобретение, не оспоренный в установленном порядке, не может нарушать патент с более ранней датой регистрации?

Является ли единственным способом защиты права правообладателя в случае нарушения его патента другим действующим патентом оспаривание патента в установленном порядке?

В каких случаях при установлении зависимости одного патента от другого суд может выдать принудительную лицензию правообладателю второго (зависимого) патента?

Являются ли условия, предусмотренные ст. 1362 ГК РФ, исчерпывающими для принятия судом решения о выдаче принудительной лицензии?

Каким образом применяется разъяснение, содержащееся в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122, к патентам на изобретения?

Должен ли суд руководствоваться разъяснением, содержащимся в указанном п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиумом ВАС РФ от 13.12.2007 N 122, в случаях, когда в более позднем патенте присутствуют все признаки (одинаковые либо эквивалентные), содержащиеся как минимум в одном из пунктов более раннего патента?

Лишают ли разъяснения, данные в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122, правообладателя патента с более ранней датой регистрации права на защиту своего патента путем оспаривания патента с более поздней датой регистрации (при наличии нарушения)?

Анализ положений законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики по вопросам, сформулированным заказчиком, позволяет прийти к следующим выводам.

1. Обоснованно ли утверждение, что действующий патент на изобретение, не оспоренный в установленном порядке, не может нарушать патент с более ранней датой регистрации? В силу закона интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы отнесены к патентным правам (п. 1 ст. 1345 ГК РФ).

Как следует из п. 1 ст. 1354 ГК РФ, патент на изобретение удостоверяет приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение, притом что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения (п. 2 ст. 1354 ГК РФ), а исключительные права на изобретение признаются и охраняются при условии государственной регистрации изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение (ст. 1353 ГК РФ). На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации (ст. 1346 ГК РФ).

Из нормы ст. 1358 ГК РФ следует, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 ГК РФ не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными п. 2 ст. 1358 ГК РФ.

Раскрывая содержание исключительного права, законодатель в ст. 1229 ГК РФ определил, что правообладатель может использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению и любым не противоречащим закону способом, в том числе распоряжаться исключительным правом на изобретение, если иное не будет предусмотрено ГК РФ, а также разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности, в том числе путем введения в гражданский оборот продукта, в котором использовано изобретение (п. 2 ст. 1358 ГК РФ). Приведенные нормы определяют правовой статус субъекта исключительного права на результат интеллектуальной деятельности как правообладателя, устанавливая пределы осуществления исключительного права и возлагая пассивную обязанность по его ненарушению на всех третьих лиц, не являющихся правообладателями.

Факт регистрации изобретения и выдачи патента носит правопорождающий и правоподтверждающий характер, легитимирующий публичным порядком действия патентообладателя по осуществлению исключительных прав на изобретение (п. 48 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"), в связи с чем действия патентообладателя по осуществлению исключительных прав на зарегистрированное изобретение не отвечают признакам правонарушения и противоправности, являясь полностью правомерными.

Нормы ст. 1359, 1229 ГК РФ не устанавливают возможности запрещения осуществления исключительных прав на изобретение одним патентообладателем другому, поскольку возможность установления таких запретов изначально ориентирована на третьих лиц, не являющихся правообладателями. Возможные взаимные притязания патентообладателей предполагают режим согласования форм осуществления исключительных прав на изобретения либо разрешение возникшего патентного спора судом.

Нормальное развитие правоотношений на рынке результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии споров и разногласий субъектов права предполагает возможность и инициативу патентообладателей по выработке и закреплению в договоре приемлемых и отвечающих их обоюдным интересам условий осуществления исключительных прав на запатентованное изобретение. При наличии конфликта интересов и (или) коллизий в осуществлении исключительных прав на запатентованное изобретение несколькими патентообладателями российским законодателем предусмотрен специальный судебный порядок прекращения действия патента (ст. 1398 - 1399 ГК РФ), специальный порядок выдачи принудительной лицензии (ст. 1362 ГК РФ).

В правоотношениях патентообладателей на изобретения, пока не будет установлено иного их соглашением или решением суда, предполагается, что каждым патентом подтверждается и охраняется право на использование самостоятельного объекта интеллектуальной собственности - изобретения, отвечающего необходимым требованиям новизны, изобретательскому уровню и промышленной применимости (ст. 1350 ГК РФ).

Принимая во внимания действие Договора о патентной кооперации или Евразийской патентной конвенции, российский законодатель устанавливает специальное регулирование евразийского патента и патента РФ на идентичные изобретения, которым допускается, что евразийский патент и патент РФ на идентичные изобретения, имеющие одну дату приоритета, могут принадлежать разным патентообладателям, в связи с чем определен принцип соблюдения прав таких патентообладателей при использовании запатентованного изобретения (ст. 1397 ГК РФ). Правила ст. 1397 ГК РФ не устанавливают запрет на осуществление прав из евразийского патента и патента РФ для их правообладателей, не разрешая вопросы о преимуществах в осуществлении прав на изобретение для одного из таких патентообладателей, а закрепляют принцип использования запатентованного изобретения его патентообладателями, что формирует определенный законом правовой режим осуществления прав патентообладателями при использовании запатентованного изобретения.

В российской патентной практике имеются случаи выдачи нескольких патентов на одно изобретение, что ведет к оспариванию патентов по требованию заинтересованных лиц в порядке, предусмотренном ст. 1398 ГК РФ. Однако до принятия решения о признании патента недействительным любые действия по использованию изобретения вторым патентообладателем будут считаться правомерными. Возникающие при этом возможные коллизии при осуществлении одинаковых по содержанию исключительных прав, основанных на разных патентах на одно изобретение, подлежат урегулированию правообладателями в добровольном или судебном порядке. Однако никаких препятствий в осуществлении исключительных прав вторым правообладателем в связи с совпадением этих прав с правами первого правообладателя законодательством не предусмотрено.

Патентообладатель, осуществляющий исключительные права на изобретение, реализует свое право на результат интеллектуальной деятельности в собственном интересе и в любых формах, не нарушающих установленные нормами права запреты и права иных правообладателей.

По существу, нарушением прав патентообладателя признаются любые действия третьего лица (патентообладателя), а не другого патентообладателя по несанкционированному изготовлению, применению, ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в хозяйственный оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также применение способа, охраняемого патентом, притом что никто не может использовать изобретение, на которое выдан патент, без согласия патентообладателя. Изложенное позволяет утверждать, что действия патентообладателя по осуществлению исключительных прав на запатентованное изобретение могут рассматриваться только как правомерные.

Представляется значимой правовая позиция, сформированная практикой применения законодательства об интеллектуальных правах и разрешения патентных споров (п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности"; Постановления Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 8091/09, от 06.12.2011 N 9916/11), согласно которой при столкновении двух патентов на изобретения, характеризуемые в патентной формуле тождественными или "эквивалентными" признаками, каждый из патентообладателей вправе использовать запатентованный объект без разрешения другого патентообладателя до тех пор, пока каждый из патентов действует. Иными словами, при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Изложенное позволяет заключить, что действующий патент на изобретение и действия его патентообладателя по использованию запатентованного изобретения, не оспоренные в установленном законом порядке, не могут нарушать патент с более ранней датой регистрации. Возможные споры патентообладателей по использованию запатентованного изобретения могут быть урегулированы как по их соглашению добровольно, так и в судебном порядке при рассмотрении судом спора о признании патента с более поздней датой регистрации недействительным (ст. 1398 ГК РФ). Осуществление исключительных прав патентообладателя по второму патенту не может считаться нарушением исключительных прав патентообладателя по первому патенту до тех пор, пока второй патент не будет оспорен и признан недействительным в установленном законом порядке.

2. Является ли единственным способом защиты права правообладателя в случае нарушения его патента другим действующим патентом оспаривание патента в установленном порядке? Способы защиты гражданских прав определяются законом (ст. 12 ГК РФ), их применение обусловлено обстоятельствами правонарушения (способом и формой противоправных действий), правовым статусом субъекта права и правонарушителя, правовым режимом объекта права.

В ст. 1252 ГК РФ определены способы судебной защиты исключительных прав: иски о признании исключительного права; иски о пресечении действий, нарушающих исключительное право или создающих условия его нарушения; иски о возмещении убытков, иски об изъятии материального носителя у его изготовителя, перевозчика, продавца, любого распространителя и недобросовестного приобретателя. Приведенная норма является общей, и сфера ее действия изначально предполагает участие в деле субъекта исключительного права (истца) и неправообладателя - нарушителя чужого исключительного права (ответчика), а не двух равноуправомоченных лиц на использование результата интеллектуальной деятельности субъектов права - патентообладателей, что ясно видно из определенных непосредственно законом условий ее применения. В частности, непосредственно ГК РФ четко определены условия удовлетворения названных исков: о признании исключительного права - ответчик отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих исключительное право или создающих угрозу его нарушения, - ответчик должен совершить противоправные действия, нарушающие исключительные права, или осуществлять необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное ст. 1245, п. 3 ст. 1263 и ст. 1326 ГК РФ.

В разделе ГК РФ о патентном праве законодателем конкретизированы споры о защите нарушенных или оспоренных патентных прав (ст. 1460), отдельно предусмотрены основания признания действующего патента недействительным (ст. 1398).

Статьей 1398 ГК РФ установлены основания признания недействительным патента на изобретение, реализуемые по требованиям заинтересованного лица:

1) несоответствие изобретения условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;

2) несоответствие документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) наличие в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378 ГК РФ);

4) выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ;

5) выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Приведенный перечень оснований недействительности выданных патентов является исчерпывающим и дает право заинтересованным в оспаривании действующего патента лицам, в том числе и другим патентообладателям, обратиться с требованиями об оспаривании выданного патента в административном или судебном порядке. Конституционный смысл положений ст. 1398 ГК РФ усматривается в дифференцированной законодателем системе правовой защиты интеллектуальных прав, учитывающей особенности объектов прав на результат интеллектуальной деятельности и правовую природу соответствующих споров (Определение КС РФ от 10.03.2016 N 448-О).

По правовым последствиям признание патента на изобретение недействительным означает отмену соответствующего решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента (ст. 1387 ГК РФ) и сопровождается аннулированием записи в Государственном реестре изобретений РФ (ст. 1393 ГК РФ) с сохранением силы лицензионных договоров, заключенных в период действия патента, в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

Изложенное позволяет заключить, что единственным способом защиты права правообладателя в случае нарушения его патента другим действующим патентом является оспаривание патента в установленном законом порядке.

3. В каких случаях при установлении зависимости одного патента от другого суд может выдать принудительную лицензию правообладателю второго (зависимого) патента? Учитывая возможные столкновения патентов и интересов их правообладателей, российский законодатель устанавливает особый правовой режим зависимого изобретения (ст. 1358.1 ГК РФ), определяя зависимое изобретение признаком невозможности его использования в продукте или способе без использования обладающих старшим правом других запатентованных изобретений. Такое регулирование обусловлено невозможностью автономного осуществления прав на зависимое изобретение только волей его патентообладателя без нарушения подтвержденных патентом прав на изобретение, права на которое оформлены старшим патентом. Установленный законом правовой режим зависимого изобретения закрепляет специальные требования к осуществлению исключительных прав на зависимое изобретение, причем возможное столкновение интересов старшего и младшего патентообладателей потенциально разрешимо либо их соглашением, либо действием принудительной лицензии (ст. 1362 ГК РФ).

В ст. 1239 гл. 69 разд. VII "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации" ГК РФ закреплено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении ему на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). Статьей 1239 ГК РФ установлен правовой режим принудительной лицензии как установленного законом ограничения свободного использования результата интеллектуальной деятельности субъектом исключительного права, правомочного по общему правилу по своему усмотрению использовать этот результат, запрещать и разрешать другим лицам такое использование. Действие принудительной лицензии означает, что при наличии установленных законом условий правообладатель не может отказаться от предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности лицам, которые в силу закона и против воли правообладателя управомочены требовать предоставления им этого права в принудительном порядке.

Регламентируя общий принцип действия режима принудительной лицензии как принудительного ограничения прав правообладателя в ст. 1239 ГК РФ, законодатель поддерживает баланс интересов правообладателя и лиц, претендующих на получение принудительной лицензии, посредством введения судебной процедуры установления режима принудительной лицензии, что необходимо как естественное условие дальнейшего развития средств производства и уровня техники. Принудительная лицензия по существу является лицензионным договором, заключаемым в силу закона в обязательном порядке (ст. 445, 446 ГК РФ), в связи с чем объем и условия использования запатентованного изобретения определяются в судебном решении, принятом по иску о предоставлении принудительной лицензии. В соответствии с п. 18 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Соответствующий лицензионный договор будет считаться заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (п. 4 ст. 445 ГК РФ). В ст. 1239 ГК РФ не установлены конкретные условия предоставления принудительных лицензий, которые в специальных нормах законодательства и в зависимости от объекта права определены законодателем различно (в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов - ст. 1360, 1362 ГК РФ, в отношении селекционного достижения - ст. 1423 ГК РФ).

Важно обратить внимание на высокую социальную значимость института принудительной лицензии, действие которого способствует дальнейшему развитию технологий производства и росту научно-технического прогресса общества за счет использования уже запатентованных решений, обеспечивая здоровую конкурентную среду на рынке технологий в условиях недискриминационного доступа к уже апробированным техническим решениям участников производства для достижения новых результатов, развития и совершенствования уже имеющихся технических решений. Законодательная регламентация принудительной лицензии показывает ограниченность понимания патентного права как абсолютного, содержание которого может быть сведено только к запрещению полученных и охраняемых патентом результатов при нереализации самим патентообладателем предоставленных и гарантированных ему патентом правовых возможностей, что может свидетельствовать о том, что законодательная регламентация института принудительной лицензии создает значимые юридические гарантии роста производства, совершенствования технологий и свободы конкуренции на рынке. Цели и последствия регулирования принудительной лицензии показывают, что профилирующим правомочием, составляющим содержание исключительного права, является правомочие правообладателя самому использовать объект исключительного права, в связи с чем запретительная функция исключительного права, обращенная к любым третьим лицам, не может превалировать над правом правообладателя самому использовать принадлежащий ему объект права - результат интеллектуальной деятельности.

Такое понимание принудительной лицензии полностью согласуется с международными обязательствами Российской Федерации - в п. А - (2) ст. 5 Парижской конвенции цели предоставления принудительной лицензии связываются с "предотвращением злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае неиспользования патента".

В развитие общих положений о принудительной лицензии, закрепленных в ст. 1239 ГК РФ, и применительно к специфике патентных правоотношений ст. 1362 ГК РФ устанавливает специальное регулирование принудительной лицензии на изобретение, включая определение условий ее предоставления, бремени доказывания для участников спора и полномочий суда по разрешению поступившего заявления о предоставлении простой (неисключительной) лицензии, содержание и пределы действия принудительной лицензии.

Часть 2 ст. 1362 ГК РФ устанавливает специальное регулирование правоотношений нескольких патентообладателей по поводу использования изобретений, одно из которых по определенным законом признакам (ст. 1358.1 ГК РФ) будет считаться зависимым. В частности, закон допускает, что в случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента на изобретение (первого патента), отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации запатентованного первым патентом изобретения. При этом в заявлении о предоставлении принудительной лицензии заявитель указывает предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления принудительной лицензии, в том числе объем использования изобретения. Также законодателем определены предмет доказывания и условия удовлетворения иска о предоставлении принудительной лицензии: если патентообладатель, имеющий исключительное право на зависимое произведение, докажет, что зависимое произведение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении принудительной лицензии.

Изложенное позволяет заключить, что в соответствии с требованиями закона (ст. 1362 ГК РФ) при установлении зависимости одного патента от другого суд принимает решение о предоставлении принудительной лицензии правообладателю второго (зависимого) патента при условии доказанности следующих обстоятельств:

- патентообладатель второго (зависимого) патента не может использовать изобретение, на которое он имеет подтвержденное патентом исключительное право, не нарушая при этом права обладателя первого патента. Бремя доказывания этих обстоятельств возлагается на истца, требующего предоставления принудительной лицензии;

- обладатель первого патента на изобретение отказал обладателю второго патента на изобретение в заключении лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике. Обладатель второго патента должен представить в суд данные о том, что им были предприняты попытки заключить лицензионный договор с обладателем первого патента на условиях, соответствующих установившейся коммерческой практике, в течение разумного периода времени и эти попытки были им отклонены;

- обладатель второго патента указал условия предоставления ему принудительной лицензии, в том числе объем использования изобретения, размер, порядок и сроки платежей;

- обладатель второго патента доказал, что запатентованное им изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением обладателя первого патента. Обладатель второго патента должен доказать преимущества своего изобретения в суде.

4. Являются ли условия, предусмотренные ст. 1362 ГК РФ, исчерпывающими для принятия судом решения о выдаче принудительной лицензии? Действующая редакция ст. 1362 "Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец" ГК РФ закрепляет нормативные условия, требуемые для выдачи принудительной лицензии. Законодатель дифференцирует два случая применения принудительной лицензии, устанавливая специальное регулирование для каждого из них.

Первый случай определяется ситуациями, при которых патентообладатель не использует (недостаточно использует) изобретение в течение четырех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке. При таких обстоятельствах лицо, готовое и желающее использовать такие изобретения при отказе патентообладателя заключить с ним лицензионный договор на условиях, соответствующих установившейся практике, считается наделенным правом обратиться в суд к патентообладателю о предоставлении принудительной (простой) неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения. В силу прямого указания приведенной нормы истец по иску о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии к патентообладателю на использование изобретения на территории Российской Федерации обязан доказать совокупность следующих условий, являющихся достаточными для предоставления принудительной лицензии:

- изобретение не используется или недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента;

- неиспользование изобретения приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ и услуг на рынке;

- лицо, заявившее требование о предоставлении принудительной лицензии, имеет техническую возможность использования изобретения;

- отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике;

- в исковом заявлении о предоставлении принудительной лицензии на использование на территории изобретения заявитель указал предлагаемые им условия ее предоставления, в том числе объем использования изобретения, размер, порядок и сроки платежей.

При определении оснований предоставления принудительной лицензии на использование на территории РФ изобретения по требованию патентообладателя, лишенного возможности использования изобретения, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение, законодатель устанавливает следующие условия:

- патентообладатель второго (зависимого) патента не может использовать изобретение, на которое он имеет подтвержденное патентом исключительное право, не нарушая при этом права обладателя первого патента;

- обладатель первого патента на изобретение отказал обладателю второго патента на изобретение в заключении лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике;

- обладатель второго патента указал условия предоставления ему принудительной лицензии, в том числе объем использования изобретения, размер, порядок и сроки платежей;

- обладатель второго патента доказал, что запатентованное им изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением обладателя первого патента.

При разрешении вопроса об исчерпывающем или открытом перечне оснований предоставления принудительной лицензии необходимо учитывать предопределенность содержания ст. 1362 ГК РФ принятыми Российской Федерацией международными обязательствами, а именно нормами Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15.04.1994):

- ст. 13 "Ограничения и изъятия": "Члены вводят ограничения или изъятия в отношении исключительных прав для некоторых особых случаев, которые не вступают в противоречие с обычным использованием произведения и необоснованно не ущемляют законные интересы правообладателя";

- ст. 31 "Другие виды использования без разрешения патентообладателя": "Если законодательство члена разрешает иное использование (относится к любому использованию, отличному от разрешенного) объекта патента без разрешения правообладателя, включая использование государством или третьими лицами, уполномоченными государством, должны соблюдаться следующие положения:

(a) разрешение на такое использование должно основываться на индивидуальных характеристиках предмета;

(b) такое использование может быть разрешено только в том случае, если до начала такого использования предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от правообладателя на разумных коммерческих условиях, и в течение разумного периода времени эти попытки не завершились успехом. Это требование может быть снято членом в случае чрезвычайной ситуации в стране или других обстоятельств крайней необходимости или в случае некоммерческого использования государством. При чрезвычайных ситуациях в стране или других обстоятельствах крайней необходимости правообладатель, тем не менее, должен быть уведомлен об этом как можно скорее. В случае некоммерческого использования государством, если правительство или подрядчик, без проведения патентного поиска, знает или имеет доказуемые основания знать, что действующий патент используется или будет использоваться государством или в его интересах, правообладатель должен быть немедленно проинформирован об этом;

(c) объем и продолжительность такого использования ограничиваются целями, для которых оно было разрешено, и в случае технологии полупроводников оно должно быть исключительно некоммерческим использованием государством или предназначено для исправления практики, которая в результате судебных или административных процедур определена как антиконкурентная;

(d) такое использование не является исключительным;

(e) такое использование не подлежит цессии, кроме как с той частью предприятия или его нематериальных активов, которые осуществляют такое использование;

(f) любое такое использование разрешается в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка члена, дающего разрешение на такое использование;

(g) разрешение на такое использование подлежит отмене при надлежащем соблюдении защиты законных интересов лиц, получивших такое разрешение, если и когда обстоятельства, которые привели к этому, прекращают существовать, и маловероятно, что они возобновятся. Компетентные власти должны иметь полномочия повторно, по мотивированному заявлению, рассмотреть, продолжают ли существовать эти обстоятельства;

(h) правообладателю выплачивается соответствующее вознаграждение с учетом обстоятельств в каждом случае и экономической стоимости разрешения;

(i) юридическая сила любого решения, относящегося к разрешению такого использования, может быть предметом судебного пересмотра или иного независимого пересмотра отдельным вышестоящим органом власти упомянутого члена;

(j) любое решение, касающееся вознаграждения, предусмотренного в отношении такого использования, может быть предметом судебного пересмотра или иного независимого пересмотра отдельным вышестоящим органом власти упомянутого члена;

(k) члены не обязаны применять условия, изложенные в подп. (b) и (f), в случаях, если такое использование разрешено для исправления практики, определенной в результате судебных или административных процедур как антиконкурентная. Необходимость исправления антиконкурентной практики может быть принята во внимание при определении в таких случаях размера вознаграждения. Компетентные органы должны иметь полномочия отказать в отмене разрешения, если и когда есть вероятность того, что условия, которые привели к такому разрешению, возникнут вновь;

(l) если такое использование разрешено с тем, чтобы допустить использование патента ("второго патента"), который не может быть использован, не нарушая другого патента ("первого патента"), применяются следующие дополнительные условия:

(i) изобретение, заявленное во втором патенте, по сравнению с изобретением, заявленным в первом патенте, должно включать в себя важное техническое достижение, имеющее большое экономическое значение;

(ii) владелец первого патента должен иметь право на перекрестную лицензию на разумных условиях для того, чтобы использовать изобретение, заявленное во втором патенте;

(iii) использование, разрешенное в отношении первого патента, не подлежит цессии, кроме как с передачей прав на второй патент".

Кроме того, дополнительные основания, по которым возможно установление принудительного лицензирования, предусмотрены ст. 31 bis <1> Соглашения ТРИПС.

--------------------------------

<1> См.: приложение к Протоколу об изменении Соглашения ТРИПС (подписан в г. Женеве 06.12.2005).

 

Приведенные положения с достаточной степенью полноты и ясности учтены редакцией ст. 1362 ГК РФ, их расширительное толкование и потенциальное дополнение установленных законом условий предоставления принудительной лицензии правоприменительной практикой создают существенный риск необоснованного ущемления законных интересов владельца второго патента на изобретение в получении принудительной лицензии и использования собственного изобретения, как и вообще невозможность предоставления принудительной лицензии на установленных непосредственно нормой закона условиях. Помимо ущемления прав и законных интересов обладателя второго патента неединообразный и произвольный подход правоприменителя к определению условий предоставления принудительной лицензии неминуемо повлечет за собой разночтения в подходах правоприменительной практики к применению нормы ст. 1362 ГК РФ, что существенно осложнит становление единообразия правоприменительной практики и ее гармонизацию в части применения законодательства об интеллектуальной собственности.

Изложенное позволяет заключить, что условия предоставления принудительной лицензии, предусмотренные ст. 1362 ГК РФ, являются ясными и исчерпывающим образом определенными непосредственно законодателем, обязательными для принятия судами при разрешении споров о выдаче принудительной лицензии на использование запатентованного изобретения, оснований их расширительного толкования на стадии правоприменения не усматривается.

5. Каким образом применяется разъяснение, содержащееся в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122, к патентам на изобретения? Пунктом 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" высшей судебной инстанцией сформулировано следующее правоположение (судебно-правовая позиция): "При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета".

Как следует из буквального смысла использованных правоприменителем слов и выражений, а также и непосредственно из приведенного в Обзоре ВАС РФ примера судебного дела, указанный подход изначально был ориентирован на спор патентообладателей полезных моделей и лишь впоследствии самой правоприменительной практикой сфера его применения была распространена и на изобретения (Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 8091/09; Постановления Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2014 по делу N А45-4175/2013, от 25.12.2014 по делу N А40-11111/2014).

В п. 9 рассматриваемого Обзора ВАС РФ сформулирована четкая и универсальная позиция для разрешения любых патентных споров, согласно которой фактически до момента признания недействительным одного из патентов действия патентообладателей по осуществлению исключительных прав и использованию запатентованного изобретения считаются правомерными, не образуя состав правонарушения.

Это подтверждается и новейшей судебной практикой. Например, наличие у производителя воспроизведенного лекарственного препарата самостоятельного действующего патента на изобретение, используемое в регистрируемом лекарственном препарате, делает невозможным квалификацию его действий по вводу препарата в гражданский оборот в качестве нарушения прав обладателя первоначального патента, идентичного второму патенту <1>.

--------------------------------

<1> См.: решение Арбитражного суда Московской области от 01.06.2018 по делу N А41-3828/18 по иску компании "Байер ХелсКерЭлЭлСи" к ООО Натива".

 

Важно учитывать, что ограничительное толкование и применение п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, при разрешении патентных споров обусловлено конкретными обстоятельствами разрешаемого дела и позицией судов, выработанной при разрешении конкретного дела применительно к его индивидуальным фактическим обстоятельствам. Сформулированные судебными инстанциями подходы к применению п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, относимы только к условиям рассмотрения и разрешения конкретного судебного спора и никак не влияют на объем и общеобязательное значение выработанных ВАС РФ подходов для правоприменения.

На универсальность и обязательность применения подходов, выработанных Президиумом ВАС РФ, неоднократно обращалось внимание в текущей правоприменительной практике высших судов судебной системы России. В частности, в Постановлении КС РФ от 21.01.2010 N 1-П указано, что правовая позиция ВАС РФ является основание пересмотра уже вынесенных судебных актов и принятия вновь принимаемых судебных актов, а толкование закона высшими судебными органами является обязательным для нижестоящих судов на будущее время, в связи с чем особое внимание было обращено на следующее: "Вытекающее из статьи 127 Конституции Российской Федерации правомочие Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации давать разъяснения по вопросам судебной практики направлено на поддержание единообразия в толковании и применении норм права арбитражными судами и является одним из элементов конституционного механизма охраны единства и непротиворечивости российской правовой системы, который основан на предписаниях статей 15 (часть 1), 17, 18, 19 и 120 Конституции Российской Федерации и реализация которого в процессуальном регулировании обеспечивается установленной законом возможностью отмены судебных актов, в том числе в случае их расхождения с актами высшего суда в системе арбитражных судов Российской Федерации, дающими разъяснения по вопросам судебной практики. Осуществление Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации этого правомочия объективно не может не основываться на вырабатываемых им правовых позициях, содержащих толкование разъясняемых положений законодательства. Отрицание права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации давать на основе обобщения судебной практики абстрактное толкование применяемых арбитражными судами норм права и формировать соответствующие правовые позиции означало бы умаление его конституционных функций и предназначения как высшего суда в системе арбитражных судов..."

Упразднение ВАС РФ как высшей инстанции системы арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации не повлияло на юридическое значение и обязательность применения судами выработанных им подходов до их изменения ВС РФ.

В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 8-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и нормативных правовых актов, данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют силу до принятия Пленумом ВС РФ соответствующих решений. Пленум ВАС РФ неоднократно указывал, что содержащиеся в постановлениях Президиума ВАС РФ подходы к толкованию правовых норм являются общеобязательными и подлежат применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел (п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам").

Изложенное позволяет заключить, что в патентных спорах на изобретения применение разъяснений, содержащихся в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, является обязательным при разрешении споров патентообладателей с различными датами приоритета патентов, а выработанные в этой части Президиумом ВАС подходы носят универсальный характер и не исчерпываются спецификой и индивидуальными фактическими обстоятельствами разрешаемых патентных споров.

6. Должен ли суд руководствоваться разъяснением, содержащимся в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, в случаях, когда в более позднем патенте присутствуют все признаки (одинаковые либо эквивалентные), содержащиеся как минимум в одном из пунктов более раннего патента? Общеобязательность применения правовой позиции, сформулированной Президиумом ВАС РФ в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности при разрешении арбитражными судами любых патентных споров, обусловлена универсальностью использованной высшей судебной инстанцией формулировки: "При наличии двух патентов с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета".

Обязательность и сфера надлежащего применения арбитражными судами подхода, закрепленного п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, при разрешении любых патентных споров не ограничиваются отдельными обстоятельствами и индивидуальной спецификой патентных споров, в связи с чем отсутствуют достаточные правовые основания для установления судами первой, апелляционной и кассационной инстанций в текущей правоприменительной практике дифференцированного применения сформулированной ВАС РФ судебно-правовой позиции, в том числе и посредством исключения из-под ее действия случаев, когда в более позднем патенте присутствуют все признаки (одинаковые либо эквивалентные), содержащиеся как минимум в одном из пунктов более раннего патента.

Необходимость четкого, единообразного и безукоснительного применения позиции ВАС РФ, сформулированной в п. 9 рассматриваемого Обзора, в текущей правоприменительной практике разрешения любых патентных споров независимо от их конкретных обстоятельств обусловлена не только обязательностью ее применения и универсальностью выработанного ВАС РФ подхода, но и тем обстоятельством, что любое ее уточнение по сфере применения (конкретные условия столкновения патентов, правоотношения патентообладателей, сфера действия изобретения и др.) инициативой судов первой, апелляционной и кассационной инстанций неминуемо влечет ее переформулировку, а по сути, изменение содержания выработанного высшей судебной инстанцией подхода, что в условиях упразднения ВАС РФ невозможно иначе кроме как по инициативе высшей судебной инстанции, формирующей единообразие правоприменительной практики, - ВС РФ.

В комментируемом Постановлении суда апелляционной инстанции по делу N А41-87845/17 Десятый апелляционный суд верно отметил, что в п. 9 информационного письма N 122 установлены основания для признания за патентообладателем права на использование изобретения, невзирая на наличие патента с более ранней датой приоритета. В качестве таких оснований выступает наличие одинаковых или эквивалентных признаков. Если одинаковые или эквивалентные признаки в патентах не обнаружены, то положения п. 9 информационного письма N 122 не подлежат применению, так как отсутствует коллизия патентов. В этом случае признается, что патенты выданы на разные охраняемые объекты. С учетом изложенного при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, действия ответчика по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Изложенное позволяет заключить, что единообразное и точное применение правовой позиции, сформулированной Президиумом ВАС РФ в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, является общеобязательным для арбитражных судов при разрешении любых патентных споров, включая и частные случаи, когда в более позднем патенте присутствуют все признаки (одинаковые либо эквивалентные), содержащиеся как минимум в одном из пунктов более раннего патента.

7. Лишают ли разъяснения, данные в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, правообладателя патента с более ранней датой регистрации права на защиту своего патента путем оспаривания патента с более поздней датой регистрации (при наличии нарушения)? Разъяснения, данные ВАС РФ в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, не дают правовой оценки содержания конкурирующих прав патентообладателей и не позволяют установить преимущества и приоритет в осуществлении прав на использование изобретения в отношении одного из патентообладателей, нисколько не ограничивая при этом возможности осуществления и защиты прав на использование запатентованного изобретения для каждого из них, допуская тем самым перспективу разрешения патентного спора судом по существу. Так, при наличии достаточных оснований полагать, что патентом с более поздней датой регистрации нарушаются права патентообладателя с более ранней датой регистрации, заинтересованный в защите патентных прав патентообладатель правомочен обратиться с требованием о признании патента с более поздней датой регистрации недействительным на основании и в порядке, которые определены в ст. 1398 ГК РФ. Вместе с тем обладатель патента, имеющего более поздний приоритет, не лишен возможности оспаривать выдачу патента с более ранним приоритетом по любым основаниям, предусмотренным в ст. 1398 ГК РФ, при их наличии. При этом обязанность по доказыванию оснований недействительности того или иного патента возлагается на истца.

Изложенное позволяет заключить, что разъяснения, данные в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, не лишают и не ограничивают правообладателя патента с более ранней датой регистрации права на защиту своего патента путем оспаривания патента с более поздней датой регистрации с возложением на него бремени доказывания оснований недействительности патента.