Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак

Законодательство выделяет два основных способа распоряжения исключительным правом на товарный знак:

1. Отчуждение исключительного права

2. Передача права использования товарного знака

Форма соответствующих договоров – письменная, подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак - одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Исключительное право передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок. С 2008 г. данное условие должно быть обязательно включено в текст договора. Договор, в котором стороны прямо не укажут, что исключительное право на товарный знак передается в полном объеме, будет считаться лицензионным договором (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

При этом весь объем исключительного права может быть передан не только в отношении всех групп товаров, охраняемых данным товарным знаком, но также в отношении некоторых (или одной) из них.

Ограничение возможности заключения договора:

А) отчуждение права на товарный знак не допускается, если такое отчуждение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя

Б) не может быть отчуждено право на коллективный товарный знак

В) не может быть передано право на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, охраняемого на территории РФ (искл. случай, когда приобретатель уже обладает правом на такое наименование).

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака - од на сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Существенными условиями лицензионного договора:

1. Предмет договора, который должен содержать:

- описание товарного знака, права пользования которым передаются;

- указание номера и даты выдачи свидетельства.

2. Указание сторон договора (лицензиар и лицензиат).

3. Пределы осуществления права пользования товарным знаком, т.е. прямое указание в договоре товаров, услуг или их групп, в отношении которых лицензиату предоставляется право пользования.

4. Способы использования товарного знака лицензиатом, например, только в рекламе или на этикетках и т.п..

При отсутствии данных условий лицензионный договор должен считаться незаключенным.

5. Сфера предпринимательской деятельности (указание на конкретный объект, в отношении которого применяется товарный знак (продукция, товары или услуги), а также на соответствующую отрасль народного хозяйства ("строительство", "пищевая промышленность" и т.п.).

Например: "использование в сфере производства и реализации молочной продукции".

6. Территория, на которой допускается использование товарного знака.

7. Срок действия договора.

Лицензионный договор может быть заключен лишь в пределах срока действия исключительного права на товарный знак. В случае прекращения исключительного права прекращается и лицензионный договор.

Если лицензионным договором срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

8. Размер вознаграждения лицензиара и способы его уплаты.

9. Условие о качестве товара. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Лицензиат в пределах срока действия лицензионного договора может передать право пользования товарным знаком третьим лицам по сублицензионному договору в соответствии с нормами ст. 1238 ГК РФ.

Иные (внедоговорные) способы передачи прав
на товарный знак

а) наследование.

предприниматель, обладающий правом на товарный знак, может завещать его или оставить после себя наследникам. Однако здесь следует учитывать, что товарные знаки как средства индивидуализации, связанные с коммерческой деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, могут принадлежать только физическому лицу, имеющему статус предпринимателя. В противном случае право на товарный знак подлежит прекращению. Таким образом, право на товарный знак может перейти по наследству только к юридическому лицу или к физическому лицу, обладающему на момент открытия наследства статусом предпринимателя;

б) реорганизация юридического лица;

в) обращение взыскания на имущество правообладателя.

В последнем случае не очень понятно, к кому и в каком порядке будет переходить право на товарный знак. По нашему мнению, логичнее будет предположить, что при обращении взыскания на соответствующее имущество это право должно прекращаться.

Процедура прекращения исключительного права.
Подведомственность споров

Охраноспособность товарного знака может быть прекращена как по решению уполномоченного органа, так и независимо от него.

Автоматически охрана товарного знака прекращается в двух случаях:

1) в связи с истечением срока действия исключительного права.

2) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак

Во всех иных случаях прекращение права на товарный знак возможно только по решению уполномоченного органа. Причем инициировать данное заявление вправе только те лица, которые прямо указаны в законе.

Решение о прекращении исключительного права принимают: