Визначення однорідності або спорідненості товарів і послуг, для яких використовуються досліджувані позначення

Для визначення однорідності (спорідненості) товарів необхідно враховувати:

•рід (вид) товарів і послуг;

•вид матеріалу, з якого виготовлені товари;
•їхнє призначення;

•умови і канали збуту товарів;

•коло споживачів.

Перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами №41000 та №41001 наведено вище.

Відомості щодо об'єктів комерційної діяльності Товари­ства з обмеженою відповідальністю "АМІКО-КЕРАМІКА", що містяться у наданих на дослідження матеріалах справи, недостатні для встановлення повного переліку товарів і по­слуг, що виробляються (реалізуються, надаються) цим під­приємством.

У наданих Позивачем матеріалах, зокрема, містяться наступні джерела інформації щодо видів діяльності ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА".

1) Копія рекламної публікації у Волинському інформаційно-рекламному журналі "Про бізнес" за квітень 2012 року, з якої випливає, що ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001 постачало та реалізувало на території України керамічну плитку та керамічний граніт, сантехнічні виро­би, сухі будівельні суміші, клеї, надавало послуги у сфері будівництва, зокрема — здійснювало ремонтно-оздоблю­вальні роботи на замовлення.

З рекламної публікації також випливає, що ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001 використовувало по­значення, тотожне знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №41001, шляхом застосування його у рекламі.

2)          Копії договорів та контрактів, укладених ТОВ"АМІКО-КЕРАМІКА" з постачальниками, покупцями продукції та виробниками реклами (без надання інформації про їх виконання),у період з 2000 по 2001 роки.

Із вказаних документів випливає, що до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 Товариством з обмеженою відповідаль­ністю "АМІКО-КЕРАМІКА" здійснювалися торгові опера­ції з купівлі-продажу будівельних матеріалів, зокрема ке­рамічної плитки та керамічного граніту, пінополістирольних плит; електричних приладів для обігрівання, сантехнічного обладнання та аксесуарів, меблів для ван­них кімнат.

3)            Фотографія рекламного щита ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" (без зазначення дати його встановлення), на якому перелічено види товарів, що реалізуються підприємством:плитка, сантехніка, пінопласт, стеля Armstrong, двері,міні-вата, шпаклівки, клеї, фарби, фуги, потолочні плінтуси, змішувачі, каналізація "REHAU", ванни.

У разі, якщо розміщення цієї рекламної інформації відбулося до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001, беззаперечно, що ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" до цієї дати використовува­ло позначення, тотожне знаку для товарів і послуг за сві­доцтвом №41000, шляхом застосування його у рекламі.

Аналіз перелічених матеріалів показує, що товари, які реалізуються ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" за родовими ознаками в основному належать до будівельних матеріалів, призначені для використання при будівельних та ремонтно-оздоблювальних роботах і збуваються шляхом оптового та роздрібного продажу. При цьому частина цих товарів (зокрема фарби) належать до 2 класу МКТП, а частина (ке­рамічна плитка, пінополістирольні плити, шпаклівки, гра­ніт, сухі будівельні суміші) — до 19 класу МКТП

Отже, товари, що реалізуються ТОВ "АМІКО-КЕРАМІ-КА", є спорідненими з товарами, зазначеними у свідоцтвах на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001.

Як видно з інформації, розміщеної у Волинському інформаційно-рекламному журналі "Про бізнес" за квітень 2012 року, послуги, що надаються ТОВ "АМІКО-КЕРАМІ-КА", є спорідненими з переліком послуг 35 класу МКТП, наведеним у свідоцтвах на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001.

Таким чином, товари та послуги, що реалізуються (надаються) ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА", є спорідненими з товарами та послугами 2, 19, 35 класів МКТП, зазначеними свідоцтвами на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001.

Проведене дослідження дає підстави зробити наступний висновок з питання 1:

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №°41001 є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА", яке використовувалося зазначеним підприємством до дати подання заявок на реєстрацію знаків для споріднених товарів і послуг. Крім того, є підстави вважати, що позначення, зареєстровані як знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001, використовувалися ТОВ "АМІКО-КЕ­РАМІКА" до дати подання зазначених заявок шляхом застосування у рекламі споріднених товарів.

Дослідження питання 2

Статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (, яка визначає підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачено наступне:

Як Законом, так і Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не встановлено критерії, за допомогою яких визначається відомість в Україні того чи іншого фірмового найменування. Не містить таких критеріїв і спеціальна література.

Оскільки наведена норма Закону передбачає порівняння між собою позначень, які використовуються як засоби відрізнення осіб (товарів і послуг осіб), що здійснюють свою діяльність стосовно одних і тих самих або споріднених товарів чи послуг, логічно, що відомість фірми (фірмового найменування) повинна визначатися для кола споживачів саме цих товарів і послуг.

На думку експерта, найбільший вплив на відомість в Україні фірмового найменування в контексті наведеної вище норми Закону можуть мати деякі з факторів, анало­гічних тим, що розглядаються згідно із статтею 24 Закону при здійсненні процедури визнання добре відомим знака для товарів і послуг, а саме:

•ступінь відомості чи визнання фірми у відповідному секторі ринку;

•тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування фірмою товарів і послуг, включаючи рек­ламування чи оприлюднення та представлення на яр­марках чи виставках тощо.

Ступінь відомості та визнання фірми у секторі ринку, тривалість, обсяг та географічний район просування фірмою товарів і послуг можна визначити на підставі фактичних даних, які включають принаймні наступну інформацію:

•кількість, тривалість дії та вартість укладених фірмою договорів про реалізацію власних товарів або надання послуг;

•кількість укладених фірмою договорів про закупівлю товарів та послуг інших суб'єктів підприємницької дія­льності;

•відзиви споживачів (незалежно, яку форму та зміст вони мають) про якість товарів і послуг, що надаються фірмою згідно з укладеними договорами;

•реакцію конкурентів (включаючи акти недобросовісної конкуренції) на просування фірмою своїх послуг у від-відному секторі ринку;

•відомості про дату реєстрації фірми та початок фінансово-господарської діяльності за основними напрям­ками;

•відомості про обсяги та динаміку витрат фірми на рекламування своїх товарів або послуг;

•види реклами, що використовуються фірмою, та періодичність розміщення рекламної інформації;

•відомості про участь фірми у виставках, ярмарках, тендерах, конкурсах тощо;

•обсяги та періодичність розповсюдження в централь­них, регіональних та спеціалізованих ЗМІ будь-якої ін­формації про діяльність фірми.

Із джерел, що досліджувалися при вирішенні питання 1 (договори купівлі-продажу, договори на розміщення рек­лами, копії рекламної інформації), можна встановити на­ступне:

ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" зареєстровано у м. Луцьк (Во­линська обл.) 14 травня 1997 року.

Із червня 1997 року до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" у зазначеному регіоні здійсню­вало господарську діяльність, пов'язану із закупівлею у вітчизняних та закордонних фірм та реалізацією будівель­них матеріалів, сантехнічного обладнання, наданням по­слуг з виконання ремонтно-оздоблювальних робіт.

Протягом цього періоду рекламна інформація про діяль­ність ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" розповсюджувалася шля­хом рекламних публікацій у місцевих друкованих видан­нях та шляхом розміщення зовнішньої реклами.

Протягом цього періоду ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" здій­снювало благодійну діяльність у регіоні та демонструвало зразки продукції, що пропонується до продажу, у фірмово­му салоні-магазині.

Тривалість комерційної та благодійної діяльності ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА", кількість укладених господарських договорів, обсяги рекламування та просування товарів на ринку дають підстави стверджувати про відомість фірмово­го найменування ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" у м. Луцьку та Волинській області стосовно видів діяльності товариства При невизначеності поняття "відомість фірмового найме­нування в Україні" для встановлення наслідків реєстрації знаків, що є тотожними або схожими з фірмовими найме­нуваннями, на думку експерта слід враховувати саме мож­ливість сплутування комерційних позначень через викори­стання їх не тільки в одному секторі ринку, айв одному регіоні.

Слід зазначити, що Відповідач 2 — власник свідоцтв на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001 Шухман Г.З. здійснює свою діяльність, пов'язану із використанням зазначених торговельних марок у тому ж регіоні, що й ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА", про що свідчить реклама Торгового дому "АМІКО КЕРАМІКА", розміщена у примірнику щотижневика "Луцьк і лучани" №4 (176) від 14 лютого 2012 року (див. матеріали справи).

Вище було зазначено, що ТОВ "АМІКО-КЕРАМІКА" до дати подання Відповідачем 2 заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 використовувало позначення, тотожні зазначеним знакам, для позначення своєї діяльності, зокрема у рекламі. У виданні Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності [ з приводу досліджуваної ситуації містяться наступні рекомендації:

"9.248.... Если фирменное наименование или фирменньїй знак используется в качестве товарного знака (независи-мо от того, зарегистрирован он или нет), общие норми приоритета и защитьі потребителей относительно про-исхождения товаров или услуг, предлагаемьіх с теми или иними обозначениями, будут определять исход любой кол-лизии со сходним товарним знаком.

9.249. Даже если в отношении товаров и услуг, которие предлагает предприятие, оно использует фирменное на-именование или фирменньїй знак таким, как он єсть, другими словами, не как товарний знак, тем не менее обще-принято, что ранее зарегистрированньїй (старший) товарний знак нарушается, если использование фирменного знака или фирменного наименования способно создать сме-шение относительно происхождения товаров или услуг, которше предприятие предлагает со своим наименовани-ем. И наоборот, использование товарного знака, знака об-служивания или коллективного знака может аналогич-ньім образом нарушить старший (зарегистрированньїй или незарегистрированньш) фирменньїй знак или фирмен­ное наименование".

Застосовуючи статті 1, 6, 24 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та п. 1.4., п.4.3.2.4 4.3.2.6, 4.3.2.7. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг дайте відповіді на наступні питання;

1.Чи є зображення знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням Товариство з обмеженою відповідальністю "АМІКО-КЕРАМІКА"?.

2.Яким чином, зважаючи на встановлену вище схожість фірмового найменування та товарних знаків щодо споріднених товарів і послуг, таке використання знаків власником свідоцтв №41000 та №°41001 вплине на діяльність двох господарюючих суб'єктів на регіональному ринку

3.Чи новостворений суб'єкт господарювання, використовуючи ділову репутацію відомої фірми, відбирає частину її клієнтів, що й є введенням в оману споживача?

4.Чи існує висока вірогідність введення в оману споживача щодо особи яка надає послуги?