2020-01-14
110
Вопрос:
Можно ли вначале опубликовать охраноспособный результат, а затем его запатентовать?
Ответ:
Подача заявки на выдачу патента должна предшествовать раскрытию информации о результате интеллектуальной деятельности, в том числе в научной публикации. Если все же результат опубликован, то в течение шести месяцев со дня раскрытия информации автор должен подать заявку на выдачу патента.
Вопрос:
Что может быть объектом патентной защиты? Какой объект лучше запатентовать?
Ответ:
Объектом патентной защиты является способ (технология) или устройство (продукт). При возможности выбора предпочтительней патентовать устройство (продукт), поскольку в этом случае контроль за несанкционированным использованием изобретения существенно упрощается (проконтролировать появление на рынке контрафактного устройства или продукта легче, чем способа или технологии его производства).
Вопрос:
Как планировать коммерциализацию разработки за рубежом?
Ответ:
Если Вы хотите коммерциализировать разработку за рубежом, то вначале седует получить национальный патент. После подачи заявки на получение национального патента у заявителя есть 30 месяцев для того, чтобы обеспечить возможность патентования изобретения в других странах (это будет стоить порядка 50 тыс. руб.). После этого срока Вы должны платить значительно большую сумму (несколько десятков тысяч евро в год) или отказаться от патентования за рубежом. Поэтому можно рекомендовать следующий план действий:
|
|
|
§ после идентификации объекта интеллектуальной собственности он переводится в режим коммерческой тайны и затем оформляется как ноу-хау;
§ осуществляются переговоры с потенциальными зарубежными потребителями будущего патента (переговоры должны проводиться так, чтобы не произошла утечка информации);
§ после того как Вы убедитесь в наличии реального интереса к изобретению и будете уверены в возможности его коммерциализации, подавайте заявку на выдачу национального патента.
Вопрос:
Наша кафедра много десятилетий ведет активную и плодотворную научную работу, которая оценена как в России, так и за рубежом: мы публикуемся в ведущих научных изданиях, участвуем с докладами на престижных конференциях, получаем гранты. Мы привыкли работать с заказчиками, выполняя для них НИОКР. При этом нам платят неплохие деньги и сразу. А патенты, коммерциализация и прочее – дело дорогое, долгое и для нас малопонятное, так что зачем нам вся эта головная боль с патентованием?
Ответ:
Патентная деятельность – это, прежде всего, коммерческая деятельность. Патентованием изобретений следует заниматься, если в Вашей организации имеется структура, нацеленная на коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности, или Вы знаете, кого можно привлечь к этой деятельности, и Ваше изобретение имеет широкий диапазон применения. В этом случае создавать собственный объект интеллектуальной собственности предпочтительней, чем работать на внешнего заказчика.
|
|
|
Вопрос:
У нас много патентов, мы платим за них пошлины, а результата никакого. Почему они никому не интересны?
Ответ:
Обычная ситуация. Вы или имеете статусные патенты (отсутствуют рыночные перспективы), или у Вас нет контакта с профессионалами, способными коммерциализировать Ваши патенты. Другими словами, создание патентов – это один вид деятельности, а их коммерциализация – совершенно другой.
Вопрос:
Что лучше - патентовать изобретение или охранять его как секрет производства в режиме коммерческой тайны?
Ответ:
Режим коммерческой тайны рекомендуется применять, если:
§ секрет не патентоспособен или не имеет столь большого значения, чтобы его патентовать (хотя полезная модель может быть хорошей альтернативой в странах, где существует ее охрана);
§ высока вероятность, что информацию удастся сохранить в секрете на значительный срок;
§ секрет относится скорее к технологии, чем к продукту, поскольку продукты больше подвержены инженерному анализу;
§ Вы подали заявку на патент и ожидаете его выдачи.
Кроме того, вариант секрета производства имеет следующие преимущества:
§ срок охраны секрета производства не ограничен (патентная охрана длится, как правило, не более 20 лет);
§ секреты производства не влекут затрат на регистрацию;
§ секреты производства имеют немедленный эффект;
Однако следует иметь в виду и определенные недостатки охраны конфиденциальной информации в качестве секретов производства. Так, если секрет содержится в новаторском продукте, его могут раскрыть (например, с помощью инженерного анализа), воспроизвести и впоследствии использовать на законном основании.
Словарь терминов
Автором результата интеллектуальной деятельности (в том числе, изобретения, полезной модели, промышленного образца или программы для ЭВМ) признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.
Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.
Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
Авторские права. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежат: исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения.
|
|
|
Договор об отчуждении исключительного права – по такому договору правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю права, при этом результаты интеллектуальной деятельности не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому.
Договор об отчуждении исключительного права на использование результата интеллектуальной деятельности, охраняемого без охранного документа государственного образца, государственной регистрации не подлежит.
Договор об отчуждении исключительного права, основанного на охранном документе государственного образца, подлежит государственной регистрации и без регистрации считается недействительным. Правом подачи заявления о регистрации отчуждения по договору исключительного права на, внесения изменений в зарегистрированный договор обладает лицо, являющееся стороной договора (Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержден Приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 № 321)
Дочерняя компания – компания, создаваемая организацией (например, университетом), обладающей исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности, специально для его коммерциализации.
Изобретение - техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Не являются изобретениями: открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем.
|
|
|
Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного задания:
1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.
2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).
3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору:
1. В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.
В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.
2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента или исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.
Интеллектуальные права. На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).
Исключительное право – право на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации любым непротиворечащим закону способом по усмотрению правообладателя, в частности в собственной предпринимательской или другой деятельности; правообладатель также может распорядиться своим исключительным правом, в том числе произвести отчуждение по договору другому лицу либо предоставить право использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Лицензионный договор – по такому договору обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах.
Лицензионный договор о передаче права на использование результата интеллектуальной деятельности, охраняемого без охранного документа государственного образца, государственной регистрации не подлежит.
Лицензионный договор о передаче права, основанного на охранном документе государственного образца, подлежит государственной регистрации и без регистрации считается недействительным. Правом подачи заявления о регистрации предоставления права использования по лицензионному/сублицензионному договору результата интеллектуальной деятельности, внесения изменений в зарегистрированный договор, расторжения зарегистрированного договора обладает лицо, являющееся стороной договора (Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержден Приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 № 321).
Виды лицензий (различаются объемом передаваемых прав):
1) Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
2) Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Частным случаем исключительной лицензии является полная лицензия, по которой лицензиат получает все права, вытекающие из патента, на весь срок действия права, но исключительные права и патент лицензиату не передается.
Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
Личные неимущественные права, включая право авторства, право на имя и т.д. принадлежат автору результата интеллектуальной деятельности. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.
Нематериальный актив должен одновременно удовлетворять следующим условиям:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Одно из самых кратких определений нематериального актива дано Барухом Левом: «…нематериальный актив обеспечивает будущие выгоды, не имея материального или финансового (как акция или облигация) воплощения».
Ноу-хау (от англ. Know how — знать как) или секрет производства — сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
В качестве секретов производства охраняются технологии, формулы, методы, схемы и инструментарий, необходимые для успешного бизнеса, которые ещё не стали широко известны и могут быть переданы другим лицам за плату или обеспечивать конкурентное преимущество на рынке. В высокотехнологичной экономике ноу-хау составляет ключевую часть активов компании.
Желая монопольно использовать некоторый способ производства или техническое решение, предприятие может выбрать один из двух методов защиты – оформление охранного документа (патента) или сохранение результата интеллектуальной деятельности в тайне. Функция и патента, и сохранения в тайне одинаковы – они обеспечивают поступление в организацию экономических выгод за счет ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом). Однако формальные аспекты охраны существенно разнятся: патентование подразумевает раскрытие сведений «в обмен» на защиту со стороны закона, права запрещать иным лицам использовать запатентованный объект без согласия патентообладателя. А наличие секрета производства (ноу-хау) обеспечивает защиту только от недобросовестной конкуренции, то есть от действий лиц, получивших ноу-хау незаконно, путем похищения документов, подкупа и угроз. В случае раскрытия секрета самим обладателем ноу-хау или иным лицом, ставшим добросовестно и независимо обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства право на секрет производства прекращается.
Патентные права – интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Патент – документ, выдаваемый федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, удостоверяющий приоритет (первенство) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, авторство и исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности.
Патентоспособность – совокупность условий, установленных ГК РФ, при соблюдении которых на изобретения, полезные модели, промышленные образцы выдается охранный документ государственного образца (патент). Условия патентоспособности:
§ для изобретения: новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость;
§ для полезной модели: новизна, промышленная применимость;
§ для промышленного образца: новизна и оригинальность.
Полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели: решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем.
Правообладатель – гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
Промышленный образец – художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия; объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.
«Spin-out» (другое, эквивалентное название «spin-off») – то же, что и «Дочерняя компания».
Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных ГК, составляет:
§ двадцать лет – для изобретений;
§ десять лет – для полезных моделей;
§ пятнадцать лет – для промышленных образцов.
Срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет.
Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента продлевается не более чем на три года, а исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента – не более чем на десять лет.
Сублицензионный договор – договор, по которому лицензиат может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу, ответственность перед правообладателем за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
Технология – в целях настоящего руководства понимается как выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране, который может служить технологической основой определенной практической деятельности в реальном секторе экономики.
Товарный знак - обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Законом признаётся исключительное право на товарный знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правообладатель товарного знака имеет исключительное право на его использование, включая право запрещать его использование другими лицами (под «использованием» подразумевается применение зарегистрированного обозначения в гражданском обороте на товарах и при оказании услуг, в отношении которых конкретный товарный знак зарегистрирован).
Право на товарные знаки относятся к правам на средства индивидуализации.
Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность.
Условия патентоспособности изобретения. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.
Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Условия патентоспособности полезной модели. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Условия патентоспособности промышленного образца. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) – подведомственная организация Роспатента, осуществляет проведение подготовительных работ для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности, и на основании решений Роспатента вносит соответствующие записи в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации, Реестр программ для ЭВМ, Реестр баз данных, Реестр топологий интегральных микросхем и другие реестры.
Формула изобретения, полезной модели – словесная характеристика, выражающая сущности изобретения (полезной модели), определяющая объем основанных на конкретном патенте исключительных прав на использование объекта охраны через формулирование его технических признаков. Формула изобретения (полезной модели) полностью основываются на описании изобретения или, соответственно, полезной модели.
Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.
