Глава 5. Защита прав на товарные знаки

§ 1. Общая характеристика мер защиты прав

на товарные знаки

Суть исключительного права на товарные знаки как абсолютного права определяется запретом всем третьим лицам использовать обозначения без согласия правообладателя (т.е. без соглашения с ним). По общему правилу нарушения такого права представляют собой бездоговорное использование данного средства индивидуализации. При нарушении исключительного (имущественного по своему характеру) права имеет место деликт, в результате которого уменьшается ценность этого права. В результате возникает обязанность нарушителя возместить правообладателю причиненный вред, т.е. обязательство из причинения вреда.

В связи с этим при нарушении исключительных прав подлежат применению положения гл. 59 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах. "Применение к нарушениям исключительных прав общих положений ГК о возмещении вреда предполагает применение к возникающим в этих ситуациях внедоговорным обязательствам общих положений об обязательствах, содержащихся в гл. 21 - 26 ГК" <1>.

--------------------------------

<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 375.

Использование товарного знака способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).

В Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 (п. 15) разъяснялось, что если лицензиатом допускается указанное нарушение (осуществляется использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) защищается с использованием способов защиты гражданских прав, закрепленных в ст. 12 ГК РФ. Помимо указанных в данной норме способов, при нарушении интеллектуальных прав могут применяться и иные способы защиты.

Способы защиты исключительного права на товарный знак включают:

1) способы (меры) защиты, в рамках которых реализуются меры ответственности. Применение мер ответственности влечет для нарушителя дополнительные имущественные санкции. К таким способам доктрина и судебная практика относят взыскание убытков, взыскание компенсации, ликвидацию юридического лица (прекращение деятельности индивидуального предпринимателя);

2) способы (меры) защиты, не являющиеся мерами ответственности (не влекут дополнительных санкций для нарушителя). К ним можно отнести требования: 1) о прекращении нарушения интеллектуальных прав; 2) о публикации решения суда о допущенном нарушении; 3) о пресечении действий, нарушающих право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права; 4) об изъятии и уничтожении контрафактных носителей.

Условием применения всех мер защиты является противоправное поведение лица. По общему правилу меры ответственности применяются при наличии вины правонарушителя; исключения установлены законом. Меры защиты, не являющиеся мерами ответственности, применяются независимо от наличия или отсутствия вины нарушителя; субъективный момент в этом случае не учитывается.

Гражданско-правовые меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не предусмотрено Кодексом (п. 3 ст. 1250 ГК РФ). К мерам ответственности прямо отнесены взыскание компенсации и возмещение убытков.

К лицам, имеющих право на защиту в случае нарушения прав на товарные знаки, относятся: а) правообладатели; б) иные лица в случаях, установленных законом.

В Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 (абз. 1 п. 43.5) разъяснено, что, если на основании ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Постановление СИП от 5 февраля 2014 г. по делу N А40-171275/2012.

Указанный подход не может быть применен к случаям прекращения исключительного права с обратной силой (при аннулировании исключительного права, например, в случае признания регистрации товарного знака недействительной). Речь о возможности защиты может идти в случаях прекращения права лишь на будущее время (например, при досрочном прекращении судом правовой охраны товарного знака при его неиспользовании).

В период действия исключительного права его защиту вправе осуществлять помимо правообладателя также и лицензиат, получивший исключительную лицензию.

Лицензиат по договору исключительной лицензии не становится обладателем исключительного права, однако приобретает право на защиту от нарушителей в отношении тех объектов, способов и территорий использования, которые предусмотрены договором. Таким образом, если нарушение третьими лицами исключительного права затрагивает права такого лицензиата, он может защищать свои права самостоятельно. В этих случаях нет необходимости обращаться к правообладателю; лицензиат действует самостоятельно и вне зависимости от действий правообладателя по защите исключительного права.

Включение в договор исключительной лицензии условий, ограничивающих право лицензиата на защиту, будет противоречить законодательству.

Лицензиат по договору исключительной лицензии вправе требовать применения к нарушителю мер защиты, которые предусмотрены ст. ст. 1250 и 1252 ГК РФ, так и иных мер, предусмотренных ст. 12 ГК РФ. Однако такой способ как инициирование ликвидации в судебном порядке юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, неоднократно или грубо нарушающего соответствующее исключительное право, может применяться лишь самим обладателем исключительного права.

Лицензиар - обладатель простой лицензии в случае нарушения исключительного права вправе обратиться за содействием к правообладателю, который может прибегнуть к соответствующим средствам защиты своего исключительного права.

В случае заключения договора смешанной лицензии лицензиат может обратиться с требованиями о защите исключительного права лишь в отношении тех прав (способов использования), которые он приобрел на основании исключительной лицензии. Применительно к правам (способам использования), приобретенным на основании неисключительной лицензии, лицензиат не вправе использовать соответствующие способы защиты.

Правообладатель, выдав исключительную лицензию, не утрачивает возможности защищать свое исключительное право от нарушений предоставленными ему законом способами. Несмотря на ограничения его исключительного права лицензией, он не утрачивает интерес в защите своего исключительного права.

Лицензиат может защищать свои права против лицензиара (правообладателя), в случае если последний их нарушает. Но в этом случае могут применяться только меры воздействия и меры ответственности за нарушение обязательства, предусмотренные в лицензионном договоре и в нормах гл. 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств. Сказанное относится к обладателю как исключительной, так и неисключительной (простой) лицензии.

§ 2. Меры защиты, не являющиеся мерами ответственности

Независимо от вины нарушителя к нему могут быть применены меры:

1) направленные на прекращение нарушения интеллектуальных прав;

2) публикация решения суда о допущенном нарушении;

3) направленные на пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права;

4) изъятие и уничтожение контрафактных носителей;

5) уничтожение технических средств и материалов, используемых для совершения нарушений исключительных прав.

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права может достигаться как при применении конкретных способов защиты, например для восстановления имущественного положения правообладателя могут быть взысканы убытки. В некоторых случаях такой способ применяется как самостоятельный. Так, в случае незаконного нанесения товарных знаков на товар правообладатель может требовать их удаления за счет нарушителя.

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может применяться в отношении любого лица, допускающего нарушение интеллектуальных прав либо создающего угрозу их нарушения, и может комбинироваться с другими способами защиты права. Результатом удовлетворения такого требования является пресечение действий нарушителя на будущее время.

Предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, возможно не только к лицу, которое совершает такие действия или осуществляет необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. К таким лицам могут быть отнесены хостинг-провайдеры, социальные сети, регистраторы доменных имен, распространители рекламы и проч.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу такого нарушения, должно быть сформулировано в отношении конкретных действий.

В частности, суды признают подлежащими удовлетворению требования о запрете ответчику осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку и хранение с этой целью товаров, указанных в конкретной декларации товаров, на которых или на упаковке которых размещены товарные знаки истца; о запрете ответчику без разрешения правообладателя или его представителя использовать названные товарные знаки в отношении товаров, для которых они зарегистрированы, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров, для которых данные товарные знаки зарегистрированы.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать товарный знак не подлежат удовлетворению.

К мерам, направленным на пресечение нарушений, можно отнести требования о запрете ответчику использовать фирменное наименование в отношении деятельности, однородной с той, в отношении которой зарегистрирован товарный знак, права на который нарушены; о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, если при его регистрации были нарушены права иных лиц на товарный знак, получивший правовую охрану раньше оспариваемого товарного знака, и т.д.

Требование об изъятии материального носителя, на который нанесены или в котором выражены товарные знаки, и об уничтожении такого носителя.

Эта мера защиты может быть применена в случае, если изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение таких материальных носителей приводят к нарушению исключительного права на товарный знак.

Данная гражданско-правовая санкция применяется не по инициативе суда, а по заявлению правообладателя, право которого нарушено.

Расходы по изъятию и уничтожению материальных носителей возлагаются на нарушителя (п. 5 ст. 1250, п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Уничтожение контрафактных материальных носителей призвано восстановить положение, существовавшее до нарушения исключительного права <1>. Данная мера наряду с изъятием из гражданского оборота оборудования, устройств и материалов имеет ярко выраженную превентивную функцию, поскольку предусматривает в случае нарушения жесткие имущественные последствия. В ст. 46 ТРИПС введение такого рода меры мотивируется необходимостью "создания эффективного средства, удерживающего от нарушения прав".

--------------------------------

<1> Примеры применения п. 4 ст. 1252 ГК РФ: Постановления СИП от 26 ноября 2014 г. по делу N А40-95393/2013; от 13 августа 2014 г. по делу N А51-32897/2013.

Уничтожение материальных носителей осуществляется без выплаты нарушителю какой-либо компенсации.

В отдельных случаях Гражданским кодексом РФ предусматриваются иные последствия в отношении контрафактных материальных носителей.

Так, при нарушении исключительного права на товарные знаки, если введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах, возможно удаление за счет нарушителя только самого товарного знака или сходных с ними до степени смешения обозначений (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Сами товары могут быть использованы в общественных интересах (например, в детских домах, социальных учреждениях и т.д.) без предоставления нарушителю какой-либо компенсации.

Отсутствие вины не исключает применение указанной меры защиты в отношении нарушителя. В том случае, когда такая мера применена при отсутствии вины нарушителя, последний вправе предъявить регрессное требование о возмещении убытков к лицу, в результате действий которого возникли основания для привлечения к ответственности нарушителя (см. параграф о регрессе данной главы).

Уничтожение технических средств и материалов, используемых для совершения нарушений исключительных прав на товарные знаки.

Данный способ защиты может быть применен только с использованием юрисдикционной формы защиты - по решению суда и в том числе по его инициативе. Однако для его применения необходимы доказательства наличия такого оборудования, что существенно затрудняет применение такого способа без заявления правообладателя.

Перечисленные выше объекты подлежат уничтожению за счет нарушителя и без выплаты компенсации владельцам.

Уничтожению подлежат оборудование, устройства и материалы, которые главным образом использовались для изготовления или предназначены для изготовления контрафактных носителей.

Для применения данного способа защиты нет необходимости доказывать, что использование осуществлялось только для нарушения интеллектуальных прав или что оборудование предназначено только для изготовления контрафакта. Достаточно представления доказательств, что оно "главным образом" использовалось или может использоваться. Закон в данном случае использует оценочное понятие, передавая вопрос об установлении оснований для применения способа защиты на усмотрение суда.

Предназначенными для производства контрафакта считается оборудование, которое специально создано или приобретено для этой цели.

В ряде случаев для целей сохранения ценного и уникального оборудования, устройств и материалов закон может предусмотреть изъятие из общего правила и допустить изъятие и обращение изъятого оборудования, устройств и материалов в доход государства, но не его уничтожение. В случае обращения таких объектов в доход государства нарушитель не приобретает права на выплату какой-либо компенсации за утраченное имущество. В настоящее время таких специальных случаев закон не устанавливает.

Изъятию подлежит оборудование, устройства и материалы вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся (например, если для изготовления контрафакта используется арендованное оборудование), и вне зависимости от того, знал ли их собственник о нарушении исключительных прав посредством использования таких объектов. В последующем изъятие оборудования, устройств и/или материалов может послужить основанием для собственника требовать возмещения причиненного ему вреда, если собственник не является нарушителем - не знал и не мог знать о совершаемых с их использованием нарушениях исключительного права.

С учетом превентивного характера указанной меры (ее цель - недопущение будущих нарушений) она может быть отнесена к разряду требований о пресечении действий, нарушающих исключительное право или создающих угрозу его нарушения. Отсутствие вины нарушителя не исключает применение подобной меры.

Публикация судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего как способ защиты первоначально была предусмотрена в Законе о товарных знаках (п. 2 ст. 46).

В настоящее время в соответствии с ГК РФ требование о публикации решения суда о допущенном нарушении может быть использовано как способ защиты исключительного права на товарный знак. Такое требование обращается к нарушителю. В публикации должно содержаться указание на допущенное нарушение и на имя (наименование) действительного правообладателя.

В результате публикации судебного решения информация о допущенном нарушении доводится до неопределенного круга лиц. Для предъявления требования о публикации достаточно одного факта нарушения.

Под судебным решением имеется в виду решение, вынесенное по делу, в котором подтверждался факт нарушения исключительного права истца-правообладателя.

Несмотря на то что права на товарный знак (знак обслуживания) подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и отражаются в официальном бюллетене этого органа, ГК РФ не содержит указания об обязательной публикации о нарушении именно в этом в официальном бюллетене.

Организовать публикацию в названных изданиях должен нарушитель. Публикация в официальном бюллетене не исключает возможности требовать публикации судебного решения по выбору правообладателя в ином средстве (средствах) массовой информации. При выборе печатного издания принимается во внимание ряд факторов, в первую очередь адекватность способа защиты последствиям нарушения исключительного права.

Судебная практика. Так, в Обзоре практики рассмотрения споров, связанных с защитой прав на товарный знак <1>, приводится дело, в рамках которого истец-правообладатель заявил два требования: об удалении товарного знака с продукции, введенной в оборот ответчиком, и об опубликовании решения об этом сразу в трех газетах. Суд, установив факт нарушения исключительного права, удовлетворил оба требования (тем самым была подтверждена возможность одновременного использования нескольких предусмотренных законом способов защиты). При этом требование об опубликовании судебного решения было удовлетворено частично: суд определил только одно конкретное печатное издание из числа названных истцом.

--------------------------------

<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. N 19.

Обоснованием выбора печатного издания послужило то, что именно в этом издании распространялась информация о контрафактной продукции в виде рекламы ответчика, а также то, что это печатное издание распространялось в месте реализации контрафактной продукции, то есть в месте нахождения реальных и потенциальных покупателей товара под охраняемым обозначением.

В судебном решении указывается, в каком средстве массовой информации оно должно быть опубликовано.

Независимо от того, в каком бы средстве массовой информации осуществляется публикация о нарушении, она производится за счет нарушителя (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Деловая репутация правообладателя товарного знака - гражданина-предпринимателя или юридического лица, пострадавшая от действий нарушителя исключительного права, может защищаться по общим правилам ст. 152 ГК РФ, однако защита деловой репутации такого лица является самостоятельным действием, которое может быть осуществлено наряду с защитой интеллектуальных прав.

§ 3. Меры ответственности за нарушение прав на товарный знак

К мерам ответственности за нарушение прав на товарный знак относятся взыскание убытков, взыскание компенсации, ликвидация юридического лица или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Вина как основание ответственности. Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не предусмотрено ГК РФ. Отсутствие вины доказывается лицом, допустившим нарушение.

Исключения из общего правила о применении ответственности за нарушение интеллектуальных прав предусмотрены абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ: взыскание убытков и компенсации за нарушение исключительных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, возможно и при отсутствии вины. Освобождение от ответственности в этих случаях допускается только при наличии форс-мажорных обстоятельств.

Невиновное использование чужого товарного знака встречается на практике достаточно редко. Как правило, речь идет о вине в форме неосторожности.

Например, розничный продавец приобрел у "оптовика" или производителя партию товаров, маркированных неким обозначением, и не удостоверился, имеет ли контрагент исключительное право на данное обозначение или лицензию от правообладателя. Впоследствии выяснилось, что обозначение - зарегистрированный товарный знак и правообладатель не выдавал лицензию на производство соответствующего товара. Или другая ситуация. Субъект начал новый бизнес, например открыл фитнес-центр, дал ему некое название, но не провел поиск сходных с использованным им обозначением товарных знаков по базам Роспатента. Впоследствии выясняется, что в России уже действует фитнес-сеть с подобным названием и соответствующее обозначение зарегистрировано ею в качестве товарного знака.

Между тем практика знает и случаи (правда, достаточно редкие), когда субъект, использовавший чужой товарный знак, действовал невиновно.

Судебная практика. ООО "Устьянский ликеро-водочный завод" обратилось с иском к ИП Л.: и ООО "Русский Север" о взыскании солидарно компенсации за незаконное использование товарного знака "Устьяночка" по свидетельству Российской Федерации.

Завод и предприниматель заключили договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак. Впоследствии предприниматель (лицензиар) и общество "Русский Север" (лицензиат) заключили лицензионный договор, в соответствии с которым лицензиар предоставил лицензиату право на использование указанного товарного знака для маркировки алкогольной продукции.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) завода суд по заявлению конкурсного управляющего признал договор отчуждения исключительного права недействительным. После того как завод был восстановлен в правах на товарный знак, он обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с указанных лиц солидарно компенсации.

Суды отказали в удовлетворении требования, поскольку действия ответчиков по использованию товарного знака до признания договоров недействительными не являются виновным нарушением исключительного права истца на товарный знак, в связи с чем к ним не может быть применена ответственность в виде компенсации за незаконное использование товарного знака. Применение к нарушителю мер гражданско-правовой ответственности в виде компенсации возможно при доказанности факта нарушения и соответственно наличии вины нарушителя в смысле приведенных положений <1>. ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам <2>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 28 июля 2015 г. N С01-339/2015 по делу N А05-9476/2014.

<2> Определение ВС РФ от 15 октября 2015 г. N 307-ЭС15-12651 по делу N А05-9476/2014.

В рассмотренном случае действия ответчика являются нарушением исключительного права. Между тем суд должен принять его возражения со ссылкой на добросовестность - лицензиат в рамках указанного соглашения не мог предположить, что договор об отчуждении будет признан недействительным. У него не было никакой возможности избежать нарушения. При этом он не пытался ввести потребителей в заблуждение, паразитировать на бренде. Признание подобной логики на практике требует активизации судебного правотворчества. По сути, должен быть сформирован новый институт - возражений ответчика на основании собственной добросовестности.

В настоящее время в спорах об использовании чужого товарного знака в доменном имени при условии, что домен был зарегистрирован раньше, суды со ссылкой на добросовестность отказывают в удовлетворении иска о нарушении <1>. Правда, в таком случае они, как правило, руководствуются одобренной интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) Единообразной политикой (далее - Политика UDRP), которая в рамках российского правопорядка может рассматриваться в качестве обычая.

--------------------------------

<1> Постановления СИП от 14 декабря 2016 г. по делу N А40-3632/2016; от 3 декабря 2015 г. по делу N А56-10757/2014.

Согласно § 4 (a) данного акта изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

- спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

- у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

- спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Тот факт, что ответчик зарегистрировал домен задолго до регистрации товарного знака и использовал его в законной предпринимательской деятельности, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца, указывает на его добросовестность. В таком случае его действия не представляют нарушения исключительного права на товарный знак.

Другое возможное решение проблемы предполагает следующую логику. После того как произошло отчуждение исключительного права на товарный знак (пусть даже впоследствии этот договор признан недействительным), изначальный правообладатель прекратил его использование. В таком случае нельзя говорить о вероятности смешения товаров как необходимом элементе нарушения исключительного права. Потребители связывают обозначение с товарами нового правообладателя и лицензиата.

Существует еще один вариант решения: действия ответчика признаются нарушением, суд удовлетворяет требование о запрете на дальнейшее использование, но отказывает во взыскании компенсации или взыскивает минимальную сумму. В рассматриваемом случае суды могут учесть, во-первых, добросовестность ответчика, а во-вторых, отсутствие у правообладателя имущественных потерь. По сути, в период с момента заключения договора по признании его недействительным правообладатель не мог заключить даже лицензионный договор. Соответственно, в данном случае нельзя говорить даже об упущенных роялти по договору.

Убытки. Требование о взыскании убытков может быть заявлено правообладателем или лицензиатом (в случае исключительной лицензии) в случае незаконного использования принадлежащего им объекта интеллектуальной собственности иными лицами.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ сумма убытков складывается из реального ущерба и упущенной выгоды. Размер подлежащих возмещению убытков определяется п. 1 ст. 15 ГК РФ, т.е. убытки могут быть взысканы в полном объеме. Бремя доказывания размера убытков в соответствии с общими правилами возлагается на лицо, право которого нарушено.

Особенностью сферы интеллектуальных прав и, в частности, прав на средства индивидуализации является то, что более соответствующим характеру нарушения права и последствиям является возмещение не реального ущерба, а упущенной выгоды. Это связано главным образом с нематериальной сущностью объектов интеллектуальных прав, которые нельзя физически утратить или повредить. Неправомерное использование товарного знака нарушителем приводит к появлению упущенной выгоды, поскольку правообладатель не получает тех доходов, которые он получил бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено.

Так, например, вред, причиненный правообладателю незаконным использованием его товарного знака, может заключаться, в частности, в следующих разновидностях имущественных потерь:

- в снижении потребительского спроса, а с ним и прибыли, получаемой от реализации маркируемых соответствующим товарным знаком товаров (оказания услуг). Одна часть потребителей приобретет взамен оригинального товара контрафактный в силу заблуждения: совершая свой потребительский выбор, граждане уверены, что приобретают товар правообладателя. Другая часть намеренно сделает свой выбор в пользу более дешевых товаров нарушителя. В особенности это актуально для широко известных обозначений: целью потребителя зачастую является не столько приобрести качественный продукт, сколько продемонстрировать свою состоятельность, доступность для него элитных товаров;

- неполучении правообладателем прибыли, на которую он мог рассчитывать в случае избрания нарушителем правомерного поведения: обращения к правообладателю за предоставлением лицензии на использование товарного знака. Речь идет о потенциально возможных роялти - лицензионном вознаграждении, которое мог получить правообладатель, но не получил ввиду того, что нарушитель самовольно, не пожелав договариваться, начал использовать сходное с товарным знаком обозначение.

Можно говорить также о репутационных потерях, вызванных нарушением. Если потребители при выборе контрафакта действовали под влиянием заблуждения, считая товары принадлежащими правообладателю, притом что качество таких товаров оказалось низким, деловая репутация правообладателя может существенно пострадать. Правообладателю придется вкладывать средства в новые маркетинговые кампании в целях возвращения доверия потребителей к своему продукту.

Требование о возмещении убытков может быть предъявлено к лицу, неправомерными действиями которого правообладателю причинен ущерб.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ мера ответственности в виде взыскания убытков применяется при наличии вины нарушителя, кроме случаев, когда нарушение допущено лицом при осуществлении им предпринимательской деятельности. В последнем случае нарушитель освобождается от ответственности, если докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы.

Зарубежный опыт. Закон ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" не предусматривает конкретных механизмов расчета взыскиваемых убытков за нарушение прав на средства индивидуализации, в связи с чем в данном случае суды руководствуются прежде всего общими гражданско-правовыми принципами: восстановительной природы гражданско-правовой ответственности; возмещения любых имущественных потерь, а также сформировавшимися на уровне судебной практики правилами "тройного расчета убытков" (dreifache Schadensberechnung) <1>.

--------------------------------

<1> Hacker F. Markenrecht: Das deutsche Markensystem. Heymanns, 2011. S. 246 - 251.

Согласно данным правилам обладатель прав на товарные знаки может потребовать от нарушителя его прав выплаты компенсации, рассчитанной одним из трех способов:

1) путем расчета убытков, которые фактически были причинены (включая упущенную выгоду);

2) путем расчета необоснованной прибыли, которую нарушитель получил от нарушения;

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: