2020-04-07
272
При подаче иска правообладатель может как указать один из данных способов, так и оставить вопрос о взыскиваемой компенсации открытым. Возможность выбора одного из механизмов расчета компенсации, равно как и изменения выбранного, сохраняется у него вплоть до удовлетворения судом иска и присуждения к выплате убытков.
Взыскание фактически понесенных убытков.
Основу данного способа расчета составляет определение имущественных потерь правообладателя, обусловленных введением в оборот контрафактных товаров; упущенной прибыли, которую он не получил в связи с тем, что потребители приобрели товар у нарушителя. Германские правоприменители и ученые последовательно исходят из тезиса о том, что понесенные правообладателем убытки не могут приравниваться к прибыли, полученной нарушителем от продажи контрафактного товара. Такая прибыль не определяется одной лишь ценностью используемого товарного знака.
Изначально германским судам было достаточно сложно устанавливать причинно-следственную связь между действиями нарушителя и причиненными убытками. Затем было сформулировано принципиальное допущение: правообладатель понес убытки вследствие неправомерного использования товарного знака потому, что он сам или третья сторона могли использовать в своих интересах товарный знак так, как это делал нарушитель. Данный способ расчета является неэффективным средством защиты для компаний, которые сами не использовали товарный знак и не предоставляли лицензии на него иным лицам.
|
|
|
Взыскание прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака.
Убытки в данном случае определяются посредством вычитания из прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака, произведенных им расходов. Правообладатель в таком случае освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить такую же прибыль, как и нарушитель. В этой связи с подобным требованием может обратиться в том числе лицо, которое само не использует товарный знак.
Вместе с тем должен быть доказан факт, что полученная ответчиком прибыль является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств. Это означает, что правообладатель может взыскать не всю прибыль, полученную нарушителем, а только ту часть, которая приходится на нарушение исключительного права. Прибыль от распространения товаров или услуг как таковых исключается из суммы присуждаемой правообладателю компенсации.
Большая часть суммы от реализации конкретных товаров может быть взыскана с нарушителя, только если качество предлагаемых им продуктов достаточно низкое. Их ценность определяет использование чужого товарного знака. Речь в данном случае идет прежде всего о дешевых подделках брендовых вещей.
|
|
|
Взыскание суммы предполагаемой лицензии.
Размер убытков в данном случае определяется суммой потенциального вознаграждения, которое нарушитель выплатил бы правообладателю, если бы заключил с ним лицензионный договор. Получение или неполучение нарушителем прибыли от неправомерного использования товарного знака здесь не имеет значения для расчета убытков.
Расчет адекватного лицензионного вознаграждения осуществляется на основе объективных критериев. Как правило, при его определении учитываются рыночная ценность нарушенного права на товарный знак, известность товарного знака у потребителей.
В соответствии с § 35 Закона США "О товарных знаках" (§ 1117 Кодекса США) в случае нарушения прав на товарный знак правообладатель может рассчитывать на возмещение ему: 1) любых убытков, которые он понес; 2) прибыли, полученной ответчиками; 3) судебных издержек. Суду при этом предоставляются дискреционные полномочия по увеличению рассчитанной компенсации максимум в три раза, при условии что данная мера продолжает носить компенсационный, а не штрафной характер. Как правило, подобная тройная компенсация взыскивается при наличии умысла в действиях нарушителя, намерения ввести потребителей в заблуждение <1>.
--------------------------------
<1> Glick M.A., Reymann L.A., Hoffman R. Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis. Wiley, 2003. P. 329.
В деле George Basch Co. Inc. v. Blue Coral Inc. суд подчеркнул необходимость учета таких факторов, как получение ответчиком прибыли от нарушения, степень его вины, возможность восстановить положения истца посредством других мер, роль конкретного ответчика в нарушении, поведение истца, соблюдение им принципа чистых рук. В рассматриваемом деле суд отказал во взыскании компенсации с нарушителя по причине того, что не была доказана связь между снижением продаж его товара и незаконным использованием товарного знака, недобросовестностью действий ответчика <1>.
--------------------------------
<1> 968 F.2d. 1532 (2d Cir. 1992).
Применяемые в американском праве подходы в целом соответствуют способам, применяемым в Германии:
- возмещение любых реальных убытков, понесенных истцом в связи с нарушением его исключительного права;
- взыскание с нарушителя необоснованной прибыли, которую он получил вследствие неправомерного использования чужого товарного знака;
- расчет суммы компенсации исходя из суммы вознаграждения за предоставление лицензии на использование товарного знака. Как правило, американскими судами удваивается сумма выплачиваемого в рамках регулятивных отношений лицензионного соглашения.
К реальным убыткам правообладателя при этом могут относиться следующие имущественные потери: 1) снижение прибыли от продаж оригинальных товаров правообладателя; 2) снижение цен на такие товары; 3) потеря гудвилла или будущих продаж по причине причинения вреда репутации. Кроме того, правообладатели могут потребовать возмещения их затрат на "корректирующую рекламу" - рекламу, необходимую для того, чтобы преодолеть путаницу относительно производителя товаров, вызванную нарушением прав на товарные знаки.
При расчете убытков в зависимости от полученной нарушителем прибыли суды, как правило, основываются на финансовых отчетах нарушителя, отражающих такие показатели, как объем продаж и размер полученной прибыли. Размер компенсации при этом определяется посредством вычитания из суммы полученной нарушителем прибыли стоимости самих по себе контрафактных товаров, амортизационных расходов, средств, потраченных на рекламу, оплату коммунальных услуг, запуск бизнеса (start-upcosts), арендной платы.
|
|
|
В правовой системе Бельгии в тех случаях, когда истец не коммерциализирует товары, ему отказывается во взыскании упущенной выгоды. Максимум, на что он может рассчитывать, - выплата суммы роялти, которую он мог бы получить, если бы ответчик обратился к нему за разрешением использовать товарный знак. Аналогичное правило получило распространение и в правопорядке ФРГ.
В Венгрии, если истец пытается истребовать упущенную выгоду, он должен доказать использование товарного знака в отношении конкретных товаров. Если он рассчитывает на выплату "потерянных роялти", он должен продемонстрировать сложившуюся лицензионную практику. Это требует от заявителя представления в суд заключенных в Венгрии лицензионных соглашений, которые касаются аналогичных или идентичных товаров.
Компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак. Компенсация как особая мера ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак предусмотрена частью четвертой ГК РФ. Ранее, с 2002 г., компенсация предусматривалась Законом о товарных знаках.
Компенсация может применяться наряду с иными общими или специальными мерами защиты. Исключением является взыскание убытков: компенсация может быть альтернативой взысканию убытков, но одновременное заявление требований и о взыскании убытков, и о взыскании компенсации не допускается.
Условием применения данной меры ответственности является противоправность поведения, при этом компенсация может быть взыскана независимо от наличия вреда (убытков). Поэтому правообладателю нет необходимости доказывать их причинение и размер, ему достаточно доказать факт нарушения своего исключительного права. Однако размер причиненных убытков может иметь значение в качестве подлежащего учету обстоятельства дела при определении судом размера компенсации <1>. В зависимости от конкретных обстоятельств назначенная судом сумма компенсации в ряде случаев может превысить действительно причиненные правообладателю убытки.
|
|
|
--------------------------------
<1> См.: п. 14 Обзора арбитражной практики от 13 декабря 2007 г. N 122.
Компенсация может определяться:
1) в твердой сумме, в пределах от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, либо
2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо
3) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.
Выбор одного из возможных способов расчета производится правообладателем.
В том случае, если правообладатель выбрал один из способов расчета компенсации (например, потребовал взыскания компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных товаров), он не может в дальнейшем по тому же случаю нарушения в отношении не учтенного при расчете компенсации товара требовать ее взыскания исходя из твердой суммы <1>. Эта практика была закреплена в Обзоре ВС РФ от 23 сентября 2015 г. (п. 35), где указывается, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.
--------------------------------
<1> См., например: Постановления СИП от 4 апреля 2014 г. по делу N А40-82573/2011, от 27 мая 2014 г. по делу N А50-15743/2013.
Конкретный размер компенсации определяется судом в каждом случае на основании установленных законом критериев: характера нарушения и соблюдения требований разумности и справедливости.
При определении размера компенсации также учитываются другие обстоятельства, в частности однократность или повторяемый характер нарушения, срок использования, размер причиненного правообладателю ущерба <1>.
--------------------------------
<1> См., например: Постановления СИП от 19 марта 2014 г. по делу N А50-10782/2013 и от 27 марта 2014 г. по делу N А50-10783/2013.
Согласно п. 43.3 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 судам при применении норм абз. 2 ст. 1301 ГК РФ, касающегося пределов размера компенсации, рекомендуется исходить из того, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного законом.
При нарушении одним действием исключительных прав на несколько результатов товарных знаков размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый товарный знак <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).
В данном случае речь идет именно об используемых обозначениях, а не о количестве материальных объектов, в которых выражены такой результат или такое средство. Например, в случае, когда на одну единицу товара нанесено несколько товарных знаков, количество нарушений определяется количеством использованных товарных знаков, а не единиц товара.
Судебная практика. В торговой точке, принадлежащей ответчику, были приобретены товары - три фигурки "Смешарики", выполненные в виде объемных фигур, имитирующих обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированными на истца товарными знаками N 384580 ("Бараш") и N 321868 ("Кар-Карыч").
Суд первой инстанции счел размер компенсации, заявленной истцом в сумме 30 000 руб. из расчета 10 000 руб. за каждый факт нарушения, обоснованным и удовлетворил иск в полном объеме.
Суд апелляционной инстанции между тем изменил решение, снизив компенсацию до 20 000 руб. Суд указал, "что имеет значение количество использованных товарных знаков, а не количество экземпляров товара. Нормы действующего законодательства не содержат указаний о необходимости умножения количества товарных знаков на количество материальных носителей для определения случаев неправомерного размещения товарного знака и присуждения компенсации, предусмотренной подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ за каждый определенный таким образом случай. Данное решение апелляции поддержал Суд по интеллектуальным правам <1>.
--------------------------------
<1> Постановление СИП от 27 мая 2015 г. N С01-347/2015 по делу N А46-120/2014.
Однако если одновременно используется несколько товарных знаков одного правообладателя, образующих серию (серийные товарные знаки), то данное действие рассматривается как одно нарушение <1>.
--------------------------------
<1> См.: п. 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).
Возможность снижения размера компенсации закон предусматривает для случаев, когда имеет место нарушение прав на товарные знаки и соответствующие права принадлежат одному правообладателю. Например, на товаре незаконно размещено несколько товарных знаков одного правообладателя либо незаконно использовано изделие, форма которого охраняется как промышленный образец, одновременно зарегистрирована в качестве товарного знака и права на использованные объекты принадлежат одному лицу. В этом случае общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом. По общему правилу после снижения размер компенсации не может составлять менее 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что в исключительных случаях, связанных с явной несоразмерностью суммы компенсации последствиям нарушения, при нарушении одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации суд вправе снизить компенсацию ниже указанного выше предела, и сформулировал условия, при которых это возможно <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" // СЗ РФ. 2016. N 52 (ч. 5). Ст. 7729.
Конституционный Суд РФ указал на возможность снижения компенсации, начисленной за нарушение одним действием прав на несколько объектов, ниже установленного законом предельного размера, если размер подлежащей взысканию компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
Верховный Суд РФ признал, что, исходя из принципа равенства участников регулируемых гражданским законодательством отношений, суд вправе снизить компенсацию не только в отношении предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц <1>.
--------------------------------
<1> Определение ВС РФ от 25 апреля 2017 г. N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014.
В случае множественности нарушителей исключительного права судебной практикой применялся подход, согласно которому размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации ВАС РФ предлагал учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права <1>. Данная позиция является спорной, поскольку ее применение ставит размер ответственности конкретного нарушителя в зависимость от того, возможно ли привлечь к ответственности других лиц, и сводит на нет выгоды применения механизма компенсации.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. N 8953/12.
Требование о взыскании компенсации может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.
Если истцом является лишь один из соправообладателей (п. 3 ст. 1229 ГК РФ), такой истец имеет право лишь на соответствующую долю компенсации.
Введение компенсации как особой меры ответственности в законодательство было обусловлено главным образом необходимостью обеспечения имущественных интересов правообладателя в ситуации, когда факт нарушения доказан, но существуют сложности с обоснованием размера причиненных убытков. До недавнего времени судебная практика шла по следующему пути: если конкретный размер убытков не доказан, требование об их взыскании не удовлетворяется. Сегодня возобладал иной подход: если истец не может доказать размер убытков, но при этом факт нарушения установлен, суд взыскивает убытки на основе принципа справедливости. Таким образом, острая необходимость в установлении минимального предела компенсации отпала <1>.
--------------------------------
<1> См.: п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Ответственность при совместном нарушении
исключительного права
ГК РФ предусматривает солидарную ответственность лиц, совместными действиями которых совершено одно нарушение исключительного права.
Факт совместных действий имеет место в случаях, когда действия нарушителей находятся в причинной связи с наступившими последствиями и объединены единым умыслом. При отсутствии общего умысла каждый из причинителей несет самостоятельную ответственность.
Обязательство по возмещению одному из сопричинителей другими сумм, выплаченных им потерпевшему, является регрессным. Сопричинители распределяют между собой выплаченные суммы в зависимости от степени вины в соответствии с правилами п. 2 ст. 1081 ГК РФ: причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать от каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.
Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя могут быть применены только в случаях неоднократного или грубого нарушения исключительного права. Если нарушение исключительного права является грубым, для применения названной меры достаточно однократного нарушения.
Обязательным условием применения к нарушителю предусмотренной данной статьей санкции является вина нарушителя.
Применение санкции в виде ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя не исключает для правообладателя возможности применить к нарушителю исключительного права на товарный знак иные средства защиты, а также такую меру ответственности, как взыскание компенсации в случаях, предусмотренных законом.
Заявление о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя подается в суд прокурором. Основанием для обращения прокурора в суд могут быть заявления обладателей исключительного права, их представителей, организаций по управлению правами на коллективной основе.
Особенности регресса в случаях нарушения исключительных прав на товарный знак. ГК РФ в настоящее время прямо предусматривает возможность переложения ответственности, понесенной при отсутствии вины нарушителя, на лицо, по вине которого были причинены убытки (п. 4 ст. 1250).
Лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры ответственности, вправе в порядке регресса требовать возмещения в том числе сумм, выплаченных третьим лицам. В данном случае речь идет о возможности отнесения на этих лиц сумм убытков или компенсации.
Возможность регресса предусмотрена и для случаев, когда к лицу, осуществлявшему изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозку или хранение контрафактных материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, при отсутствии его вины применена такая мера защиты, как изъятие и уничтожение указанных материальных носителей (п. 3 ст. 1250 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ).
В том случае, когда нарушитель отвечает за свою вину, он лишен возможности предъявить регрессное требование.
Появление нормы о регрессе в разделе ГК РФ об исключительных правах не свидетельствует, что ранее регрессным обязательствам не было места в рассматриваемых отношениях.
Отличие регресса, предусмотренного п. 4 ст. 1250 ГК РФ, от регресса при солидарной ответственности состоит в том, что при солидарности все сопричинители выступают первоначально как участники одного обязательства, образуя множественность на стороне должника. В случаях, предусмотренных п. 4 ст. 1250 ГК РФ, третье лицо, действия которого являлись причиной причинения ущерба, не является участником отношений между потерпевшим и лицом, возместившим этот ущерб потерпевшему.
Распределения ответственности за нарушение в порядке регресса производится в обоих случаях, но специальные правила применяются, только если регрессные требования возникают не из солидарной обязанности (при совместном причинении), а вследствие обязанности, возникшей по вине третьего лица (либо в результате действий третьего лица, несущего ответственность независимо от вины).
Лицо, виновно допустившее самостоятельное нарушение исключительных прав, несет самостоятельную ответственность перед правообладателем и лишено возможности переложить выплаченные суммы на третье лицо в порядке регресса.
Если лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение исключительного права без вины (п. 3 ст. 1250 ГК РФ), при установлении оснований для взыскания с него убытков либо компенсации в пользу правообладателя наличие или отсутствие вины не учитывается и не подлежит выяснению. Доказывать свою невиновность необходимо при заявлении регрессного требования для обоснования права на иск.
В отношении исключительных прав чаще всего речь идет о ряде последовательных самостоятельных нарушений, допускаемых различными лицами, которые несут самостоятельную ответственность перед правообладателем. Одновременно эти же действия со стороны каждого из виновных нарушителей, если следовать логике законодателя, могут явиться также и основанием для ответственности перед другим, невиновным, нарушителем исключительного права.
Правообладатель имеет возможность предъявить требования по самостоятельным основаниям к любому и каждому нарушителю своего исключительного права. В свою очередь, практически каждый из "последовательных" нарушителей может требовать возмещения от тех, кто допустил нарушение ранее.
Конструкция ответственности при "последовательном" нарушении исключительных прав имеет существенное отличие от классической: одно и то же действие субъекта влечет возникновение двух различных обязательств - обязанность уплатить убытки (компенсацию) правообладателю и обязанность возместить расходы (убытки) иному невиновному лицу, которое в результате действий нарушителя само нарушило права правообладателя и также понесло перед ним ответственность.
Для третьего лица субъективные основания ответственности перед лицом, понесшим ответственность перед правообладателем, определяются по общим правилам. При наличии обязательства между указанными лицами, в силу которого третье лицо принимало на себя определенные гарантии, касающиеся исключительных прав, ответственность к нему применяется на основании ст. 401 ГК РФ. При отсутствии таких обязательств - по общим правилам гражданско-правовой ответственности, т.е. при наличии вины.
Изъятие материального носителя не относится к мерам ответственности, но в отношении этого средства защиты тем не менее законом прямо установлена возможность переложения понесенных убытков на виновное лицо в случае отсутствия вины непосредственного субъекта, в отношении которого такие меры были применены.
Указанное выше требование правообладатель может предъявить к широкому кругу лиц (изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу и т.д.), которые должны иметь возможность переложить понесенные по вине иного лица расходы на это лицо.
Как правило, лицо, к которому может быть предъявлено регрессное требование, привлекается к участию в деле о применении соответствующих мер ответственности в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
При рассмотрении дела о применении мер ответственности не подлежит установлению вина лица, допустившего нарушение. При рассмотрении регрессного иска факт наличия или отсутствия вины этого лица должен быть установлен, поскольку право на регресс есть только у лица, действовавшего невиновно. Это новый факт по сравнению с делом о применении мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, и, следовательно, он подлежит доказыванию.
§ 4. Обстоятельства, подлежащие учету при установлении
нарушения исключительного права
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
Условиями признания действий субъекта нарушением исключительного права на товарный знак являются:
1) "не санкционированное" правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;
2) тождественность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;
3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.
Тождественными (аналогичными) являются идентичные или очень близкие во всех отношениях товары. Например, правообладатель зарегистрировал обозначение для товаров "мебель", а нарушитель использует это обозначение для диванов и столов (мебель).
Под однородными товарами судебная практика понимает товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же или тесно связанные функции. При установлении однородности товаров учитывается широкий круг обстоятельств: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения <1>.
--------------------------------
<1> Постановления Президиума ВАС РФ от 24 декабря 2002 г. N 10268/02; от 18 июля 2006 г. N 2979/06; от 17 сентября 2013 г. N 5793/13.
Отнесение товаров или услуг к одному классу МКТУ само по себе не свидетельствует об их однородности (например, по общему правилу не будут признаны однородными такие относящиеся к 43 классу МКТУ услуги, как "кафе" и "бронирование мест в гостиницах"). Вместе с тем товары, отнесенные к разным классам, могут быть признаны однородными. Например, признаются однородными услуги по реализации мебели и товар "мебель".
"Сходные товарные знаки" является собирательным понятием, в которое включаются тождественные и сходные до степени смешения обозначения.
Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. В случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения <1>. При выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг <2>.
--------------------------------
<1> См.: п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 г. N 32.
<2> Пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. (далее - Обзор).
Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06.
К смешению товаров и, как следствие, введению потребителей в заблуждение может привести использование как сходных до степени смешения, так и тождественных знаков. Данный критерий - вероятность смешения - должен исследоваться вне зависимости от того, о каких именно обозначениях идет речь. Иными словами, он должен устанавливаться и применительно к тождественным обозначениям.
Угроза смешения в качестве критерия нарушения имеет определяющее значение. Именно со смешением товаров различных производителей и, как следствие, введением потребителей в заблуждение связаны основные имущественные потери, которые могут возникнуть на стороне правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель "переманивает" на свою сторону потребителей оригинального товара. Снижается спрос на товары правообладателя. Нарушитель получает прибыль, на которую мог рассчитывать правообладатель.
При этом для правообладателя высока вероятность репутационных потерь. Потребители приобретают товары нарушителя (контрафакт), полагая, что это оригинальные товары правообладателя. Качество контрафакта, как правило, крайне низкое. Потребители могут сделать вывод, что это сам правообладатель снизил требования к своей продукции. Правообладателю в таком случае придется предпринимать различные маркетинговые меры с тем, чтобы вернуть доверие потребителей к своим товарам.
Смешение товаров ведет к нарушению и общественных (потребительских) интересов. Функции товарных знаков перестают реализовываться должным образом. Товарные знаки призваны указывать на источник происхождения товара, снижая тем самым издержки потребительского выбора. Используя маркирующие товары (услуги) обозначения, потребители определяют источник происхождения таких товаров (услуг), сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. Приобретая товары под конкретным обозначением, потребители ожидают от покупки определенного качества и иных известных им характеристик. В случае с контрафактом подобные их ожидания будут обмануты. Потребителям станет сложнее осуществлять свой выбор.
Вероятность смешения оценивается, как правило, с позиции среднего, "неискушенного" потребителя. Но для товаров, имеющих определенный круг потребителей, например предназначенных для использования в определенной сфере деятельности, учитывается мнение адресной группы потребителей.
Для констатации нарушения достаточно одной вероятности смешения. Правообладатель не должен доказывать факт введения в заблуждение конкретных потребителей, приводить в суд обманутых покупателей. Критерий вероятного смешения носит объективный характер. Его индикаторами выступают прежде всего рассмотренные выше параметры: однородность товаров и сходство обозначений.
Используя сходное с чужим товарным знаком обозначение в отношении однородных товаров, нарушитель в любом случае вторгается в сферу господства правообладателя.
Даже если предположить, что потребители оригинального производителя не "переметнулись" от него к нарушителю и не утратили в принципе интерес к товарам, маркируемым товарном знаком, правообладатель все равно несет определенные потери. Как минимум речь идет об убытках в форме неполученных роялти за право на использование его товарного знака. При нормальном развитии субъект, желая использовать товарный знак, должен был обратиться к правообладателю за предоставлением лицензии и выплатить определенную сумму.
В случае с широко известными товарными знаками (например, Chanel) использование их иными субъектами причиняет также существенный вред имиджу бренда, вредит его "элитарности".
В зависимости от обстоятельств дела потери правообладателя будут существенно различаться. Максимальными они будут в том случае, когда нарушителю удалось в действительности ввести большую группу потребителей в заблуждение. Указанные различия учитываются при определении суммы взыскиваемых убытков (компенсации).
Зарубежный опыт. В соответствии с абз. 2 § 14 Закона ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" <1> нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя:
--------------------------------
<1> Gesetz 
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG), v. 25.10.1994 (BGBl. I S. 3082).
- любого обозначения, которое является идентичным товарному знаку и используется в отношении товаров (услуг), идентичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
- любого обозначения, если ввиду тождественности такого обозначения или схожести с товарным знаком и тождественности или схожести маркируемых ими товаров (услуг) существует риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара;
- любого обозначения, которое является идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаков в отношении неоднородных товаров (услуг), при условии что товарный знак обладает значительной деловой репутацией на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака.
В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей (§ 1114 Кодекса США (Закон США "О товарных знаках") <1> ).
--------------------------------
<1> Lanham Trade-Mark Act, 50 Stat. 427, 15 U.S.C. § 1051 - 1141n (1946).
В Законе ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений", таким образом, установлена презумпция, что при тождественности используемого обозначения с товарным знаком и идентичности маркируемых ими товаров (услуг) имеет место нарушение исключительного права. Для тех случаев, когда по одному из данных показателей отсутствует полная тождественность, ключевым критерием нарушения является введение потребителей в заблуждение.
В американском праве критерий заблуждения является ключевым для всех случаев. На практике именно на отсутствие заблуждения в первую очередь ссылается большинство ответчиков в делах о нарушении исключительного права. Как отмечалось в американской доктрине, при введении в заблуждение имеет место смешение в сознании потребителей источников происхождения товаров. В таком случае несанкционированное использование сходных знаков должно признаваться правомерным, если оно не вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Правообладатели должны оставаться терпимыми к такому использованию, даже если верят, что оно причиняет им вред <1>.
--------------------------------
<1> Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No 3; http://ssrn.com/abstract=2663624.
Судебной практикой было выявлено еще как минимум семь обстоятельств <1>, подлежащих учету при установлении факта введения в заблуждение и, соответственно, нарушения исключительного права:
--------------------------------
<1> Smith Fiberglass Prods., Inc. v. Ameron, Inc., 7 F.3d 1327 (7th Cir. 1993); Dr. Seuss Enters., LP v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394, 1404 (9th Cir. 1997); Dreamwerks Prod. Group, Inc. v. SKG Studio, 142 F.3d 1127 (9th Cir. 1998); 8Id. 9 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348 - 49 (9th Cir. 1979); see also: Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961). 10 GoTo.com, 202 F.3d at 1207. 11 Id. 12 Id. 13 Brookfield Comm., 174 F.3d at 1058.
1) "сила" товарного знака правообладателя.
В зависимости от "силы" (различительной способности) используемые в качестве товарных знаков обозначения делятся на пять групп <1>:
--------------------------------
<1> Данные группы прямо называются в конкретных судебных актах. См., например: Solid 21 v. Hublot of America (Central District of California, June 15 2015).
- видовой товарный знак (generic trade mark) - знак, потерявший правовую охрану из-за использования в качестве родового термина;
- описательный товарный знак - слова и символы, которые просто описывают качества, особенности, назначение или характеристики продукта. Подобные обозначения пользуются правовой охраной, только если они приобрели вторичный смысл. Иными словами, речь идет об обозначениях, которые сами по себе описывают продукт, между тем потребители рассматривают в качестве указателя на конкретный источник происхождения товара;
- суггестивный товарный знак (вызывающий ассоциации) - обозначение намекает на характеристики продукта, между тем не напрямую, а через ассоциации. По общему правилу пользуется правовой охраной;
- случайный товарный знак - обозначение, которое существует в популярной лексике, но не имеет логической связи с маркируемым товаром;
- вымышленный (причудливый) товарный знак - обозначение, придуманное исключительно для того, чтобы служить товарным знаком. В обычной лексике не используется. Никак не связано с маркируемым им товаром. Пользуется наибольшей правовой охраной. Нарушителям, как правило, невозможно привести хоть какое-то "добросовестное" объяснение использования обозначения, чтобы скрыть тот факт, что они пытались паразитировать на репутации чужого обозначения. Использование такого товарного знака в большинстве случае будет признано умышленным;
