2020-04-07
293
Во-первых, паразитирование на репутации, когда товарный знак с репутацией используется нарушителем в целях переноса репутации на продукты нарушителя. Примером является дело OLG 
(6 U 147/08) "Deutschland sucht den Superstar" <1>. При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип: овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого размещен слоган "S sucht Deutschlands 
Jugendzimmer". Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком "Deutschland sucht den Superstar", используемым для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действие ответчика является необоснованным и несправедливым использованием "репутации" известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную "ауру", имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.
--------------------------------
<1> OLG , Urteil vom 06. Februar 2009, 6 U 147/08.
Во-вторых, "паразитирование" на различительной способности известного знака, когда нарушитель пытается привлечь внимание потребителей посредством броского известного обозначения.
|
|
|
В-третьих, причинение вреда репутации посредством использования обозначения, сходного с известным товарным знаком, для маркировки ненадлежащих товаров ненадлежащего качества. В результате со знаменитым знаком начинают связываться негативные ассоциации <1>.
--------------------------------
<1> BGH GRUR 1994, 808, Markenverunglimpfung I; BGH GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II.
В-четвертых, причинение вреда различительной способности товарного знака, когда использование обозначения, сходного с известным знаком, приводит к ослаблению его привлекательности для потребителей. Так, в деле по товарному знаку "Shall.de" (ZR 138/99 of 2001) <1> ответчик зарегистрировал известный товарный знак в качестве доменного имени, вследствие чего заинтересованные потребители перенаправлялись на сайт нарушителя. Суд постановил, что подобные действия привели к размыванию товарного знака.
--------------------------------
<1> BGH, 22.11.2001 - I ZR 138/99. Shell.de.
Способами защиты от ослабления различительной способности известного знака, паразитирования на его репутации являются: 1) требование о запрете использования такого обозначения; 2) возмещение убытков в размере, достаточном для компенсации затрат на восстановление рекламной ценности товарного знака.
В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей. На признак однородности или неоднородности товаров закон не указывает (ст. 1114 Закона "О товарных знаках" - Lanham Act) <1>. В регистрации товарного знака может быть отказано либо такая регистрация может быть аннулирована, если она нарушает правомерные интересы иного лица, в том числе при ослаблении различительной способности чужого товарного знака (ст. ст. 1063, 1064 Закона о товарных знаках). Однако четких оснований предоставления расширенной правовой охраны общеизвестным знакам Закон "О товарных знаках" не содержит.
|
|
|
--------------------------------
<1> Lanham Trade-Mark Act of 1946, 50 Stat. 427 (Jul. 5, 1946).
В литературе и судебной практике долгое время отсутствовало единое мнение о целесообразности предоставления особой защиты прав на известные бренды. Зарождение теории "размывания товарных знаков" в США связывается с именем известного юриста Шехтера (Schechter). В 1927 г. он опубликовал статью, в которой на основе анализа опыта Германии пришел к выводу, что обладатель товарного знака имеет возможность пресекать попытки других лиц паразитировать на оригинальности, уникальности обозначения <1>. В середине XX в. некоторые штаты начали принимать законы, направленные против ослабления товарных знаков. Однако американские суды не спешили применять эти правила.
--------------------------------
<1> Swann J. The evolution of dilution in the United States from 1927 to 2013 // http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20103/vol103_no4_a1.pdf.
В 1996 г. Конгресс США принял первый Федеральный закон "О противодействии ослаблению товарных знаков" (FTDA). Его целью являлась защита известных товарных знаков против снижения их различительной способности вне зависимости от наличия или отсутствия конкуренции между правообладателем и иными лицами, использующими товарный знак. В названном законе отсутствовали четкие критерии, которым должны соответствовать товарные знаки, подпадающие под его защиту. Лишь отмечалось, что такие обозначения должны быть известны до момента начала использования конкурирующего обозначения. Иногда суды отмечали, что закон распространяется только на обозначения, обладающие по самой своей сути существенной различительной способностью, оригинальностью <1>. В других случаях суды признавали достаточным, чтобы знак приобрел различительную способность вследствие его активного использования <2>.
--------------------------------
<1> New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC, 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002); TCPIP Holding Co. v. Haar Comms., Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001).
<2> Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 912 n. 14 (9th Cir. 2002).
В отсутствие определения понятия "знаменитый товарный знак" закон указал на ряд факторов, которые должен учитывать правоприменитель при решении вопроса о предоставлении конкретному обозначению защиты от ослабления: 1) степень изначальной или приобретенной различительной способности; 2) продолжительность и объем использования товарного знака в отношении товаров и услуг; 3) интенсивность рекламирования марки; 4) территория использования товарного знака; 5) каналы реализации товаров, для индивидуализации которых используется товарный знак; 6) степень признания товарного знака; 7) природа и объем использования сходных с товарным знаком обозначений иным лицом.
Ослабление товарного знака определялось как уменьшение способности известного товарного знака идентифицировать и разграничивать товары или услуги независимо от наличия или отсутствия: 1) конкуренции между обладателем прав на известный товарный знак или других сторон; 2) вероятности смешения, введения в заблуждение потребителей. На практике данный закон также стал применяться к действиям, порочащим репутацию известного знака (tarnisment). В частности, нарушением признавалось формирование у потребителей ассоциаций с известными товарными знаками при продвижении на рынке дешевых, низкопробных продуктов; наркотических средств и пр. <1>.
|
|
|
--------------------------------
<1> Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183, 1188 (E.D.N.Y. 1972).
Правомерным использованием известного чужого знака признаны: 1) добросовестное использование известного знака иным лицом в сравнительной рекламе товаров и услуг; 2) некоммерческое использование, в том числе пародия; 3) все формы новостных сообщений и комментариев. В качестве примера можно привести дело по иску корпорации Mattel, Inc. (производитель кукол Barbie) к американской звукозаписывающей компании о нарушении прав на товарный знак Barbe, его ослаблении посредством причинения вреда репутации, связанной с товарным знаком. По мнению истца, в песне, исполняемой группой Aqua, бьл создан фривольный образ куклы Barbe, что запятнало репутацию знака. Суд отказал в удовлетворении исковых требований на том основании, что песня есть результат творческой деятельности и ответчик не использовал товарный знак для обозначения товара <1>.
--------------------------------
<1> Mattel v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).
В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков, - Trademark Dilution Revision Act (TDRA). Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящие к ослаблению его различительной способности: 1) размывание товарного знака (dilution by blurring) вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения, что приводит к снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его "репутацию" посредством формирования негативной ассоциации (dilution by tarnishment) <1>. Для признания факта размывания товарного знака должны быть установлены: 1) степень схожести между используемым обозначением и знаменитым товарным знаком; 2) степень изначальной или приобретенной различительной способности товарного знака; 3) степень поддержания правообладателем эксклюзивности товарного знака; 4) узнаваемость товарного знака; 5) пытается ли правообладатель создать ассоциации со знаменитым товарным знаком; 6) любая действительная ассоциация между знаменитым товарным знаком и сходным с ним обозначением.
|
|
|
--------------------------------
<1> Victoria's secret stores, Inc., and Victoria's secret catalogue, Inc., Plaintiffs-Appellees, v. Victor Moseley and Cathy Moseley. 259 F.3d 464; 2001 U.S. App. LEXIS 16937; 2001 FED App. 0247P (6th Cir.); 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1650.
Не считаются нарушением прав на известный знак следующие действия: 1) добросовестное использование (любое использование товарного знака, не относящееся к индивидуализации источника происхождения товаров); 2) упоминание бренда в новостных репортажах и комментариях; 3) любое некоммерческое использование.
