Лицензионные соглашения

Главными предметами лицензионных соглашений являются объекты интеллектуальной собственности: патенты; торговые марки; авторские права; технические ноу-хау; специфические методы организации и ведения бизнеса; технологии.

При заключении лицензионного соглашения (licensing agreement) фирма-продавец (лицензиар) предоставляет права на использова­ние своей нематериальной собственности другой фирме (лицензи­ату) на определенных условиях.

Коммерческое содержание лицензионных соглашений, по существу, сводится к определению:

- ус­ловий использования прав собственности лицензиара,

- сроков дей­ствия соглашения и

- установлению размера платежей за использо­вание прав со стороны лицензиата.

Обычно лицензиар обязуется предоставлять также техническую информацию и помощь, а ли­цензиат — эффективно использовать полученные права и уплачивать лицензиару вознаграждение в установленные сроки.

В международной практике лицензии классифицируются по группам, которые включают следующие виды лицензионных со­глашений:

1 группа — простые (неисключительные) и исключительные;

2 группа — патентные и беспатентные;

3 группа — полные, сопутствующие, перекрестные;

4 группа — открытые и принудительные.

При продаже простой лицензии допускаются многоразовые сделки с одной и той же лицензией на соответствующем рынке. Соглашение о неисключительной (простой) лицензии не ограничивает прав лицензиара как собственника, патентообла­дателя продавать аналогичные лицензии другим покупателям на патентной территории лицензиара (территории, где действует па­тент). Лицензиар передает лицензиату на возмездной основе право использовать свои нематериальные активы на определенной тер­ритории, в определенной сфере и на установленный период вре­мени, но при этом имеет право сам использовать объект лицензи­онного соглашения или продавать право его использования другим покупателям. Таким образом, простая лицензия не исключает впос­ледствии конкуренцию между лицензиаром и лицензиатом на дан­ном рынке.

Соглашение об исключительной лицензии предоставляет лицен­зиату исключительное, или монопольное, право на использование объекта лицензии в тех пределах, которые оговорены в лицензион­ном соглашении, например в пределах определенной географичес­кой территории и в определенной сфере использования. При этом лицензиар не имеет права предоставить данную лицензию третьим лицам, равно как и сам использовать объект лицензии на этой тер­ритории. В данном случае конкуренция лицензиара и лицензиата на определенном рынке исключается.

На практике предоставление исключительной лицензии, как правило, сопровождается оговорками, ограничивающими деятель­ность лицензиата, среди оговорок могут быть:

а) осуществление сбыта продукции через сбытовую сеть лицензиара;

б) запрещение экспорта продукции;

в) установление максимального объема производства и минимального объема оборота;

г) обязательство производить закупки у лицензиара сырья, материалов, ком­плектующих, необходимых для производства продукции по ли­цензии.

Патентные лицензии защищены правами промышленной или интеллектуальной собственности в форме разного рода патентов и свидетельств о регистрации. На основе патентных лицензий (иног­да выступающих в форме договоров) могут передаваться:

- авторские права,

- права на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания.

Однако в международной торговле продуктами интеллектуаль­ного труда широкое распространение получила торговля беспа­тентными лицензиями на ноу-хау, в которых объект лицензии не защищен правами в законодательном порядке. Необходи­мость использования беспатентной лицензии вызвана тем, что объект не является патентоспособным; либо лицензиар сам не заинтересован в патентовании в целях сохранения конфи­денциальности и секретности ноу-хау на более длительный пери­од времени.

Ноу-хау может передаваться как в письменной (чертежи, эски­зы, схемы), так и в устной форме.

Перед началом переговоров о продаже лицензии на ноу-хау с потенциальным покупателем необ­ходимо заключить договор о неразглашении существа ноу-хау и неиспользовании его в случае, если не будет заключено лицензи­онное соглашение (договор конфиденциальности).

Если лицензиар не хочет самостоятельно использовать объект лицензии, он может предоставить лицензиату право полной лицен­зии, уступая ему право использовать изобретение в течение всего срока действия патента на любой территории и в полном объеме, то есть речь идет о переуступке патента как такового.

Существует также понятие сопутствующая лицензия, когда лицензионное соглашение заключается в рамках контракта на по­ставку машин, оборудования, транспортных средств, участков, цехов, предприятий, а общая сумма контракта включает и сто­имость лицензии. К сопутствующим лицензиям относятся и лицензионные соглашения, содержанием которых является передача прав на ноу-хау в комплексе с предоставлением инженерно-технических ус­луг и продажей прав на использование запатентованных изоб­ретений.

Особым видом обмена технологиями является перекрестное лицензирование (cross-licensing), когда продавец и покупатель вза­имно передают лицензии на разработанные отдельно друг от друга и принадлежащие им объекты промышленной и интеллектуаль­ной собственности, совместное использование которых позволя­ет получить дополнительную прибыль. Благодаря обмену лицен­зиями каждая из участвующих сторон приобретает новые знания о продукте или процессе, которые до этого момента были ей не­известны. Перекрестное лицензирование особенно эффективно для от­раслей с часто изменяющейся технологией производства мно­гих видов продукции (например, в химической и электротехниче­ской промышленности). Фирмы разных стран предпочитают обмениваться технологией вместо того, чтобы вести конкурентную борьбу друг с другом по каждому виду продукции и на каждом рынке.

Лицензия называется открытой, если патентом имеет право воспользоваться любое заинтересованное лицо. Открытая лицензия оформляется в соответствующем патентном ведомстве (в России — в Роспатенте), при этом патентная пошлина взимается в поло­винном размере.

Лицензия может быть принудительной в случае, если компетен­тные органы принуждают патентовладельца передать другим лицам право на использование патента. К таким мерам национальный орган по патентам и товарным знакам, патентный и гражданский суд или арбитраж прибегают в случаях: неиспользования объекта иннова­ции патентовладельцем; в целях поощрения конкуренции; приме­нения антимонопольных мер. Если лицензиат хочет передать предоставленное ему право ис­пользовать данное изобретение третьим лицам от своего имени, он может им предоставить сублицензию, но только с письменного разрешения лицензиара.

Одним из ключевых элементов любого лицензионного соглашения являются условия и величина выплат, которые мо­гут колебаться в достаточно широком диапазоне, и переговоры по каждому контракту в значительной мере зависят от особенностей данного объекта.

Цена лицензии формируется на базе оценки воз­можной прибыли, получаемой от использования права произво­дить продукцию в результате внедрения изобретения, ноу-хау, а также продавать продукцию под товарным знаком.

Задача сторон соглашения — определить, каким образом прибыль будет распре­делена между лицензиаром и лицензиатом. На уровень цены лицензии влияет множество факторов технического, экономического и правового характера.

Лицензиат, оценивая выгодность покупки лицензии:

- калькулирует свои затраты на освоение производства;

- прогнозирует воз­можное снижение издержек производства,-

- увеличение цен на но­вый товар,

- увеличение объемов реализации,

- величину ожидаемой прибыли,

- ценность использования товарного знака.

В качестве цены верхнего предела он принимает меньшую величину из следующих трех:

а) оценка прибыли от использования технологии;

б) оценка расходов на разработку такой же или подобной технологии;

в) оценка расходов на получение такой же или подобной техно­логии от альтернативного поставщика.

Лицензиар оценивает: объем; новизну; значимость; коммер­ческую привлекательность продаваемого права использовать изоб­ретение, ноу-хау; спрос; жизненный цикл продукции; величину ожидаемой прибыли от внедрения технологии лицен­зиатом.

В качестве цены нижнего предела принимаются расходы на: прямую передачу технологии, исследования и разработки,

В случае когда эффект от внедрения определить сложно, ли­цензиар прибегает к косвенной оценке.

Например, оптимальная цена лицензии должна во столько-то раз превышать понесенные издержки лицензиара по разработке изобретения, ноу-хау; допустимая цена лицензии должна быть не ниже уровня цен по ранее заключенным соглашениям на аналогичные изобретения, ноу-хау.

Одним из факторов при определении цены лицензии является уровень технологии. Многие компании передают технологию сразу по завершении или даже до окончательного завершения разработ­ки, так что новая продукция появляется почти одновременно на нескольких рынках. С одной стороны, новая технология может об­ходиться дороже для лицензиата, поскольку имеет более длитель­ный срок возможного использования. С другой стороны, новейшая технология, особенно еще не прошедшая стадию окончательной разработки, может стоить дешевле из-за неопределенности ее ры­ночной стоимости.

Различаются три вида лицензионных платежей: роялти, паушаль­ный платеж, комбинированный способ платежа.

Роялти представляет собой периодические, текущие отчисле­ния, которые устанавливаются в виде фиксированных ставок в про­центах и выплачиваются через согласованные промежутки времени (ежегодно, раз в полгода, квартал, ежемесячно или к определенной дате).

Роялти могут начисляться в согласованных пропорциях к сле­дующим показателям, которые используются в качестве базовых:

а) к дополнительной прибыли лицензиата от использования ли­цензии;

б) к общей прибыли лицензиата;

в) к общей стоимости реализации продукции, произведенной по лицензии;

г) к единице реализованной продукции в виде процента к цене или себестоимо­сти;

д) к физическому объему выпущенной продукции;

е) к стоимости изготовленного по лицензии оборудования или перерабо­танного сырья.

В лицензионное соглашение должны быть включены обязанно­сти лицензиата предоставлять лицензиару необходимые сведения о тех показателях деятельности, которые взяты за основу при оп­ределении величины роялти. Эти сведения должны быть подтвер­ждены независимой экспертизой, например аудиторской отчет­ностью. Стороны могут предусматривать как фиксированные на весь период действия соглашения пропорции текущих отчислений, так и изменяемые в зависимости от определенных факторов, напри­мер морального старения или увеличения объема производства.

Уровень ставок роялти в современной международной торговле колеблется от 2 до 10% и зависит от:

- отрасли экономики,

- вида лицензии,

- срока действия соглашения,

- объема производства,

- внутренних и экспортных цен на продукцию, произведенную по лицензии.

Наиболее высокие ставки используются при продаже исключительной лицензии на первые годы соглашения, а также при экспортной ориентации произведенной продукции, наиболее низкие ставки — при неисключительной лицензии и продажах на внутреннем рынке.

При определении условий соглашения необходимо учитывать фактор риска в деятельности лицензиата при освоении лицензии.

Поскольку величина роялти напрямую зависит от результатов производственной и коммерческой деятельности лицензиата, то для лицензиара существует риск невыплаты роялти в намеченном объе­ме или в указанные сроки. Поскольку роялти обычно оплачива­ются банковскими переводами, лицензионные соглашения долж­ны содержать банковские гарантии на часть или всю сумму платежей с возможным поэтапным уменьшением гарантированной суммы.

Паушальный платеж устанавливается как твердо фиксированная, заранее установленная сумма, не подлежащая изменению в тече­ние всего срока соглашения. Паушальный платеж применяется в случаях:

а) сопутствующей единовременной поставки оборудова­ния, стоимость которого значительно выше цены лицензии;

б) при выдаче лицензии малоизвестной фирме, когда контроль результатов деятельности затруднен, а лицензиат не хочет допустить контроля за использованием лицензии со стороны лицензиара;

в) при выдаче лицензии на использование ноу-хау, что является своеобразной гарантией от разглашения секретов производства.

Паушальный платеж может выплачиваться единовременно аван­сом или против передачи лицензиату предусмотренных комплектов чертежей, технологической и другой документации, а также про­мышленных образцов. Такой платеж, как правило, осуществляется с безотзывного документарного аккредитива против документов, предусмотренных в лицензионных соглашениях. Паушальный платеж может быть внесен сразу или в несколько установлен­ных сроков. При выплате по частям может быть предусмотрена следующая схема расчетов:

1) на первом этапе выплачивается часть паушальной суммы авансом путем банковского перевода в течение определенного срока после подписания лицензионного соглашения;

2) затем еще часть, суммы — против обусловлен­ных документов лицензиара с безотзывного документарного ак­кредитива;

3) и, наконец, оставшаяся часть — полностью или равными долями. При этом оставшаяся сумма должна быть га­рантирована, например, путем возврата лицензиару выписан­ных им переводных векселей (тратт), акцептованных лицензиа­том и авалированных его банком.

Паушальный платеж более надежен, чем роялти, так как его удобнее гарантировать общепринятыми способами, в том числе и путем акцепта выписанных лицензиаром тратт.

Комбинированный способ платежа сочетает наличие твердо фиксированной паушальной суммы и ро­ялти. Он применяется, когда продажа лицензии сопутствует поставке оборудования и предоставлению инженерно-технических и эксплу­атационных услуг.

В этом случае полный платеж может представлять собой комбинацию трех возможных частей:

1) текущие отчисления платежей роялти или паушальный платеж за саму лицензию с соот­ветствующими гарантиями;

2) единовременный или в рассрочку платеж за поставленное оборудование с безотзывного документар­ного аккредитива против коммерческих документов, подтверж­дающих поставку, или комплект акцептованных и авалированных тратт при рассрочке платежа;

3) платежи за проведение инжиниринго­вых услуг по факту их проведения с предоставлением гарантии пла­тежа.

Развитие и широкое распространение лицензионных соглашений в сфере международного бизнеса связано в значительной степени с развитием международного технологического обмена(трансфера), который становится одним из главных факторов обеспечения стратегических конкурентных преимуществ компаний в современных условиях глобального ускорения научно-технического прогресса.

Международная передача технологий (international technology transfer) — это совокупность экономических отношений между фирмами различных стран в области использования зарубежных научно-техниче­ских достижений. Международные документы трактуют понятие «техноло­гия» весьма широко, оно включает в себя:

• собственно технологию (disembodied/dissembled technology), понимае­мую как набор конструктивных решений, методов и процессов;

• материализованную технологию (embodied technology), т. е. технологию, воплощенную в машинах, оборудовании и т. п.

Соответственно предметом трансферта могут выступать оба типа объектов — как совместно, так и в отдельности.

Выделяются следующие формы трансферта технологий на мировом рынке:

• передача, продажа или предоставление по лицензии всех форм промыш­ленной собственности (за исключением товарных и фирменных знаков);

• предоставление know-how и технологического опыта;

• торговля высокотехнологичной продукцией;

• предоставление технологического знания, необходимого для приобрете­ния, монтажа и использования машин и оборудования, полуфабрикатов и материалов, полученных за счет закупки, аренды, лизинга или каким-то другим путем;

• промышленное и техническое сотрудничество в части, касающейся тех­нического содержания машин, оборудования, полуфабрикатов, матери­алов;

• оказание консалтинговых услуг и инжиниринг;

• передача технологии в рамках научно-технической производственной кооперации;

• передача технологии в рамках инвестиционного сотрудничества.

Международная передача технологии может осуществляться как по меж­фирменным каналам независимым иностранным фирмам, так и по внутрен­ним каналам ТНК, в случае внедрения в каком-либо страновом отделении на­учно-технического достижения, разработанного организационной единицей ТНК в другой стране. В современных условиях все большего расширения дея­тельности транснациональных корпораций большая доля лицензионного обмена в мире осуществляется именно по каналам внутрифирменной торговли, что снижает степень риска при заключении контрактов(лицензионных соглашений) и гарантирует сохранение научно-технических секретов.