Использование товарного знака третьими лицами

В Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрены случаи, когда товарный знак может быть использован лицами, иными чем правообладатель.

Так, наряду с вышеуказанными полномочиями исключительное право на товарный знак включает также правомочие распоряжения товарным знаком, например путем передачи права использования товарного знака третьим лицам полностью (по договору отчуждения) или частично (по лицензионному договору).

Договору об отчуждении исключительного права на товарный знак посвящена ст. 1488 ГК РФ. В соответствии с данной статьей, по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне, приобретателю исключительного права.

В статье 1488 установлены особенности, присущие только договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, а именно:

1) договор об отчуждении исключительного право на товарный знак может охватывать часть товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в связи с чем исключительное право на товарный знак в отношении других товаров может быть сохранено за первоначальным правообладателем;

2) отчуждение исключительного право не должно являться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в противном случае договор не подлежит государственной регистрации.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиару) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (ст. 1489 ГК РФ).

В отличие от договора об отчуждении исключительного права по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака, исключительное право не передается, а лишь предоставляются полномочия по использованию товарного знака в определенных приделах, в частности:

-в определенной сфере предпринимательской деятельности (определенные виды товаров, работ, услуг, способы использования и т.п.);

- на ограниченной срок действия;

- на определенной территории;

- при других ограниченных условиях.

При этом за лицензиаром сохраняется исключительное право, в том числе независимо от вида лицензии лицензиар вправе самостоятельно использовать товарный знак. При переходе исключительного права на товарный знак лицензионный договор сохраняет свою силу.

Использование товарного знака за пределами лицензионного договора (способов использования, классов и видов товаров, территории, сроков) является нарушением исключительного права и влечет применение как мер гражданско-правового, административного, так и уголовного характера.

Положения ГК РФ о лицензионном договоре о предоставлении права использования товарного знака применяются и к иным договорам, связанным с распоряжением исключительным правом на товарный знак, например договору коммерческой концессии, а также к сублицензионному договору.

Часть 2 ст. 1489 устанавливает обязанность лицензиата обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требования к качеству установленному лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. Данное положение имеет смысл еще и потому, что данная статья устанавливает солидарную ответственность лицензиата и лицензиара по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров.

Это положение существенно отличает лицензионный договор от договора об отчуждении исключительного права. Несмотря на то, что при ухудшении качества товара после уступки права создается опасность введения потребителя в заблуждение относительно товаров и его потребительских свойств, в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» содержится указание, что изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки об уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем. При этом выдвигается следующее обоснование: условие о качестве товара не является содержанием такой сделки, в отличие от лицензионного договора.

В юридической литературе в пользу возможного изменения и расторжения договора уступки при снижении качества товаров высказывались многие практикующие юристы. По нашему мнению, сохранение неизменного качества товара с использованием одного и того же товарного знака должно являться существенным условием всех гражданско-правовых договоров о передаче или предоставлении исключительного права на товарный знак, как это сделано во многих зарубежных странах. Так, в частности, в американском праве условие о сохранении качества включается в договоры об отчуждении исключительных прав, с тем чтобы гарантировать неизменное качество товара и предотвратить введение потребителя в заблуждение.

Требования к форме договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак содержатся в статье 1490 ГК РФ. Обязательными требованиями к таким договорам, являются письменная форма и государственная регистрация. Регистрация таких договоров осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Для регистрации договора необходимы представить договор или выписку из него, содержащую все существенные условия, касающиеся распоряжения исключительным правом на товарный знак. При отсутствии государственной регистрации договор согласно п. 6 ст. 1232 считается недействительным, а переход исключительного права несостоявшимся.

Государственной регистрации подлежат также договоры, в которых содержатся элементы договора распоряжения исключительным правом на товарный знак (например, договор продажи предприятия, аренды предприятия, коммерческой концессии и др.), либо в смешанных договорах.

Государственной регистрации принадлежат не только договоры о распоряжении исключительным правом, но и изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора, расторжения зарегистрированного договора. Перемена лиц в договорах о распоряжении исключительным правом также требует государственной регистрации в соответствии с п. 2 ст. 389, 381 ГК РФ.

Говоря об исключительном праве на товарный знак как монопольном праве использования товарного знака любым, не предусмотренных законом способом, нельзя не коснуться вопроса исчерпания исключительного права.

В соответствии со ст. 1487 ГК РФ¸ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицам в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Следует подчеркнуть, что положения данной статьи представляют собой в определенной степени ограничение исключительного права на товарный знак, на возможность которого прямо указано в ГК РФ. Из установлений ст. 1484 ГК РФ следует, что никто не может использовать охраняемы в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Единственным исключением из указанного правила является положения, закрепленное в вышеуказанной статье. Принцип исчерпания прав означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на российский рынок. Необходимо особенно подчеркнуть, что товары должны быть теми же самыми и никаким образом не измененными.

Здесь необходимо подчеркнуть, что Принцип исчерпания права имеет территориальное действие – товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Его последующее введение в гражданский оборот, в связи с которым рассматривается вопрос об исчерпании исключительного права на товарный знак, также должно иметь место на территории Российской Федерации.