double arrow

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2013 N АПЛ13-223 отмечено следующее.


Решением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2013 в удовлетворении заявления отказано. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, не нашла оснований к отмене решения Суда.

Обоснован вывод суда о том, что направление отчета об информационном поиске является требованием законодателя к оформлению результатов информационного поиска и предоставлению их заявителю и не тождественно направлению самостоятельных исходящих документов экспертизы (решения, уведомления или запроса) по результатам экспертизы, существо которой заключается в исследовании патентоспособности заявленного результата интеллектуальной деятельности для целей предоставления правовой охраны, в том числе на основании данных проведенного поиска.

Пункт 3 статьи 1386 ГК РФ устанавливает срок, в который должен быть направлен отчет об информационном поиске, в то время как абзац 3 пункта 24 Административного регламента устанавливает срок, в который должен быть направлен документ о результатах экспертизы по существу. Поэтому, вопреки утверждению заявителя, оспариваемое положение Административного регламента не противоречит пункту 3 статьи 1386 ГК РФ.




В случае представления заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, отчет об информационном поиске направляется заявителю, как правило, до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки, если он не был направлен ранее. Указанный срок может быть продлен Роспатентом, если выявлена необходимость запроса у сторонних организаций источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

Можно полагать, что направление заявителю документа экспертизы, не имеющего в своем титуле наименования "запрос" или "уведомление", но содержащего именно запрос дополнительных материалов и других документов или содержащего уведомление заявителя о каком-либо юридически значимом событии или факте, имеющем отношение к экспертизе заявки по существу, заявитель должен адекватно отреагировать на данный документ экспертизы, а не пытаться утверждать, что им, например, получено не уведомление о необходимости доплаты пошлины, а какое-то письмо.

3. Срок проведения экспертизы по существу. Роспатент в Административном регламенте по изобретениям установил правило, согласно которому исходящий документ экспертизы должен быть направлен заявителю не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.



Данное новшество имеет конъюнктурный характер, направленный на формальное умиротворение отечественной изобретательской общественности, желающей получать патенты на изобретения в течение очень короткого времени после подачи заявки, не понимая, что проверочный характер экспертизы не позволяет, как говорится, гнать лошадей. Совершенно очевидно, что текущие сроки рассмотрения заявок можно только прогнозировать с учетом объемов поступающих заявок, но не устанавливать их волевым, не предусмотренным нормами части четвертой ГК РФ, порядком. Более того, исходя из возможности поступления иностранных конвенционных заявок с испрашиванием более раннего приоритета экспертиза по существу не должна проводиться ранее срока возможного поступления всех заявок, которые должны быть учтены при оценке новизны заявленного изобретения. Последнее условие предопределяет минимальный годичный срок (срок возможного испрашивания конвенционного приоритета) начала экспертизы по существу с даты подачи российской заявки в Роспатент.



4. Проверка промышленной применимости изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Возможность использования изобретения определяется:

- наличием указания назначения изобретения;

- наличием в соответствующих документах заявки, включая чертежи, указания средств и (или) методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде и с тем назначением, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения, а при отсутствии таких сведений в указанных документах заявки допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, но последнюю информацию целесообразно приводить в описании заявленного изобретения или представлять в ответ на соответствующий запрос экспертизы.

Примером отсутствия указания назначения в формуле изобретения или полезной модели может служить патент на полезную модель N 74675 со следующей формулой полезной модели (приводится только п. 1):

"1. Пластмассовое изделие, имеющее первую часть в виде тарельчатой головки с отверстием в центре, вторую часть в виде трубки и третью часть в виде стержня, отличающееся тем, что первая, вторая и третья части выполнены в виде единого тела, при этом третья часть расположена вдоль трубки второй части".

При рассмотрении возражения против выдачи данного патента было отмечено, что полезная модель не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость" ввиду следующего. Название, приведенное в описании к оспариваемому патенту, также как и родовое понятие его формулы - "пластмассовое изделие", не отражают назначение охарактеризованного в этом патенте изделия, а лишь указывают на материал, из которого оно выполнено. В разделе описания "Область техники" имеется указание на то, что "полезная модель относится к дюбелям - устройствам, укрепляемым в отверстиях стен зданий...". Однако это не может быть расценено как указание назначения полезной модели по оспариваемому патенту.

Назначение полезной модели может отражать ее название, приведенное в описании этой полезной модели, при этом следует различать понятия "назначение" и "область применения". Назначение (см., например, Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт лингвистических исследований. СПб.: НОРИНТ, 2000, стр. 581) описывает основную функцию предложенного технического решения, а область применения лишь уточняет сферу использования данного решения.

Указанный тезис был повторен при рассмотрении возражения против выдачи патента РФ на полезную модель N 116032 "Подставка для зубочисток" с приоритетом от 10.01.2012 со следующей формулой полезной модели:

"Подставка для зубочисток, содержащая корпус с направляющими для зубочисток и опорными поверхностями для зубочисток, отличающаяся тем, что корпус выполнен в виде стенки или оболочки полости и содержит горизонтально ориентированную крышку с периферийным элементом, который размещен в полости и ориентирован вертикально, ориентированный вертикально боковой участок с периферийными элементами, которые размещены в полости напротив друг друга и ориентированы горизонтально, а также горизонтально ориентированного днища, причем боковой участок с периферийными элементами и днище размещены под крышкой, а держатель для зубочисток выполнен в виде размещенных напротив друг друга периферийных элементов бокового участка и крышки, а опорные поверхности для зубочисток выполнены в виде поверхностей размещенных напротив друг друга периферийных элементов бокового участка и частью поверхности крышки, причем стенка или оболочка полости выполнены с возможностью обеспечения доступа в полость посредством крышки" (выделено мной. - В.Д.).

Коллегия Палаты по патентным спорам подчеркнула, что "именно признак "подставка" характеризует назначение полезной модели по оспариваемому патенту. Однако то, что устройство по упомянутому патенту используется как подставка именно для зубочисток, а, например, не спичек или ватных палочек, характеризует не его назначение, а возможную область применения. То есть возможность помещения в устройство именно медицинских препаратов или использование устройства по оспариваемому патенту в качестве подставки для зубочисток путем помещения их между крышкой и периферийными элементами бокового участка зависит лишь от желания лица, использующего эти устройства, а не определяется их конструкцией".

5.1. Оценка новизны. Правила оценки новизны изложены в подп. (1) п. 24.5.2 Административного регламента по изобретениям. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. Наряду с традиционными правилами осуществления проверки патентоспособности в целях выявления принципиально непатентоспособных изобретений Регламентом предусмотрена методика оценки новизны изобретения. Выделим основные положения новой методики.

Проверка патентоспособности изобретения осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений п. 5 ст. 1350 ГК РФ, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности.

Если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями.

Будет не лишним пояснить причины принятия ранее действовавшей методики оценки новизны изобретения по совокупности любых признаков, а не только технических. При экспертизе заявок на выдачу авторских свидетельств СССР экспертам было предоставлено право самим составлять совокупность существенных признаков изобретения, скажем прямо, не очень обращая внимание на формулу изобретения, составленную заявителем. Обосновывалось такое право интересами государства в изобретениях с "правильными" формулами изобретений, а эксперту отводилась роль специалиста, осуществлявшего государственную научно-техническую экспертизу, на что было прямо указано в нормативных документах того времени. При переходе на патентную форму охраны изобретений было необходимо перебороть желание экспертов постоянно вмешиваться в активное регулирование испрашиваемого объема прав, начиная с оценки новизны заявленного изобретения. И тогда в качестве алгоритма экспертизы был избран такой порядок, при котором эксперт был практически лишен возможности по своему желанию составлять совокупность признаков для оценки новизны, но никто не снимал с него полномочий проводить последующую оценку изобретательского уровня уже с учетом возможности и обязанности дифференцирования признаков на технические <301> и нетехнические. Будем полагать, что теперь, после введения Административного регламента по изобретениям, возврата к старому не произойдет, и экспертиза не будет пытаться проводить оценку новизны заявленного изобретения, отсеивая не только явно нетехнические признаки, но и те технические, которые она посчитает несущественными.

--------------------------------

<301> Тестом на отнесение признаков к техническим является установление возможности их характеристики физическими, химическими, биологическими и иными параметрами, которые можно измерить и оценить как с использованием инструментальных методов, так и органолептическими методами, преимущественно используемыми в пищевой промышленности.

 

Введенная Административным регламентом по изобретениям оценка новизны изобретений соответствует практике во многих европейских странах, когда при проверке новизны и изобретательского уровня не принимаются во внимание так называемые нетехнические признаки <302>.

--------------------------------

<302> См.: Материалы совместного семинара Роспатента и Федерального патентного суда Германии. Москва, 24 - 26 июня 2002 г. М.: ФИПС, 2003. С. 24 - 25.

 

В подпункте (1) п. 24.5.2 Административного регламента по изобретениям указано, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению. В то же время в подп. (4) п. 24.5.2 этого же Регламента указано, что изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Таким образом, оценка новизны в первом случае осуществляется по части признаков с учетом исключения из формулы заявителя признаков, характеризующих иные решения, а во втором - по всем признакам, изложенным в формуле заявителя. Представляется, что данное противоречие в Регламенте целесообразно устранить и привести обе оценки новизны к единообразию.

Обратим внимание на то, что оценка патентоспособности должна осуществляться в отношении изобретения, относящегося к продукту или способу как процессу осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств. Из данного условия следует, что признаки заявленного объекта (продукт или способ) должны представлять собой признаки - характеристики продукта или способа, а не любые иные признаки, представленные как якобы характеризующие продукт или способ.

Признаки - характеристики продукта или способа во взаимосвязи с техническим результатом рассматриваются как существенные признаки объекта изобретения.

Всевозможные иные признаки, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения (например, изображения товарных знаков на продукте и т.п.), как не являющиеся признаками - характеристиками, имманентно <303> присущими продукту (способу) как объекту изобретения, изначально не должны учитываться при оценке патентоспособности продукта или способа независимо от выбранного прототипа и того, являются ли они отличительными или нет.

--------------------------------

<303> Имманентный (от лат. immanens - пребывающий в чем-либо, свойственный чему-либо) - нечто внутренне присущее какому-либо предмету, явлению, процессу. Имманентный признак именуется также как собственный признак чего-либо или кого-либо.

 

Правилами составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве вопрос недопустимости использования в формуле изобретения нетехнических признаков решен путем внесения в требования к формуле изобретения следующего правила (п. 2.6.): "Формула изобретения не должна содержать выражений коммерческого, рекламного и т.п. характера".

Очевидно, если все отличительные признаки не являются характеристиками, которые присущи продукту или способу, вывод о непатентоспособности будет сделан независимо от изложенных алгоритмов экспертизы, но если исходить из системного подхода к градации признаков объекта изобретения, не следует акцентировать внимание на возможность отсеивания при оценке новизны и изобретательского уровня только отличительных нетехнических признаков.

При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и признаками из формулы изобретения вопрос состоит не в том, являются ли сами отличительные признаки очевидными, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом, т.е. является ли очевидной новая совокупность существенных признаков, определяющая данное изобретение.

Под единой совокупностью существенных признаков должна пониматься такая их комбинация, которая обеспечивает функциональную взаимосвязь между всеми признаками, в результате которой проявляется в явном или неявном виде причинно-следственная связь между признаками и техническим результатом.

Рассмотрим применение нового и старого алгоритмов оценки патентоспособности изобретения на условном примере формулы изобретения.

Винтовка, содержащая установленный в ложе приклада ствол с винтовой нарезкой, патронный магазин, связанный с ударно-спусковым механизмом в ствольной коробке, отличающаяся тем, что имеет съемный штык с надписью "пуля - дура, штык - молодец".

По новой методике экспертизы признак в виде надписи "пуля - дура, штык - молодец" будет отнесен к иному решению, не считающемуся изобретением, уже при оценке новизны, но при этом в аргументации нужно будет показать причины, по которым признак в виде надписи на штыке не принимается к рассмотрению при оценке новизны (анализируются характер задачи, характер результата, отсутствие влияния на технический результат и т.п.). Далее проводятся оценка по изобретательскому уровню и информационный поиск только в отношении оставшейся совокупности конструктивных признаков и при выявлении в уровне техники винтовки, имеющей съемный штык, выносится решение об отказе в выдаче патента на изобретение как не соответствующее условию патентоспособности "новизна".

По старой методике экспертиза признает соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна", так как в уровне технике нет такой винтовки с заявленной совокупностью признаков, включающей надпись на штыке "пуля - дура, штык - молодец". Но при выявлении в уровне техники винтовки со съемным штыком экспертиза откажет в выдаче патента на основании несоответствия изобретательскому уровню, приведя те же основания, по которым надпись на штыке не принимается во внимание как признак, определяющий патентоспособность винтовки.

По большому счету заявителю без разницы, по какой методике ему откажут в выдаче патента: то ли отсекая нетехнические признаки при оценке новизны, то ли отсекая их при оценке изобретательского уровня. Однако, как уже было отмечено, оценка новизны только по техническим признакам применяется в других патентных ведомствах, и ее следует считать более удобной для экспертизы, так как изначальный отказ по одному условию - новизне уже формально не требует аргументировать несоответствие заявленного изобретения второму условию - изобретательскому уровню, хотя вся та же полная мотивация в отношении отсеивания таких признаков должна быть приведена в любом решении.

Для отрицания новизны заявленного изобретения нет необходимости во всех случаях выявлять источник информации, в котором раскрыто техническое средство, охарактеризованное именно в этом одном источнике, например в одной книге, всеми признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения. Требуется подтвердить известность единого технического средства (а не средства информации), которому присущи существенные признаки заявленной формулы изобретения (включая характеристику назначения). Для отрицания новизны не требуется наличия именно одного источника информации, из которого известно техническое средство со всеми без исключения признаками, включенными заявителем в формулу изобретения. Например, если в качестве известного технического средства в уровне техники рассматривается сельскохозяйственный агрегат конкретной марки, то раскрытие его отдельных узлов может быть осуществлено в разных книгах, но при этом данное техническое средство (сельскохозяйственный агрегат) не перестанет быть единым техническим средством и нет необходимости для отрицания новизны искать единый источник информации в виде некой "толстой" книги. Будет совершенно правомерным противопоставление одного известного технического средства с указанием нескольких опубликованных источников информации (несколько книг или статей), в которых данное техническое средство описано по частям.

5.2. Новизна продукта, охарактеризованного признаками способа его получения. В особых случаях, когда новый продукт невозможно или сложно охарактеризовать характеристиками, присущими самому продукту, допускается в формуле изобретения характеризовать продукт или его некоторые признаки признаками способа его (их) изготовления, например: композиция, содержащая компоненты А + Б + С и компонент Д, представляющий собой полиэтилен высокого давления <304>. Возможны и другие приемы изложения характеристик продукта через способ их получения. При этом следует иметь в виду, что изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

--------------------------------

<304> Характеристика способа изготовления полиэтилена под высоким давлением, отличным от способа получения полиэтилена низкого давления.

 

5.3. Имплицитные признаки. Используемый в российской практике патентной экспертизы термин "имманентный признак" (п. 4.5.2 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу <305>) как признак, неотъемлемо присущий объекту (его характеристикам), близок по смыслу использования с применяемым в практике ЕПВ (Руководство по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, часть C "Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу", гл. IV "Патентоспособность", п. 9.6 "Имплицитное раскрытие и параметры") термином "имплицитный <306> признак", который противоположен по смыслу термину "эксплицитный <307> признак".

--------------------------------

<305> Часть третья. Руководство по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного Приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87.

<306> Имплицитный - скрытый, подразумеваемый, невыраженный смысл.

<307> Эксплицитный - явно, формально заявленный, выраженный смысл, названная текстом (вербально) цель высказывания.

 

В названном пункте Руководства ЕПВ в отношении имплицитного раскрытия признака указано, что отсутствие новизны может быть очевидным даже из того, что эксплицитно (явно) заявлено в документе, и ситуации подобного рода могут иметь место, когда в формуле изобретения ее признаки (некие параметры или свойства), которые присущи известному продукту, не оговорены в источнике информации.

Противопоставляемый из уровня техники документ лишает новизны заявленное изобретение или полезную модель, раскрытые в противопоставленном документе, включая любые признаки, формально не оговоренные в документе из уровня техники, но явно следующие из иных оговоренных признаков. Например, если в противопоставленном документе раскрыто использование подушки из каучука, предназначенной для гашения ударной нагрузки за счет использования именно эластичных свойств каучука, даже если об эластичности явно (эксплицитно) не сказано ни слова, тем не менее такие известные сведения об использовании подушки из каучука уже лишают новизны заявленное изобретение, отличительным признаком которого является использование в подушке эластичного материала аналогичного назначения.

Ситуации подобного рода могут иметь место в случаях, когда в формуле заявленного изобретения в качестве отличительных признаков продукта указаны признаки - параметры, характеризующие некие свойства продукта, якобы не присущие выбранному прототипу. В данном случае если известный и заявленный продукты идентичны во всех других отношениях (например, исходные продукты и производственные процессы идентичны), то указанные в качестве отличительных признаков конкретные параметры имплицитно присущи прототипу, что лишает новизны заявленный продукт, несмотря на то что формально некие его параметры не указаны в источнике информации.

Если же заявленные признаки-параметры действительно являются новыми и не присущи прототипу, то это означает только то, что в формуле изобретения не раскрыта именно новая совокупность признаков, которая обеспечивает указанные параметры, а перечислены лишь те признаки, которые идентичны прототипу.

Рассматриваемые вопросы были подробно освещены в ранее действовавших Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, в которые Приказом Роспатента от 20.07.2001 N 100 были внесены дополнения: "Проверка новизны изобретения в отдельных специфических ситуациях", нашедшие отражение в подразд. 5.4 "Общие принципы проверки новизны" действующего с 2011 г. Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу.

Примером отнесения признаков к имманентным в российской практике может служить рассмотрение возражения против выдачи патента на полезную модель N 102034 "Защитное устройство" с приоритетом от 03.09.2010:

Коллегия Палаты по патентным спорам отметила, в частности, что формула противопоставленного патента содержит признак, касающийся того, что каркас является пневматическим и снабжен клапаном для наполнения его воздухом. Наличие данного признака свидетельствует о выполнении каркаса из материала, который позволяет каркасу принимать рабочую форму при наполнении его воздухом до заданного объема. Таким образом, признак, характеризующий выполнение пневматического каркаса из материала, позволяющего ему принимать рабочую форму (раздуваться), присущ защитному устройству по противопоставленному патентному документу.

6. Оценка изобретательского уровня. Алгоритм оценки изобретательского уровня был уточнен в связи с теми изменениями, которые коснулись оценки новизны, хотя сущность ранее применявшейся методики оценки изобретательского уровня сохранена.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение считается явным образом следующим из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Проверка изобретательского уровня может быть выполнена в следующем порядке (может быть и иной):

- определяется наиболее близкий аналог заявленного изобретения;

- выявляются признаки, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

- выявляются из уровня техники решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- осуществляется анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат;

- формулируется общий вывод по оценке изобретательского уровня исходя из условия, что изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

7. Несоответствие изобретательскому уровню. Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

- на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется, и в этом случае в отношении указанных признаков проводить поиск в уровне техники не имеет смысла.

8. Соответствие изобретательскому уровню. Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

- изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;

- способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;

- способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой неизвестны и которые приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;

- композиция, состоящая по крайней мере из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

- химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение <308>).

--------------------------------

<308> Понятие "селективное изобретение" не является критериальным, а всего лишь подчеркивает природу созданного изобретения как полученного методом отбора признаков в среде известного объема информации, который не содержал сведений о новых выявленных технических свойствах (характеристиках) продукта, полученного таким образом. Анализ практики патентования селективных изобретений дан в статье: Веселицкая И. Селективные изобретения // Патентный поверенный. 2005. N 5.

 

Установление соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" осуществляется вне какой-либо связи с осведомленностью лица, подавшего заявку на изобретение, с противопоставляемыми источниками информации из уровня техники. Поэтому, чтобы не попасть в такую достаточно обидную ситуацию, всегда целесообразно проводить соответствующие патентные исследования на всех этапах создания новой техники - от ее разработки до подачи заявки на изобретение.

Представленный выше так называемый свод позитивных и негативных правил установления изобретательского уровня дополнен в ряде патентных ведомств субкритериями, косвенно характеризующими очевидность или неочевидность заявленного изобретения.

Правилами составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве к таким субкритериям отнесены:

- удовлетворение длительно существующей потребности;

- сложность решаемой задачи;

- внесение существенных улучшений в технический прогресс;

- преодоление недоверия и скепсиса специалистов;

- продолжительность исследований, приведших к положительному результату;

- простота заявленного изобретения, решающего давно существующую проблему, свидетельствующая об оригинальности изобретения;

- существенная экономическая значимость изобретения;

- использование экспертизой множества ссылок, относящихся к различным временным периодам и (или) к различным областям техники;

- пионерный характер изобретения.

Наличие позитивных данных хотя бы по одному из указанных условий может служить основанием для вывода о соответствии изобретения изобретательскому уровню.

При определении изобретательского уровня заявленное изобретение должно рассматриваться в целом, а не по отдельным техническим признакам. Единственное исключение из этого правила - когда между техническими признаками отсутствует функциональная взаимосвязь, обеспечивающая причинно-следственную связь с техническим результатом, проявляемым заявленной комбинацией как совокупностью существенных признаков. Такое имеет место, когда независимый пункт формулы представляет собой простую сумму признаков, а не оригинальную комбинацию взаимосвязанных признаков.

Например, независимый пункт формулы на автомобиль включает признаки конструкции двигателя и особой его подвески и признаки обивки сидений и отделки салона. Такая формула изначально не отвечает условию единства изобретения как не содержащая одно изобретение. При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и признаками из формулы изобретения вопрос состоит не в том, являются ли сами отличительные признаки очевидными, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом, т.е. является ли очевидной новая совокупность существенных признаков, определяющая данное изобретение. Поэтому неправильно в случае экспертизы формулы изобретения, включающей комбинацию признаков, заявлять, что отдельные признаки комбинации, взятые сами по себе, известны или очевидны и что поэтому заявленный объект в целом очевиден <309>.

--------------------------------

<309> Подобная позиция изложена в п. 13.05 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

 

Предусмотренные Административным регламентом по изобретениям новеллы в оценке патентоспособности изобретений соответствуют принятым во многих европейских странах, когда при проверке новизны и изобретательского уровня не принимаются во внимание так называемые нетехнические признаки. Аналогичным образом оценивается новизна изобретения в соответствии с правилом 47 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции: изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

Проблемы, связанные с методологией деления признаков на "технические" и "нетехнические", возникшие после принятия Административного регламента по изобретениям, проанализировал в своей статье Ю.И. Буч <310>.

--------------------------------

<310> Буч Ю.И. Диагноз - "нетехнический признак" // Патентный поверенный. 2009. N 6.

 

Статья 1387. Решение о выдаче патента на изобретение, об отказе в его выдаче или о признании заявки отозванной

 

Комментарий к статье 1387

 

Основным изменением нормы по п. 1 комментируемой статьи является объединение в данном пункте двух полномочий экспертизы, которыми являются:

- экспертиза заявки на соответствие изобретения условиям патентоспособности;

- экспертиза заявки на соответствие раскрытия заявленного изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения.

1.1. Право заявителя на сохранение редакции формулы изобретения. Обратим внимание на важнейшее условие о том, что решение о выдаче патента принимается при соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности не в отношении формулы изобретения, которую хотелось бы видеть эксперту, а в отношении формулы, предложенной заявителем. Заявитель вправе сохранить заявленную формулу изобретения в ее первоначальной редакции независимо от нахождения экспертизой более близкого аналога, если выявление более близкого аналога не приводит к необходимости изменения совокупности признаков, указанных в независимом пункте формулы. В любом случае более близкий аналог указывается в отчете о поиске, но он не может служить основанием для принуждения заявителя перераспределить признаки между доотличительной и отличительной частями формулы, если совокупность признаков не изменяется, так как перераспределение признаков внутри одного пункта формулы изобретения не влияет на объем прав.

Условие принятия для оценки патентоспособности изобретения формулы, предложенной именно заявителем, применяется и в том случае, когда в соответствии со ст. 1389 рассматривается возражение против действительности патента и заявитель (патентообладатель) оспариваемого патента уточняет формулу изобретения в целях сохранения действительности патента в части. Если при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам Роспатента заявителю предлагается уточнить формулу изобретения и он принимает данное предложение, то уточненная формула считается предложенной заявителем со всеми вытекающими из этого последствиями, что было подтверждено при рассмотрении возражения о признании частично недействительным евразийского патента N 004338 на изобретение "Способ очистки сточных вод биологическим путем и установка для осуществления способа".

В Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.04.2011 N ВАС-16547/10 по данному поводу было отмечено следующее:

Довод заявителя о понуждении правообладателя исключить из формулы изобретения пункты, которые признаны неохраноспособными, был признан судами неосновательным. Суд указал на то, что действия по внесению изменений в формулу изобретения совершены самим заявителем и соответствуют пункту 4.9 Правил.

Судом установлено, что заявитель самостоятельно выбрал вариант уточненной формулы и представил его на утверждение Палаты по патентным спорам. Тот факт, что второй вариант формулы изобретения впоследствии оказался менее благоприятным для заявителя, не может служить основанием для утверждения о недобровольности его решения, о понуждении его к согласию. Заявитель был обязан осознавать юридические последствия своих решений, а также нести связанные с этим риски.

1.2. Уведомление о результатах проверки патентоспособности. В ранее действовавшей норме комментируемой статьи предусматривалось направление заявителю уведомления о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения как до принятия решения об отказе в выдаче патента, так и перед принятием решения о выдаче патента.

Введение в ГК РФ нормы, обязывающей направлять в обоих случаях уведомление, было совершенно не оправдано и приводило к затягиванию (и весьма длительному) вынесения решения о выдаче патента даже в том случае, когда экспертиза готова была принять формулу изобретения и вынести решение о выдаче патента с изначально представленной в заявке формулой изобретения.

Согласно уточнению в третьем абзаце п. 1 ст. 1387 уведомление должно направляться только в случае, если экспертиза приходит к выводу о необходимости принятия решения об отказе в выдаче патента. Если в ответ на такое уведомление заявитель представит доводы, которые могут опровергнуть мнение экспертизы о непатентоспособности заявленного изобретения, то экспертиза имеет полное право пересмотреть свое предыдущее мнение.

Тем не менее ныне предусмотренный подход к направлению уведомлений и при готовности выдать патент не являлся новым в патентном праве и предусмотрен в Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. В соответствии с правилом 47 "Экспертиза евразийской заявки по существу" при установлении патентоспособности изобретения заявителю направляется уведомление о готовности выдать евразийский патент с предложенной или уточненной формулой изобретения. В необходимых случаях заявителю может быть предложено уточнить или исправить описание изобретения для приведения его в соответствие с уточненной формулой изобретения. Но при этом Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции не предусматривает шестимесячный срок для подачи ответа от заявителя, и решение о выдаче евразийского патента принимается после представления заявителем уточненного или исправленного описания изобретения, если оно затребовалось, и документа об уплате пошлины за выдачу и публикацию евразийского патента.

Согласно же ранее принятой российской процедуре экспертизы по существу заявитель даже при своем согласии на уведомление экспертизы о признании патентоспособности должен был дожидаться решения и только после его получения мог представить в Роспатент документ об оплате соответствующей пошлины.

В том виде, в каком норма изложена в п. 1 комментируемой статьи, остается открытым вопрос: обязана ли экспертиза ждать полностью шесть месяцев после направления уведомления, условно названного "о предполагаемом отказе", и может ли заявитель в течение указанных шести месяцев неоднократно направлять свои ответы, меняя в них позицию по тем или иным вопросам? Практика покажет, каким путем пойдет Роспатент и какие решения будет принимать суд в случае возникновения коллизии по изложенной ситуации. Однако представляется разумным принимать решение незамедлительно после получения первого ответа от заявителя, не задумываясь о том, что заявитель может потом передумать и направить иной ответ. Для подавляющего большинства заявителей такой подход наиболее оптимален. В единичных случаях, выходящих за рамки данного алгоритма, всегда можно найти выход, не ущемляющий интересы заявителя.

Не получив ответа на уведомление в установленный срок, экспертиза обязана принять решение, исходя из предпосылки, что заявитель не считает целесообразным что-либо отвечать на уведомление.

Диспозиция данной нормы заключается в том, что экспертиза вправе учесть доводы заявителя перед вынесением решения и изменить свое предыдущее мнение о патентоспособности, изложенное в ранее направленных запросах, при этом в выносимом решении экспертиза не обязана развернуто аргументировать основания, обусловившие изменение своего более раннего мнения. Считается, что доводы и доказательства, представленные в ответе заявителя, учтены при вынесении решения.

В Административном регламенте по изобретениям предусмотрена уточненная процедура направления уведомления по результатам экспертизы в связи с принятием решения о выдаче патента. Согласно п. 24.8 регламента при установлении соответствия заявленного изобретения (а если заявлена группа - каждого изобретения группы), выраженного формулой, предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности и необходимости предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения или описание либо представить иные дополнительные материалы заявителю направляется мотивированное уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения и возможности выдачи патента с указанной формулой изобретения. Заявителю также сообщается о том, что ответ на уведомление может быть представлен в течение шести месяцев со дня его получения. В случае отсутствия мотивов уведомление не направляется.

На практике под уведомлением, обязательным для направления заявителю, Роспатент рассматривал только уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, содержащее предложение представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. В иных случаях уведомление не направлялось, что было совершенно оправдано, и в действующей норме отменена необходимость направления уведомления перед вынесением решения о выдаче патента.

2. Признание заявки отозванной. Согласно п. 2 комментируемой статьи заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с положениями гл. 72 ГК РФ только на основании решения Роспатента, а не уведомления. Указанное уточнение весьма существенно, так как в суде может быть оспорен только такой ненормативный акт государственного органа (Роспатент), как решение, а не уведомление, письмо и т.п.

Положения п. 2 комментируемой статьи определяют полномочия Роспатента признавать заявки отозванными путем вынесения соответствующего решения, и к таковым не относятся инициативные действия заявителя по отзыву своей заявки.

3. Оспаривание заявителем решений экспертизы. Решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в Роспатент, который принимает решение на основании заключения, подготовленного Палатой по патентным спорам, являющейся структурным подразделением ФИПС Роспатента.

Срок оспаривания путем подачи возражения установлен в семь месяцев (ранее - шесть месяцев) со дня направления заявителю соответствующего решения из Роспатента (в предыдущей редакции нормы - со дня получения заявителем решения) или запрошенных у Роспатента копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в соответствующем решении, при условии что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение.

Несмотря на то что с патентными материалами легко ознакомиться через общедоступные электронные базы с бесплатным доступом, Роспатент обязан по запросу выслать бумажные копии, и таким образом заявитель может растянуть срок для решения вопроса об оспаривании решения Роспатента. Общий срок будет складываться из первых двух месяцев, в конце которых направляется запрос противопоставленных материалов, затем как минимум еще одного месяца на изготовление запрошенных копий и семи месяцев, установленных от даты направления этих копий заявителю.

 

Статья 1388. Право заявителя знакомиться с патентными материалами

 

Комментарий к статье 1388

 

Несмотря на указание в заголовке статьи права на ознакомление с патентными материалами следует понимать, что речь идет о любых материалах - как патентных, так и непатентных, которые были использованы при проведении экспертизы.

При экспертизе по существу в уровень техники включаются как патентные документы, так и непатентная литература с указанием библиографических данных каждого источника информации, достаточных для его обнаружения.

Исключается предоставление документов заявки, с которыми не вправе ознакомиться любое лицо, в частности заявки, указанной в уведомлении, предусмотренном абзацем вторым п. 1 ст. 1383 ГК РФ, если сведения о такой заявке не опубликованы. Ситуация касается в первую очередь заявок, поданных разными заявителями на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы с одинаковой датой приоритета, если данные заявки еще не опубликованы. До публикации сведений о таких заявках их содержание известно непосредственно только их заявителям, и любые иные лица, по более поздним заявкам которых тем не менее более ранние заявки правомерно противопоставлены при установлении новизны (п. 2 ст. 1350, п. 2 ст. 1351 и п. 4 ст. 1352), смогут ознакомиться с ними только после официальной публикации сведений о поданных более ранних заявках.

 

Статья 1389. Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение

 

Комментарий к статье 1389

 

Для восстановления пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение, достаточно указать причины пропуска сроков, которые заявитель считает уважительными. Однако это не означает, что любая причина, которую заявитель укажет в качестве уважительной, будет так же оценена в Роспатенте, но можно полагать, что Роспатент не удовлетворит такое ходатайство только в том случае, если указанная причина никак не может быть признана уважительной.

1. Срок основной и продленный. Под основными понимаются сроки, установленные в соответствующих нормах ГК РФ и выраженные в месяцах. К ним относятся, в частности, сроки, отведенные заявителю для ответа на запрос формальной экспертизы, при получении уведомления о нарушении единства изобретения, при получении запроса экспертизы по существу и т.п.

К продленным относятся сроки, превышающие установленные основные сроки, в частности сроки, продлеваемые заявителем, не успевающим ответить на запрос экспертизы в двухмесячный срок со дня получения запроса. Прямое указание в п. 1 комментируемой статьи на возможность восстановления как основного, так и продленного сроков снимает неопределенность в оценке возможности восстановления всех таких сроков.

В соответствии с п. 3 ст. 1384 и п. 6 ст. 1386 срок представления заявителем запрашиваемых документов или дополнительных материалов может быть продлен заявителем без подтверждения наличия уважительных причин не более чем на 10 месяцев. Восстановление пропущенных сроков, предусмотренных п. 3 ст. 1384 и п. 6 ст. 1386, допускается при условии подтверждения уважительности причин, по которым сроки не были соблюдены.

2. Уважительные причины. Непосредственно в рассматриваемой норме ГК РФ нет какого-либо установленного перечня причин, которые можно считать уважительными для продолжения ведения делопроизводства по заявкам <311>.

--------------------------------

<311> Под ведением делопроизводства по заявке понимается представление документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, без которых невозможно проведение экспертизы по существу, подача ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, подача возражения в Палату по патентным спорам.

 

В практической деятельности Роспатент, оценивая уважительность причин, вероятно будет применять гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости.

В первую очередь к уважительным причинам для продолжения делопроизводства по заявкам можно будет относить возникновение чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях для заявителя или его законного представителя форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). К событиям такого рода относятся стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения), технологические катастрофы, такие общественные явления, как военные действия и террористические акты, и т.п.

Нахождение заявителя в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, особенно в случае перевода их на военное положение, в других государственных силовых структурах, в том числе участвующих в ликвидации последствий стихийных бедствий, также будет рассматриваться как уважительная причина.

По аналогии с порядком и условиями предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора <312> к уважительным причинам можно отнести:

--------------------------------

<312> См.: Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Ст. 64.

 

- задержку заявителю финансирования из бюджета или оплаты выполненного заявителем государственного заказа, препятствующих уплате патентных пошлин;

- угрозу банкротства заявителя в случае единовременной выплаты им соответствующей патентной пошлины за продление или восстановление срока (при действующих размерах пошлин весьма гипотетический случай для заявителей - юридических лиц);

- если имущественное положение заявителя - физического лица исключает возможность единовременной выплаты им соответствующей пошлины за продление или восстановление срока.

Все перечисленные выше ситуации, не связанные непосредственно с нормами патентного права, вполне вписываются в принятые обычаи делового оборота.

Практический интерес вызовут другие ситуации, когда представление доказательств уважительных причин для продления срока ответа на запрос будет связано с нормами патентного законодательства или подзаконных актов.

Если в ответ на запрос экспертизы заявитель должен представить для подтверждения достоверности данных сведения экспериментального характера в отношении реализации предписанного назначения объекта или достижения технических эффектов, которые невозможно однозначно доказать теоретическим путем, не исключена ситуация, при которой для получения соответствующих достоверных сведений потребуется срок, превышающий 10 месяцев. Например, если заявленное изобретение относится к агрохимии и заявитель должен представить доказательства достижения технического результата, которые могут быть получены только при проведении полевых сезонных испытаний реальных веществ в конкретном месяце года, срок ответа на запрос экспертизы может в действительности растянуться на год, а может и более.

Такая же ситуация может возникнуть в отношении изобретений, относящихся к лекарственным средствам, если запрос экспертизы касается представления достоверных данных, подтверждающих их пригодность для реализации назначения или декларированных в описании изобретения сведений о техническом эффекте, например о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов в организме человека или о связи с ними.

Нередкими являются случаи умышленного затягивания заявителем сроков ответа в связи с нежеланием получить патент с реально возможной, но узкой по объему прав формулой изобретения. Иногда экономически выгоднее постоянно продлевать срок ответа и таким образом поддерживать заявку в силе с той формулой изобретения, которая представлена в широком виде и служит инструментом "запугивания" конкурентов.

Практика покажет, в каких случаях и каким образом будет проверяться достоверность "уважительности" причин для продления или восстановления срока, но можно утверждать, что удовлетворение просьбы заявителя будет возможно при соблюдении им требований добросовестности, разумности и справедливости такого обращения.

 

Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель

 

Комментарий к статье 1390

 

Концепция экспертизы заявки на полезную модель в новой редакции статьи 1390 изменена принципиальным образом путем введения перед выдачей патента экспертизы по существу (вместо ранее существовавшего явочного принципа выдачи патента).

1. Экспертиза по существу. По заявке на полезную модель будет проводиться формальная экспертиза обычного типа, но при ее положительном результате патент будет выдаваться не "автоматически", как это делалось ранее, а только после проведения экспертизы заявки на полезную модель по существу, которая включает информационный поиск и оценку патентоспособности полезной модели.

Решение по результатам экспертизы по существу в отношении полезной модели будет приближено к аналогичному решению, принимаемому при экспертизе по существу в отношении изобретений. Отчет об информационном поиске по полезной модели не будет публиковаться, но третьи лица смогут с ним ознакомиться, как и с материалами самой заявки, после публикации сведений о выдаче патента.

Экспертиза заявки полезной модели по существу будет проводиться в отношении заявленного объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем. Процедуры возможного изменения формулы полезной модели в процессе формальной экспертизы и экспертизы по существу и уточнения документов заявки не отличаются от подобных процедур, предусмотренных в отношении заявок на изобретения.

Все изменения в отношении полезных моделей направлены на минимизацию использования получаемых патентов в целях недобросовестной конкуренции. Учитывая ограничение заявки на полезную модель только одной полезной моделью (п. 1 ст. 1376), можно полагать, что экспертиза по существу не будет занимать длительное время. Для лиц, не использующих патенты на полезные модели как инструмент "патентного рэкета", введенная экспертиза по существу не повлечет отрицательных последствий.

При оценке новизны полезной модели не должны учитываться признаки, которые в принципе не характеризуют устройство как объект полезной модели. Например, если в формуле полезной модели наряду с конструктивными существенными признаками указан также цвет, в который окрашена какая-либо деталь устройства, данный признак - цвет не будет рассмотрен как существенный, но только в том случае, когда цвет детали не обеспечивает получение технического результата и служит только внешнему визуальному восприятию.

Если цвет детали обеспечивает достижение технического результата, он как признак не может не учитываться в совокупности существенных признаков. Например, известно, что черный цвет поглощает тепловую энергию солнечного света в большей мере, чем белый, и если на этом техническом эффекте основано функционирование устройства в целом или его отдельных узлов, цвет (окраска) конкретной детали должен рассматриваться как характеризующий объект - устройство, а существенность данного признака в отношении конкретной полезной модели будет определяться уже с учетом того технического результата, который должен быть достигнут полезной моделью.

2. Акцент на значимость отличительных признаков в заявленном решении. Пунктом 20.3 Административного регламента по полезным моделям введено правило, в соответствии с которым заявленное решение не признается техническим и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ и п. 9.4.1 Регламента не охраняются в качестве полезных моделей.

Административным регламентом только отличительным признакам полезной модели предписана функция, позволяющая установить, является ли заявленное решение техническим или нет. Данное новшество не основано на норме п. 1 ст. 1351 ГК РФ, так как техническое решение рассматривается не в качестве самостоятельного объекта, а в качестве характеристики объекта - устройства. Как уже отмечалось, исходить следует не из любых определений в отношении того, что есть "устройство" (например, устройство мироздания), а из содержания определения "устройство, применяемое в технических областях".

Отличительные признаки не могут характеризовать устройство как объект в целом; на то они и "отличительные", т.е. позволяющие отличить один объект от другого объекта. Если заявлено устройство, включающее наряду с традиционными конструктивными признаками также и признаки нетехнического характера, то заявленное техническое решение как относящееся к устройству в целом не может быть признано из-за этого нетехническим.

Те признаки устройства, которые по своей сути не являются техническими, должны признаваться несущественными для объекта - устройства, и такой вывод при оценке патентоспособности полезной модели должен следовать совершенно независимо от того, являются ли они единственными отличительными от прототипа признаками или нет.

Не отличаются от заявок на изобретения процедуры, относящиеся к оспариванию решений (о выдаче, об отказе, о признании заявки отозванной) экспертизы, рассмотрению возражений против выдачи патентов на полезные модели, ознакомлению с материалами, указанными в документах экспертизы, восстановлению пропущенных сроков.

3. Полезные модели и секретные сведения. Положение п. 4 комментируемой статьи о засекречивании документов заявки на полезную модель при установлении наличия в ней сведений, составляющих государственную тайну, не должно рассматриваться как некое разрешение на подачу секретных заявок на полезные модели.

Секретные заявки на полезные модели не принимаются, но в п. 4 законодатель предусмотрел возможность исключения утечки секретной информации, если такая информация тем не менее попадет в открытую заявку на полезную модель. Одновременно с предотвращением утечки информации заявителю предоставляется возможность выбора - преобразовать заявку на полезную модель в секретную заявку на изобретение с последующей процедурой ее рассмотрения или отозвать заявку.

 

Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец

 

Комментарий к статье 1391

 

1. Проведение экспертизы. Предусмотренное наличие двух стадий экспертизы заявки на промышленный образец (формальной и по существу) и содержание этих стадий близки с аналогичными стадиями, осуществляемыми в отношении заявок на изобретения. Основным отличием экспертизы заявок на промышленные образцы от заявок на изобретения является отсутствие процедур, обеспечивающих отсроченный режим экспертизы по существу. Оценка общедоступности сведений, выявляемых при проведении информационного поиска по заявке на промышленный образец, не отличается от оценки общедоступности сведений в отношении заявок на изобретения.

2. Новизна промышленного образца. Определение новизны промышленного образца претерпело изменение, связанное с исключением из документов заявки перечня существенных признаков, и промышленный образец считается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

3. Оригинальность промышленного образца. Согласно п. 3 ст. 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя изделия такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Вероятно, что в практической деятельности будет востребована апробированная уже методика оценки товарных знаков на сходство до степени смешения, по сути предусматривающая вынесение аналогичного суждения по общему впечатлению, какое производят сравниваемые товарные знаки или иные обозначения.