double arrow

Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.


После публикации сведений о выдаче патента Роспатент на основании статьи 1394 ГК РФ предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.

При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе(-ах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора(-ов).

К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не предоставляется.

Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.

Принятые Административные регламенты по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам содержат ограничения в содержании дополнительных материалов:

Не допускается представление дополнительных материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну или персональные данные. В случае указания заявителем на наличие в дополнительных материалах сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну или персональные данные, эти материалы возвращаются заявителю без рассмотрения.




Однако нельзя исключить ситуацию, когда дополнительные материалы, ранее представленные заявителем, уже были учтены при проведении экспертизы и вынесении решения о выдаче патента, а квалификация некоторой части представленной в дополнительных материалах информации <314> как содержащей коммерческую тайну осуществлена заявителем позже, после получения решения о выдаче патента. Каким образом можно изъять из досье такой заявки и вернуть заявителю дополнительные материалы или их соответствующую часть - понять невозможно. Дать доступ любым лицам к данным материалам также представляется не только некорректным, но и нарушающим законодательство о коммерческой тайне. Так что придется Роспатенту как государственному органу в таких редких ситуациях брать ответственность на себя и руководствоваться принципом "не навреди" <315>, предотвращая доступ к еще не разглашенной коммерческой тайне.

--------------------------------

<314> Имеется в виду информация, не влияющая на оценку патентоспособности заявленного изобретения, например, детально описан не заявленный оригинальный метод испытаний характеристик заявленного композиционного материала.

<315> Согласно инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов (правило 93) президент Европейского патентного ведомства наделен правом осуществлять изъятие из сферы публичного ознакомления тех документов заявки, ознакомление с которыми не отвечает целям информирования общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент.



 

После вступления в силу Административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам в адрес Роспатента стали поступать обращения граждан и юридических лиц, содержащие просьбу о предоставлении документов заявки для ознакомления после публикации сведений о выдаче патента, и в этой связи Роспатент в 2009 г. разместил на своем сайте информационное сообщение о предоставлении доступа к материалам заявки в рамках действующих административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, с содержанием которого можно ознакомиться на данном сайте.

2. Взвешенность подхода ЕАПВ к ознакомлению с досье заявки. Обратим внимание на иной, более взвешенный подход доступа к досье евразийской заявки. В соответствии с п. 6 Порядка доступа к материалам евразийских заявок, хранящимся в архиве Евразийского патентного ведомства, утвержденного Приказом ЕАПВ от 30.04.2009 N 17, "доступ третьих лиц допускается только к материалам опубликованных евразийских заявок, содержащимся в архиве, в объеме опубликованных сведений".



Объем опубликованных сведений евразийской заявки определен согласно правилу 45 патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и включает: титульный лист, на котором публикуются библиографические данные, реферат, текст описания изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, отчет о патентном поиске. Текст описания изобретения, формулы изобретения, чертежи и иные материалы воспроизводятся по материалам евразийской заявки.

Таким образом, евразийская заявка публикуется в объеме материалов первоначальной заявки, и документы переписки заявителя с экспертизой к данным материалам не относятся, что исключает доступ к ним третьих лиц (за исключением случаев запроса судебных органов). При отсутствии у президента ЕАПВ прав, аналогичных правам президента ЕПВ на изъятие из сферы публичного ознакомления определенных сведений из досье заявки, такой подход ЕАПВ следует признать основанным на действующих нормах евразийской Конвенции и более корректным в сравнении с тем, что предпринял Роспатент.

 

Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях

 

Комментарий к статье 1395

 

1. Требование подачи первой заявки в Роспатент. Правообладатель может самостоятельно принимать решение о патентовании изобретения и полезной модели в других государствах. Требование подачи первой заявки в Роспатент обусловлено только соображениями сохранения государственной тайны. Гражданским кодексом, как и ранее Патентным законом Российской Федерации, регулируется порядок зарубежного патентования изобретений и полезных моделей, созданных в Российской Федерации, при этом не принимается во внимание гражданство лиц, создавших изобретение или полезную модель.

Установить объективно место создания изобретения или полезной модели представляется крайне сложным, потому что речь идет об "идеальном", а не о материальном объекте. Тем не менее обязанность доказывания факта создания изобретения в Российской Федерации ляжет на сторону, требующую признания данного факта. В качестве таких доказательств могут быть представлены, например, письменные отчеты работника (автора) о полученных им результатах интеллектуальной деятельности в ходе исполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя или отчеты об исполнении договора.

Следует также обратить внимание на то, что приведенный в комментируемой норме порядок не относится к промышленным образцам. В отношении этого объекта промышленной собственности какие-либо ограничения, связанные с предварительной подачей заявки в Роспатент перед подачей заявки в иностранные государства или международные организации, не предусмотрены, что обусловлено невозможностью сохранения сущности промышленного образца в тайне при его использовании.

Как и ранее, установлен срок до шести месяцев, исчисляемый с даты подачи в Роспатент заявки на изобретение или полезную модель, по истечении которого соответствующая заявка может быть подана в иностранное государство или международную организацию.

За нарушение установленного порядка патентования предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 7.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 80000 рублей (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). Если такое нарушение повлекло разглашение государственной тайны, то может наступить уголовная ответственность в соответствии со ст. 283 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уведомить заявителя о том, что поданная им заявка содержит сведения, составляющие государственную тайну, а также засекретить документы заявки должен орган государственной власти, руководитель которого в соответствии со ст. 10 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" принял решение о засекречивании информации о содержащемся в заявке изобретении.

Порядок проведения проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну, подробно урегулирован в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 928 "О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну".

2. Процедуры патентования через международные организации. Эти процедуры регулируются нормами п. 2 комментируемой статьи. Договор о патентной кооперации (PCT <316>) предусматривает возможность подачи одной международной заявки, на основе которой могут быть получены патенты на изобретение в нескольких выбранных заявителем странах, в том числе и в Российской Федерации, являющейся участницей указанного Договора.

--------------------------------

<316> По англоязычному названию Договора - Patent Cooperation Treaty.

 

Евразийская патентная конвенция, заключенная странами СНГ, предусматривает возможность подачи в Евразийское патентное ведомство заявки на выдачу евразийского патента на изобретение (евразийской заявки), который будет действовать во всех странах-участницах (в том числе и в России), если патентообладатель после получения патента не ограничит его действие несколькими странами.

Договор о патентной кооперации допускает подачу международной заявки непосредственно как в Международное бюро ВОИС, так и в получающее ведомство, которым для российских заявителей является Роспатент. Международная заявка при подаче должна содержать указание государств - участников PCT, в которых заявитель намерен испрашивать правовую охрану. Согласно Договору международная заявка, содержащая указание того или иного государства - участника PCT, приравнивается к правильно поданной в этом государстве национальной заявке.

Таким образом, подача международной заявки в Роспатент как получающее ведомство с указанием Российской Федерации позволяет считать выполненным требование о необходимости подачи первой заявки на созданное в Российской Федерации изобретение в Роспатент. Получающее ведомство обязано проверить соответствие заявки формальным требованиям, предусмотренным PCT, и направить ее в Международное бюро ВОИС. Если в поданной в Роспатент как в получающее ведомство заявке российского заявителя при проверке будут обнаружены сведения, составляющие государственную тайну, такая заявка будет засекречена и заявитель будет уведомлен о невозможности подачи этой заявки в Международное бюро ВОИС.

Евразийская патентная конвенция предусматривает, что евразийская заявка, заявителем которой является физическое или юридическое лицо, происходящее из государства - участника Конвенции, может быть подана в Евразийское патентное ведомство через национальное ведомство страны происхождения заявителя. Только в этом случае обеспечивается возможность проведения по заявке проверки содержания сведений, составляющих государственную тайну, и предотвращения передачи этих сведений в другие государства.

В отношении соответствующей заявки, послужившей основанием для испрашивания приоритета по международной заявке, поданной в Роспатент, более ранняя заявка не может быть признана отозванной. Таким образом, российский заявитель, испрашивающий приоритет по международной заявке на основании ранее поданной им российской заявки, может не опасаться формального отзыва его же российской заявки. Собственно, такого никогда и не происходило, но уточнение нормы снимает любые, даже теоретические возможности формального отзыва более ранней российской заявки в рассматриваемой ситуации до тех пор, пока сам заявитель не примет такого решения.

 

Статья 1396. Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Кодексом

 

Комментарий к статье 1396

 

1. Процедуры рассмотрения заявок PCT. Роспатент начинает рассмотрение международной заявки на изобретение или полезную модель, которая подана в соответствии с Договором о патентной кооперации и в которой Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, при условии представления заявления о выдаче патента в указанные сроки.

Представление в Роспатент заявления о выдаче патента может быть заменено представлением содержащегося в международной заявке заявления на русском языке или перевода такого заявления на русский язык.

В случае если указанные документы в установленный срок не представлены, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с Договором о патентной кооперации прекращается.

Срок, установленный ст. 1378 ГК РФ для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с даты начала рассмотрения Роспатентом международной заявки в соответствии с ГК РФ.

2. Процедуры рассмотрения евразийских заявок. Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной ГК РФ заявки на изобретение <317>, осуществляется, начиная с даты, когда Роспатентом получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки. Срок, установленный ст. 1378 для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с этой же даты.

--------------------------------

<317> Статья 16 Евразийской патентной конвенции предусматривает, что в случае отказа в выдаче евразийского патента по евразийской заявке заявитель может ходатайствовать о ее рассмотрении в государстве - участнике Конвенции в качестве заявки, имеющей в этом государстве силу правильно оформленной национальной заявки на выдачу патента на изобретение, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством. Для подачи такого ходатайства в Евразийское патентное ведомство Конвенцией установлен шестимесячный срок с даты получения заявителем уведомления ЕАПВ об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления ЕАПВ об отказе в удовлетворении поданного им возражения на решение об отказе в выдаче евразийского патента.

 

В соответствии со ст. 16 ЕАПК евразийская заявка, по которой Евразийским ведомством принято решение об отказе в выдаче патента либо отказано в удовлетворении возражения на это решение, может быть преобразована в заявку на изобретение на выдачу патента Российской Федерации. Ходатайство о преобразовании евразийской заявки должно быть подано заявителем в ЕАПВ до истечения шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления. Заверенная копия евразийской заявки пересылается в Роспатент при условии уплаты заявителем в ЕАПВ установленной пошлины.

Роспатент направляет заявителю уведомление о факте поступления копии евразийской заявки, а также о необходимости представления заявления о выдаче патента на изобретение, предусмотренного ГК РФ, и документа, подтверждающего уплату установленной пошлины. Преобразованная заявка считается правильно оформленной заявкой на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, имеющей ту же дату подачи, что и евразийская заявка, и ту же дату приоритета, если она была установлена. Однако необходимо обратить внимание на сроки, в течение которых по такой преобразованной заявке может быть подано заявителем и принято Роспатентом ходатайство о проведении экспертизы по существу. Ранее в Роспатенте предполагалось, что данный срок для преобразованной заявки отсчитывается от установленной даты подачи евразийской заявки и равен трем годам, установленным для российских заявок. Поэтому в предыдущих изданиях я также полагал, что если евразийская заявка будет относительно долго рассматриваться в ЕАПВ, то в случае преобразования евразийской заявки в российскую можно не успеть уложиться в процессуальные сроки и ходатайство о преобразовании может быть не удовлетворено или будет отказано в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы по существу.

Однако данная позиция была признана судом ошибочной, и спор по данному поводу был окончательно разрешен Судом по интеллектуальным правам, в решении которого от 23.12.2013 по делу N СИП-205/2013 отмечено следующее:

Как следует из материалов дела, 12.08.2002 компанией в соответствии с Договором о патентной кооперации была подана международная заявка на изобретение N PCT/IL/02/00662, о чем свидетельствует международная публикация N WO 03/015690 A3 от 27.02.2003.

Компанией 11.03.2004 в Евразийское патентное ведомство было подано заявление о переводе международной заявки на региональную стадию рассмотрения в Евразийском патентном ведомстве. В указанном заявлении также содержалось ходатайство компании о проведении экспертизы заявки по существу. В результате перевода заявки на региональную стадию ей был присвоен регистрационный номер евразийской заявки N 200400302.

Решением Евразийского патентного ведомства от 07.07.2010 заявителю было отказано в выдаче евразийского патента по заявке N 200400302. Возражение компании, поданное на указанное решение, было отклонено решением Евразийского патентного ведомства от 21.04.2011.

На основании положений статьи 16 Евразийской патентной конвенции компанией 15.07.2011 в Евразийское патентное ведомство было подано ходатайство о преобразовании евразийской заявки N 200400302 в национальную заявку Российской Федерации. Преобразованная заявка была получена Роспатентом от Евразийского патентного ведомства 21.07.2011, ей был присвоен регистрационный номер N 2011131532.

Решением Роспатента от 04.06.2012 заявка была признана отозванной в связи с непоступлением ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в срок, установленный пунктом 1 статьи 1386 ГК РФ.

На указанное решение компанией было подано возражение от 04.09.2012, по результатам рассмотрения которого Роспатентом 27.03.2013 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения на решение от 04.06.2012 о признании заявки N 2011131532/15 отозванной. Указанное решение мотивировано тем, что согласно пункту 1 статьи 1386 ГК РФ по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в Роспатент при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом, проводится экспертиза по существу. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

Исходя из положений названной статьи и установив, что в соответствии с нормами международных правовых актов датой подачи заявки N 2011131532/15 является дата ее подачи в качестве международной заявки - 12.08.2002, Роспатент признал обоснованным решение о признании названной заявки отозванной.

Проверив оспариваемый ненормативный правовой акт на соответствие закону и нормам международного права, являющимся составной частью правовой системы Российской Федерации и имеющим приоритет по отношению к национальному законодательству, суд пришел к выводу о его несоответствии положениям статьи 16 Евразийской патентной конвенции.

В соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции до истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в удовлетворении возражения, поданного в соответствии со статьей 15 (8), заявитель может подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре.

В каждом указанном таким образом договаривающемся государстве евразийская заявка, в отношении которой было принято такое решение и которая является предметом такого ходатайства, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины.

Согласно пункту 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" предусмотрено, что положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно.

Российская Федерация ратифицировала Евразийскую патентную конвенцию без каких-либо изъятий и ограничений, в связи с чем указанная Конвенция является частью российской правовой системы и ее нормы подлежат применению непосредственно.

Статья 16 Евразийской патентной конвенции предусматривает, что преобразованная евразийская заявка считается правильно оформленной национальной заявкой, подлежащей дальнейшей процедуре в национальном ведомстве. При этом названная статья содержит указание лишь на два условия для дальнейшего рассмотрения заявки национальным ведомством - преобразование евразийской заявки в национальную в шестимесячный срок с даты получения заявителем уведомления об отказе в выдаче патента или отказа в удовлетворении возражения и уплату национальной пошлины. Иные требования и условия, ограничивающие права заявителя на получение патента по национальной процедуре, в названной статье не упомянуты.

Применение при рассмотрении преобразованной евразийской заявки положения пункта 1 статьи 1386 ГК РФ, согласно которому ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано в Роспатент при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом, фактически ограничивает сроки рассмотрения Евразийским патентным ведомством евразийской заявки и сроки ее преобразования в национальную, что не предусмотрено статьей 16 Евразийской патентной конвенции и противоречит принципам международного права.

Кроме того, суд учитывает, что ходатайство о проведении экспертизы по существу было подано компанией одновременно с заявлением от 11.03.2004 о переводе международной заявки на региональную стадию рассмотрения в Евразийском патентном ведомстве. Подав такое ходатайство, компания уже выразила свое волеизъявление на получение патента на изобретение с приоритетом по дате подачи международной заявки.

Административный регламент не содержит положений о необходимости подачи заявителем в отношении преобразованной евразийской заявки повторного ходатайства о проведении экспертизы по существу и последствиях несвоевременной подачи такого ходатайства.

Суд отклоняет изложенную в отзыве ссылку Роспатента на положение пункта 29.2.5 названного Регламента, согласно которому срок, установленный пунктом 1 статьи 1386 ГК РФ, отсчитывается от даты подачи международной заявки. Указанное положение касается рассмотрения международной заявки на национальной фазе и не касается процедур, связанных с преобразованием евразийской заявки и ее рассмотрением.

Согласно пункту 2 статьи 1396 ГК РФ рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной ГК РФ заявки на изобретение, осуществляется начиная со дня, когда федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки.

При этом суд полагает, что Роспатентом правильно определена дата подачи заявки N 2011131532/15 - 12.08.2002. В соответствии с правилом 63 Патентной инструкции международная заявка, поданная в соответствии с Договором PCT, содержащая указание договаривающихся государств в целях получения евразийского патента, имеет в соответствии с положениями статьи 11 Договора PCT и статьи 20 Евразийской патентной конвенции силу правильно оформленной евразийской заявки, датой подачи которой считается дата подачи международной заявки согласно Договору PCT.

Согласно ст. 16 Евразийской патентной конвенции евразийская заявка, преобразованная в национальную, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка.

Таким образом, по мнению коллегии судей, положения пункта 1 статьи 1386 ГК РФ не подлежали применению при рассмотрении Роспатентом заявки компании, преобразованной в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции из евразийской в национальную. Указанная заявка компании признается правильно оформленной национальной заявкой с датой подачи от 12.08.2002, содержащей ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу от 11.07.2004, и подлежит дальнейшей процедуре в соответствии с национальным законодательством.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства, положений международных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи с чем заявление NEURIM PHARMACEUTICALS (1991 г.) LTD, Israel (НЕУРИМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС (1991 г.) ЛТД, Израиль) подлежит удовлетворению, и решение Роспатента N 2011131532/15 от 27.03.2013 признано недействительным.

Суд обязал Роспатент рассмотреть заявку на изобретение N 2011131532 и провести экспертизу указанной заявки по существу. Таким образом, вопрос об исчислении срока подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу в Роспатенте по евразийской заявке, преобразованной в российскую, был исчерпан.

3. Исключение дублирования публикаций. Публикация на русском языке международной заявки Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с Договором о патентной кооперации или публикация евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную ст. 1385 ГК РФ.

4. Восстановление пропущенных сроков. Пропущенный заявителем срок представления заявления о выдаче патента или заменяющего его заявления по международной заявке может быть восстановлен Роспатентом в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 1389 ГК РФ. Таким образом, соблюдается равенство прав заявителей независимо от статуса заявки: российская национальная или переведенная на национальную фазу международная заявка.

 

Статья 1397. Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения

 

Комментарий к статье 1397

 

1. Возможные коллизии. Изложенное в п. 1 комментируемой статьи условие подразумевает формальную идентичность изобретений и (или) полезных моделей в евразийском и российском патентах, имеющих одну и ту же дату приоритета и принадлежащих разным патентообладателям.

На практике такие ситуации маловероятны. В большей степени будут встречаться ситуации, когда "столкнувшиеся" изобретения и (или) полезные модели будут соотносится одно с другим по принципу патент с широкой формулой накрывает патент с узкой формулой, что никак не может рассматриваться как "идентичность" объектов патентных прав. Идентичность объектов патентных прав подразумевает идентичность технических решений, а не идентичность сравниваемых объемов прав. Для разрешения коллизий в последнем случае должны применяться положения третьего абзаца п. 3 ст. 1358 ГК РФ независимо от того, каким ведомством они выданы (Роспатентом или ЕАПВ).

2. Ограничения коллизий. Пункт 2 комментируемой статьи предусматривает предоставление права на использование объектов патентных прав на основании лицензионного договора, заключенного на основе всех таких патентов, т.е. российского и евразийского в одном лицензионном договоре. Указанная норма направлена на исключение возможности сталкивания на рынке лицензиатов, если бы каждый из них получил право на использование только по одному патенту.

 

§ 6. Прекращение и восстановление действия патента

 

Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

Комментарий к статье 1398

 

Правом на защиту своего патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец при оспаривании в Роспатенте их недействительности, в первую очередь по причине непатентоспособности, обладает только патентообладатель, и таким правом не обладает лицензиат. Попытки лицензиатов закрепить за собой такое право не увенчались успехом <319>. Доводы лицензиатов основывались на ст. 1254 части четвертой ГК РФ, предусматривающей право исключительного лицензиата на защиту своего права, полученного по договору. По мнению лицензиатов (заявителей в суде), последствия признания патента недействительным затрагивают права исключительного лицензиата, поскольку лишают лицензиата возможности защищать свои права, прекращают право на использование результата интеллектуальной деятельности, полученного по договору.

--------------------------------

<319> См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2009 N ГКПИ09-704; Определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 27.08.2009 N КАС09-390.

 

Верховный Суд Российской Федерации отказал в удовлетворении требований лицензиатов, пояснив, что предметом споров, рассматриваемых Палатой по патентным спорам Роспатента, является предоставление правовой охраны соответствующим объектам или ее прекращение, а не вопрос о правах и обязанностях лиц, имеющих право их использования по лицензионному договору. При административном разбирательстве таких споров не затрагиваются те права владельца лицензии, в том числе исключительной, которые он получил по лицензионному договору. Лицензиат не обладает исключительным правом; он обладает только правом использования исключительного права, принадлежащего иному лицу. Суд также дал толкование ст. 1252 ГК РФ, указав, что исключительный лицензиат имеет право только на защиту нарушенного третьими лицами исключительного права.

Признание патента недействительным, в том числе частично, согласно ст. 1398 ГК РФ может быть осуществлено только после регистрации объекта патентных прав в соответствующем реестре. На этапе, когда по заявкам вынесено только решение о выдаче патента, оспорить пока еще не существующий патент невозможно, что подтверждено Определением Московского городского суда от 24.01.2012 по делу N 33-1651.

1.1. Несоответствие объектов патентных прав условиям патентоспособности. Несоответствие изобретения условиям его патентоспособности может быть установлено в отношении трех условий: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Несоответствие полезной модели условиям ее патентоспособности может быть установлено в отношении двух условий: новизна и промышленная применимость.

Несоответствие промышленного образца условиям его патентоспособности может быть установлено в отношении двух условий: новизна и оригинальность.

Одной из часто встречаемых причин аннулирования патента является установление в патентной формуле при рассмотрении возражения против его выдачи признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу). Примером признания патента полностью недействительным по указанным основаниям является размещенное на сайте Роспатента решение Палаты по патентным спорам в отношении евразийского патента N 4967 на "Надувной обруч-топ".

Согласно правилу 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции евразийский патент может быть признан недействительным на территории договаривающегося государства на основании процессуальных норм его национального законодательства полностью или частично в течение всего срока его действия в случаях наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки.

Данное правило не требует совокупного соблюдения условий раскрытия признака в заявленной формуле и заявленном описании изобретения; достаточно показать, что признак раскрыт в первоначальных материалах евразийской заявки, т.е. в любом из ее материалов. Таким образом, российские нормы в данной части корреспондируют с евразийскими.

1.2. Идентичные объекты патентных прав с одной датой приоритета. Еще одним основанием для признания патента недействительным является выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ. Такая ситуация достаточно редкая, но может иметь место, особенно в отношении патентов на изобретения и полезные модели, заявки на которые рассматриваются в разных экспертных подразделениях, и эксперты могут не увидеть своевременно все такие заявки. Тем не менее указанная в законе норма превентивно предупреждает о том, что даже если патенты будут выданы, то дальнейшая их судьба может быть незавидной.

Выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом, также является основанием для признания патента недействительным. Данная норма направлена на защиту прав действительных авторов и лиц, которые в соответствии с ГК РФ имели право получить патент на свое имя. В случае спора между сторонами Роспатент рассмотрит такое возражение после признания в судебном порядке права соответствующего лица. Если между сторонами не возник спор и указание в патенте не тех лиц (частично или полностью) является ошибкой, признанной и подтвержденной всеми заинтересованными сторонами, Роспатент может принять соответствующее решение в административном порядке.

1.3. Извещение каждого из патентообладателей о поступившем возражении. При множественном числе обладателей исключительного права каждый из них должен быть извещен Роспатентом о поступившем возражении против выданного патента. Экземпляр возражения (заявления) вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению при множественности числа обладателей исключительного права должен направляться каждому из правообладателей (патентообладателей). Роспатент обязан <320> известить всех обладателей исключительного права о возникшем споре, о времени и месте его рассмотрения, предоставить каждому из них возможность ознакомиться со всеми материалами и дать свои объяснения в заседании коллегии. Если все обладатели исключительного права назначили общего представителя, например одного патентного поверенного, Роспатенту достаточно известить только общего представителя, не направляя соответствующее извещение каждому из обладателей исключительного права.

--------------------------------

<320> Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2008 по делу N ГКПИ08-846.

 

1.4. Сохранение действия лицензий <321>. Положения рассматриваемой статьи ГК РФ по своему смыслу не предполагают возможность в случае признания патента недействительным и его аннулирования признание недействительными лицензионных договоров в той части, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

--------------------------------

<321> См. также: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2007 N 966-О-П.

 

Некоторых специалистов "смущает" содержание следующих правил из ст. 1398 ГК РФ:

- в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент;

- признание патента недействительным означает отмену решения о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Они считают, что выдача "нового" патента и отмена решения о выдаче "старого" патента предполагают предание полному забвению всего объема исключительного права, который был предоставлен "старым" патентом, и исключительные права на оставшуюся действительной часть по "новому" патенту начинают действовать с момента внесения в государственный реестр сведений именно о "новом" патенте или с момента, когда принято решение о выдаче "нового" патента.

Такая позиция преследует одну цель - попытаться доказать возможность автоматического прекращения действия всех лицензионных договоров, заключенных по "старому" патенту, как только он будет исключен из государственного реестра.

По мнению указанных специалистов, лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента, так как на это прямо указано в ст. 1398 ГК РФ, но как только патент будет признан недействительным, эти лицензионные договоры перестанут действовать, хотят того стороны лицензионного договора или нет. Из такой посылки следует якобы и вывод о том, что лицензионные договоры, относящиеся к части патента, оставшейся действующей, подлежат новой регистрации в Роспатенте.

Для начала определимся с вопросом о том, установил ли законодатель некое условие, определяющее отсчет срока действия исключительного права, и как его понимать.

Да, установил, и таким условием согласно п. 1 ст. 1363 ГК РФ "Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец" является дата подачи первоначальной заявки:

Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки.

Подчеркнем, именно первоначальной, а не какой-либо иной. При этом защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (ст. 1393). Данное положение распространяется на любые патенты, в том числе на новый патент, выданный взамен старого при частичном аннулировании патента.

В Постановлении N 09АП-9655/2012-ГК по делу N А40-90149/11-51-791 23.05.2012 по данному вопросу отмечено, что право на судебную защиту закон ставит в зависимость от наличия патента. Арбитражным судом города Москвы установлено, что исключительные права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2269342 с приоритетом от 31.08.2000 принадлежали истцу. Решением Роспатента от 13.12.2011 указанный патент был признан недействительным частично. Ссылка заявителя апелляционной жалобы на то, что регистрация нового патента N 2449796 носит исключительно технический характер, не была принята апелляционной коллегией. Суд первой инстанции указал в обжалуемом решении, что поскольку на момент рассмотрения спора у истца отсутствовал патент на изобретение с измененной формулой и сведения об изобретении не были внесены в государственный реестр в установленном законом порядке, отсутствовало и право на судебную защиту. При этом представленные в дело доказательства в обоснование факта нарушения прав на аннулированный патент не имели правового значения.

Что понимается под первоначальной заявкой, когда речь идет об исчислении срока действия исключительного права по патенту?

Ответ уже был дан в ранее действовавшем Патентном законе Российской Федерации (в редакции 2003 г.), в п. 3 ст. 3 которого было указано следующее:

При исчислении указанных в настоящем пункте сроков действия патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, выданных по выделенным заявкам, датой подачи заявки считается дата подачи первоначальной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как же обозначена первоначальная заявка в нормах права части четвертой ГК РФ?

В пункте 4 ст. 1381 ГК РФ "Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца" первоначальная заявка обозначена следующим образом:

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента (выделено мной. - В.Д.).

Определение первоначальной заявки не допускает никаких иных произвольных толкований, кроме того, которое содержится в процитированной норме.

По какой же заявке выданный патент признается недействительным частично и по какой заявке выдается в этом случае новый патент?

Ответ очевиден, так как новый патент выдается по той же заявке, по которой был выдан ранее старый патент. Соответственно и на основании ст. 1363 ГК РФ датой отсчета действия исключительного права по такому новому патенту является дата подачи заявки, по которой выданы оба патента. Данная заявка является первоначальной и дата ее подачи определяет срок действия исключительного права.

Упоминая в ст. 1368 ГК РФ об исчислении срока действия исключительного права от даты подачи первоначальной заявки, законодатель тем самым подчеркнул, что в любой ситуации, а не только когда речь идет о сроках действия патента по выделенной заявке, именно первоначальная заявка <322> определяет условия отсчета срока действия любого патента.

--------------------------------

<322> За исключением отозванных заявок или признанных отозванными.

 

Когда патент прекращает действие только в части, а по другой, оставшейся действующей части выдается новый патент, последний выдается по той же заявке, по которой был выдан старый патент, и такая заявка всегда является первоначальной для обоих патентов.

Сказанное иллюстрируется следующим реальным примером.

Патент N 81551 был выдан по заявке N 2008111644 с датой подачи 27.03.2008. По решению Роспатента (Палаты по патентным спорам) данный патент был признан частично недействительным, о чем 10.07.2010 было официально извещено в бюллетене Роспатента. В этот же день (10.07.2010) был зарегистрирован новый патент N 95786 на оставшуюся действительной часть старого патента, и в официально опубликованном извещении указана дата начала действия исключительного права по новому патенту - 27.03.2008, т.е. дата подачи одной и той же первоначальной для обоих патентов заявки.

Из вышеуказанного следует вывод о том, что срок действия исключительного права по новому патенту исчисляется в соответствии с п. 1 ст. 1363 ГК РФ со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента, при этом никакого прерывания во времени действия исключительного права в связи с аннулированием одного патента и выдачей другого не происходит по причине одновременной (в один и тот же день) публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений об аннулировании старого патента и регистрации в государственном реестре нового патента.

В п. 54 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено следующее:

Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительными могут быть признаны и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.

Что можно понимать под использованным в разъяснении словосочетанием - соответствующего исключительного права? Чему должно соответствовать "соответствующее" исключительное право, которое прекращает действие?

Ответ, по моему убеждению, не только очевиден, но и однозначен.

Аннулирование патента ведет к аннулированию того соответствующего исключительного права, в отношении которого патент признан недействительным.

Если патент признан недействительным полностью, то и исключительное право соответственно аннулируется полностью.

При частичном признании патента недействительным может быть аннулировано только то исключительное право, которое непосредственно относится к аннулированной части патента, а то исключительное право, которое осталось нетронутым в результате аннулирования части патента, продолжает "жить и здравствовать" с самого момента своего возникновения, т.е. с даты подачи той самой первоначальной заявки, о которой говорилось выше <323>.

--------------------------------

<323> См. также: Джермакян В. Последствия признания части патента недействительной // Патенты и лицензии. 2012. N 7.

 

Сказанное нашло подтверждение в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 17575/12, завершившем спор по патенту Российской Федерации N 2269342 и отметившего по рассматриваемому вопросу следующее:

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а следовательно и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Возможным случаем признания патента частично или полностью недействительным является выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Такие случаи известны из судебной практики, но приведенное ниже извлечение из судебного решения, принятого еще до вступления в силу части четвертой ГК РФ, актуально тем, что в нем подчеркнуто отсутствие влияния признания патента частично недействительным на ранее предоставленный по патенту объем исключительного права (Постановление кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 25.05.2007 по делу N А65-14121/06-СГ2-3):

Таким образом, признание патента N 2141128 недействительным в части и исключение Серазетдинова Ф.Ш. из числа авторов регулятора давления непрямого действия не может повлиять ни на приоритет изобретения, ни на объем предоставленных ГП "Авиагаз-Союз+" как патентообладателю прав.

Частичное аннулирование патента не должно являться единственным и безусловным основанием прекращения действия ранее заключенных лицензионных соглашений, о чем свидетельствует Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.03.2008 N Ф04-443/2008 (1050-А45-30). Кассационная инстанция, принимая решение, учла баланс интересов сторон, добросовестно использовавших права и выполнявших обязанности по ранее заключенному лицензионному договору. Суд кассационной инстанции посчитал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, и в частности отметил следующее.

Как следует из материалов дела, 28.09.1999 Роспатентом был зарегистрирован патент N 2148430 "Катализатор для дегидрирования углеводородов и способ его использования", обладателем которого являлось закрытое акционерное общество "Катализаторная компания" - правопредшественник ответчика.

Решением суда от 30.01.2006 по делу N А45-16490/05-37/440, оставленным без изменения Постановлением апелляционной инстанции от 25.04.2006, ОАО "Катализатор" признано вторым патентообладателем на изобретение N 2148430 "Катализатор для дегидрирования углеводородов и способ его использования" с 28.09.1999 с момента подачи заявки N 99120302. Одновременно патент на изобретение N 2148430 признан недействительным в части перечня патентообладателей.

ЗАО "Холдинговая катализаторная компания" и ООО "Бионика" заключили лицензионный договор от 01.10.2004, зарегистрированный в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090.

Полагая, что заключение данного договора без заключения соответствующего лицензионного договора с ОАО "Катализатор" как вторым патентообладателем нарушает права ОАО "Катализатор" на получение роялти и ведение авторского контроля за изготовлением и реализацией данного продукта, что противоречит пункту 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, ОАО "Катализатор" обратилось с иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что судебный акт о признании истца вторым патентообладателем был принят после заключения лицензионного договора и его регистрации Роспатентом, вследствие чего Роспатентом не было допущено нарушений действующего законодательства. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств нарушения прав истца и принятия истцом иных мер использования и применения своего права патентообладателя в отношении патента N 2148430.

Отменяя решение, апелляционная инстанция сочла оспариваемую сделку противоречащей пункту 1 статьи 10, пункту 1 статьи 13, ст. 29 Патентного закона и ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Признавая сделку недействительной, апелляционная инстанция указала на нарушение оспариваемой сделкой прав истца на получение денежного вознаграждения. Вместе с тем выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания сделки - лицензионного договора - ничтожной в силу статей 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации в данном случае представляются более убедительными с учетом баланса интересов сторон и избранного ими способа защиты своих прав, поскольку на момент заключения оспариваемой сделки у истца отсутствовали какие-либо права на патент, а ООО "Бионика" добросовестно использовала права и выполняла обязанности по договору.

Учитывая изложенное, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил: Постановление апелляционной инстанции от 20.08.2007 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-19211/06-37/531 отменить, оставить в силе решение от 01.06.2007 того же суда по данному делу.

Как видим, частичное аннулирование патента N 2148430 в связи с изменением состава патентообладателей и выдачей нового патента N 2287366 не привело к прекращению действия лицензионного договора, заключенного по патенту N 2148430, и он оставался действующим уже в отношении патента N 2287366 на то же изобретение, но с иным составом патентообладателей.

Можно полагать, что российские суды уже начали осознавать последствия частичного аннулирования патента, что следует из завершившегося спора о нарушении патентных прав по патенту на полезную модель N 59190 "Многослойная труба для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения" с приоритетом от 01.09.2006 (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.12.2012 по делу N А41-5626\12).

Судом первой инстанции и апелляционной инстанцией установлено и из материалов дела следует, что ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" является обладателем патента на полезную модель N 59190 "Многослойная труба для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения" по заявке N 2006131462 с приоритетом от 01.09.2006.

Патент N 59190, выданный ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", досрочно прекратил свое действие с 02.09.2008 в связи с неуплатой патентной пошлины за поддержание его в силе. Действие патента было восстановлено с 27.09.2010.

Решением Роспатента от 21.07.2012 N 2006131462/22, вынесенным по результатам рассмотрения возражения ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС", патент Российской Федерации N 59190 признан частично недействительным. Патентная формула, определяющая объем правовой охраны, была изменена: в первый (независимый) пункт формулы перенесены некоторые признаки зависимых пунктов.

Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции, сделал правильный вывод о том, что, поскольку решением Роспатента от 21.07.2012 патентная формула по патенту N 59190 была изменена, требования истца подлежали удовлетворению с учетом изменения оснований иска, уточненных в связи с принятием решения Роспатента от 21.07.2012.

Довод ЗАО "Завод полимерных труб" о том, что, признание патента N 59190 частично недействительным является основанием для отказа в иске, обоснованно отклонен судом первой инстанции и апелляционной инстанцией.

Согласно решению Роспатента от 21.07.2012 в формулу полезной модели, охранявшуюся патентом N 59190, принадлежащим ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", были внесены изменения, не связанные с определением качественно новых признаков полезной модели, а лишь уточняющие первый (независимый) пункт формулы посредством переноса в него некоторых зависимых признаков.

Из решения Роспатента также следует, что ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" будет выдан новый патент, содержащий измененную формулу полезной модели, а не абсолютно новую. Поскольку прежний патент признан недействительным только в части, в оставшейся части права истца подлежат судебной защите (выделено мной. - В.Д.).

Процитируем в этой связи извлечение из § 68 книги Г. Штумпфа "Лицензионный договор" (М.: Прогресс, 1988 г.):

"Если патент объявляется недействительным, такое решение имеет правообразующее действие, то есть оно действует в отношении любых третьих лиц и имеет обратную силу. Патент считается недействительным с самого начала или при частичной недействительности как действующий с самого начала в его сохранившей силу части или в уточненной редакции".

(Зарубежная практика разрешения подобных споров отражена во втором издании книги; см. также комментарий к п. 1 ст. 1363, дело по частичному аннулированию патента Российской Федерации N 2269342.)

1.5. Перечень оснований признания недействительности. Статья 1398 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом обратим внимание на то, что в данной статье речь идет только об основаниях признания патента недействительным, но не об основаниях прекращения действия патента, о чем будет сказано подробнее далее.

1.6. Частичная недействительность и группа изобретений. Иные нарушения норм патентного права, предусмотренных ГК РФ, если они имели место при выдаче патента, например, выдача патента на изобретение с формулой, в отношении которой выявлено нарушение требования единства изобретения, не являются основанием для подачи возражения против выдачи патента и признания его недействительным. Более того, в случае признания патента, выданного на группу изобретений или иных объектов, недействительным частично, когда один из объектов признается не соответствующим условиям патентоспособности, новый патент, выдаваемый взамен старого, останется действительным в отношении всех оставшихся объектов "бывшей" группы, даже если оставшиеся объекты уже не образуют группу изобретений, отвечающую требованиям единства.

2. Оспаривание действительности патента, досрочно прекратившего действие. Оспаривание действительности патента по условиям патентоспособности должно рассматриваться независимо от досрочного прекращения действия патента, предусмотренного ст. 1399 ГК РФ.

Патентное законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения действия патента на основании заявления, поданного патентообладателем, или при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента.

Если патент прекратил действие из-за неуплаты очередной годовой патентной пошлины, он досрочно прекращает действие с даты истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины, но является действующим до этой даты независимо от текущего статуса.

Патент также считается действующим до даты поступления заявления от патентообладателя о досрочном прекращении, так как действие патента прекращается в данном случае с даты поступления заявления.

Невозможность признания патента недействительным как выданного на не соответствующий условиям патентоспособности объект (после досрочного прекращения действия патента) позволяет недобросовестным патентообладателям (особенно по полезным моделям) предъявлять судебные иски к третьим лицам о нарушении исключительных прав за период действия патента до досрочного прекращения. Как на этом можно "играть" с помощью патентов на полезные модели и по сути вымогать деньги с ничего не подозревающих производителей продукции, не будем описывать.

Ранее Палата по патентным спорам не принимала к рассмотрению возражения по патентам, не действующим на момент подачи возражения или досрочно прекратившим свое действие до рассмотрения возражения по существу, ссылаясь на п. 2.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, согласно которому не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и (или) предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено, за исключением возражений, предусмотренных пп. 1.2 и 1.7 этих правил.

Обратим внимание и проанализируем легитимность указанного в Правилах условия, "действие которого прекращено", на основании которого Палата по патентным спорам отказывала в рассмотрении возражения. Данное условие совершенно неадекватно <324> тому, что написано в подп. 1 п. 1 комментируемой статьи ГК РФ, согласно которому патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

--------------------------------

<324> Оно не было адекватно и той норме, которая была предусмотрена в подп. 1 п. 1 ст. 29 Патентного закона Российской Федерации.

 

Из изложенного не следует, что срок действия патента и статус патента (действует или нет) на определенный момент времени следует рассматривать как адекватные условия. Патентное право не ограничивает возможность оспаривания действительности патента по условиям патентоспособности только в случае, если патент является действующим на момент оспаривания.

Если патент действовал первые пять лет, а потом на шестом году досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой годовой пошлины, то на первые пять лет он так и остался действительным. Никто не был вправе нарушать патент в указанный период, и патентообладатель в пределах срока исковой давности (как минимум три года) может предъявлять претензии к нарушителям его исключительных прав даже после того как патент досрочно прекратил свое действие.

Если патент прекращает свое действие в связи с несоответствием условиям патентоспособности, это означает отмену решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре. Такой патент признается недействительным с даты подачи заявки, и все судебные иски "липовых" патентообладателей полезных моделей не будут удовлетворены. (Опыт законодательного урегулирования данной проблемы за рубежом показан во втором издании книги.)

Приведем извлечения из нескольких интересных судебных дел, в которых отражен рассматриваемый вопрос.

Девятый арбитражный апелляционный суд принял два Постановления, в которых рассматривались патенты Российской Федерации N 1811954 и N 2289490. Учитывая идентичность обеих ситуаций, приведем краткое извлечение только из одного Постановления <325>:

--------------------------------

<325> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2007 N 09АП-15240/07-АК.

 

Палата по патентным спорам (ППС) решением от 18.12.2006 прекратила делопроизводство по возражению от 24.10.2005 в связи с досрочным прекращением действия патента Российской Федерации N 1811954, так как по заявлению патентообладателя от 23.08.2006 действие патента досрочно прекращено. Арбитражный суд г. Москвы обязал ППС рассмотреть возражение от 24.10.2005 по существу, и данное решение было подтверждено апелляционной инстанцией.

Аналогичное решение было принято в отношении патента N 2289490 <326>. Оба решения Палаты по патентным спорам признаны незаконными, так как на дату подачи возражений оба патента еще действовали.

--------------------------------

<326> Постановление Девятого арбитражного апелляционног







Сейчас читают про: