2017-12-16
1313
Питання з регулювання руху прав ІВ визначено в ЦКУ – уГлаві 75 (Розпорядження майновими правами ІВ) Книги п’ятої (Зобов’язальне право), тобто окремо від основних правових характеристик інтелектуальної власності, яким присвячена Книга четверта ЦКУ. Перелік таких договорів наведено у статті 1107 ЦКУ:
Ст. 1107. Види договорів з розпоряджання майновими правамиІВ.
1. Розпоряджання майновими правами І.В. здійснюється на підставі таких договорів:
1) ліцензія на використання об'єкта права І.В.;
2) ліцензійний договір;
3) договір про створення за замовленням і використання ОПІ.В.;
4) договір про передання виключних майнових прав І.В.;
5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами І.В.
2. Договір щодо розпоряджання майновими правами І.В. укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми - договір є нікчемним.
Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.
|
|
|
Основним правочином в цій сфері є ліцензія. Зазвичай, це комерційниконтракт, сторонами якого виступають ліцензіар (сторона, що за винагороду відчужує свої права) і ліцензіат (той хто такі права отримує, сплачуючи винагороду ліцензіарові). Ліцензія застосовується у трьох основних формах:
Виключна ліцензія – передбачає повне передеання майнових прав від ліцензіара до ліцензіата: видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, як самим ліцензіаром, так і видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права І.В. у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання цього об'єкта у зазначеній сфері самим ліцензіаром.
Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права І.В. у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
Законодавством також передбачено, що за згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права І.В. іншій особі (субліцензію).
В ЦКУ ці положення регулюються таким чином
Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права І.В.
1. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права І.В.(ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права І.В.).
|
|
|
2. Ліцензія на використання об'єкта права І.В. може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.
3. Ліцензія на використання об'єкта права І.В. може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.
Стаття 1109. Ліцензійний договір
1. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права І.В. (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.
2. У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.
3. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права І.В. (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права І.В., а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.
4. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.
5. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.
6. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.
7. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.
8. Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.
9. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.
Стаття 1110. Строк ліцензійного договору
1. Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.
2. Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права І.В.. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.
3. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.
Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір
|
|
|
1. Уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові ліцензійні договори.
2. Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.
В авторському праві набув поширення договір про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ.
Ст. 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ
1. За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права І.В. одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.
2. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права І.В. повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.
3. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права І.В. на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.
4. Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.
Обов’язковій державній реєстрації підлягає договір про передання виключних майнових прав ІВ
Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав І.В.
1. За договором про передання виключних майнових прав ІВ. одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.
2. Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.
3. Умови договору про передання виключних майнових прав ІВ, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.
|
|
|
Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами І.В.
1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.
Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.
Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.
2. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.
Договір франчайзингу
Під договором франчайзингу зазвичай прийнято розуміти двосторонню угоду, за якою одна особа (франчайзер, франшизіат або правоволоділець надає іншій особі (франчайзі, франшизіату, користувачеві) за винагороду на строк, або без визначення строку – право на використання у своїй підприємницькій діяльності, що є аналогічною діяльності франчайзера, певного «ділового комплексу» (франшизи), основу якого складає:
• фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування та інші об'єкти ПІВ, які позначаються у якості охороноздатних;
• діловий досвід, «ноу-хау», технічна чи комерційна інформація тощо (неохороноздатні об'єкти);
• поставка товарів, інгредієнтів, навчання персоналу користувача і т. п. конкретні допоміжні послуги.
Франшизатакож включає надання різноманітних послуг з організації та ведення бізнесу (маркетинг, реклама, консультації, навчання персоналу), передачу певного майна у власність або користування (торговельного обладнання для виробництва товарів, рекламних матеріалів, уніформи для працівників та ін.). Конкретне «наповнення» франшизи залежить від домовленості сторін.
Головною метою здійснення всіх перелічених дій є сприяння плідній комерційній діяльності користувача завдяки ефекту «упізнавання» товарів, чи послуг,що вже мають певний бренд, на національному ринку користувача. Тобто, почавши підприємницьку діяльність за системою франшизіара, франшизіат опиняється під захистом ділової репутації франшизіара і це дає йому змогу вести прибуткову діяльність з перших днів функціонування.
З іншого боку, налагодження на основі договору франчайзингу багатосторонніх організаційно-господарських зв'язків його учасників приводить, що новостворювані підприємства стають, фактично, ланкою розгалуженої мережі підприємства франчайзера. Інакше кажучи, за допомогою даних договорів франчайзером створюється своя власна розгалужена бізнес-мережа, елементами якої стають окремі франчайзі. Відтак кожен елемент цієї системи має посідати своє чітко визначене місце й не вступати в конфлікт із іншими елементами цього бізнес-організму.
Саме цим пояснюється, що за даним договором нерідко обумовлюється право франчайзера на контроль за відповідністю здійснюваної користувачем діяльності умовам контракту, яке передбачає інколи навіть доступ до комерційної документації користувача (торгових книг, реєстрів, рахунків і т. ін.) для того, аби уникнути можливості для франчайзі спричинити шкоду діловій репутації франчайзера.
Одним з основних зобов'язань франчайзі є сплата франчайзерові встановленої договором винагороди. Ця винагорода складається, як правило, з двох частин:
• початково сплачувана (так звана паушальна) винагорода, яка встановлюється у твердо визначеній вартості, та
• регулярно сплачувані у встановлені терміни суми у вигляді відрахування від прибутку підприємства або його загального обороту (роялті), які зазвичай складають від 5 до 15 відсотків, або ж як певна, у інший спосіб встановлена, фінансова платня.
Договори франчайзингу за сферою застосування поділяються на три види.
Промисловий франчайзинг - коли користувачеві надаються інгредієнти та/або технічні знання, а також досвід їх переробки для виготовлення остаточного продукту з метою подальшого продажу виготовленого продукту під торговою маркою франчайзера. Зазвичай при цьому надається також інформація стосовно маркетингу, продажу та обслуговування продукту, що виготовляється, і т. ін.Цей вид франчайзингу використовується переважно у сфері громадського харчування.
Сервісний франчайзинг - коли користувачеві надається розроблена система надання послуг, знов-таки під торговою маркою франчайзера. Даний вид широко застосовується у сфері автомобільного обслуговування, готельного бізнесу, прання або хімчистки одягу і т. ін.
Збутовий (ріелтерський) франчайзинг – розпродаж на певній території товару, безпосередньо виробленого франчайзером. Це, зазвичай, продаж автомобільного палива, мастил, косметичних виробів тощо.
Оскільки головним предметом франчайзингового договору є передача виключних прав інтелектуальної власності, у випадках порушення цих прав зацікавлені особи змушені звертатись до використання тих засобів правового захисту, які надаються міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності. Це і Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 p., і Договір про закони щодо товарних знаків (TLT) 1994 р. і т. ін., хоча, що стосується осіб з держав - членів СОТ, більш ефективним засобом захисту буде Угода про TRIP’s.
Положення, що регулюють відносини з франчайзингу в з-ві України (глава 76 ЦК України та у главі 36 ГК України).
Залишивши осторонь вкрай складне і до кінця не зрозуміле питання про те, яким саме кодексом будуть регулюватись франчайзингові відносини у кожному конкретному випадку, та ґрунтуючись на уявленні, за яким ці відносини виникають у сфері господарювання для належної організації та здійснення підприємницької діяльності, розглянемо деякі риси врегулювання цих відносин саме за ГК України.
Запроваджене у ст. 366 ГК України визначення договору комерційної концесії принципово не відрізняється від того, що нами розглядалось. Однак у ньому міститься суттєве уточнення, за яким цей договір передбачає «використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності». З цього можна зробити висновок, за яким досвід ЄС щодо негативних наслідків територіального розподілу ринку нашим законодавцем враховано не було.
За ст. 367 ГК, договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Недодержання цієї вимоги тягне за собою недійсність договору. Крім того, він підлягає державній реєстрації. Щодо останньої вимоги Г. В. Цірат слушно зауважив, що реєстрація франчайзингового договору в органах реєстрації суб'єктів господарювання не матиме тієї функції, яку бажали б їй надати, а лише ускладнюватиме процес підприємницької діяльності. І взагалі, вважає він, ця вимога містить іншу, не зрозумілу для автора функцію.
7. ГК України детально визначені обов'язки сторін за договором. Згідно зі ст. 370, правоволоділець зобов'язаний:
• передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення користувачем отриманих прав, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав;
• видати користувачеві передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку.
Якщо договором не передбачено інше, правоволоділець зобов'язаний також:
• забезпечити реєстрацію договору комерційної концесії;
• надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
• контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.
Обов'язки користувача, відповідно до ст. 371 ГК України, полягають у тому, щоб:
• використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;
• забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконаних робіт, послуг, що надаються, якості таких самих товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) безпосередньо правоволодільцем;
• дотримуватися інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;
• надати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послуги) безпосередньо у правоволодільця;
• інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;
• не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну інформацію;
• сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду
(яка, згідно зі ст. 369 ГК, може виплачуватись у формі разових або періодичних платежів чи в іншій формі, передбаченій договором).
Не важко бачити, що в цілому розглянуте регулювання є матеріально-правовим. Колізійне регулювання франчайзингових відносин, що встановлено Законом від 23.06.2005 p., зводиться до того, що сторони даного договору можуть обрати право, яке застосовується до їхнього договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України. У разі відсутності згоди сторін договору про вибір права, що підлягає застосуванню до цього договору, застосовується право сторони, яка повинна здійснити виконання, що має вирішальне значення для змісту договору, якою згідно зі ст. 44 цього Закону, у випадку франчайзингу (комерційної концесії) визнано правоволодільця, тобто - франчайзера.
