2020-04-07
285
в) не наносит ущерб функциям товарного знака. Обозначение не указывает на источник происхождения товара <1>.
--------------------------------
<1> Interflora Inc & Anor v. Marks and Spencer Plc & Anor [2013] EWHC 1291 (Ch) (21 May 2013).
§ 7. Допустимые возражения лица, использовавшего чужой
товарный знак, против требований правообладателя
Ответчик, который использовал обозначение сходное или тождественное с чужим товарным знаком в отношении однородных товаров, может тем не менее использовать ряд возражений против иска о нарушении исключительного права на товарный знак.
1. Значение имеют цель и характер использования незаконного использования товарного знака. Нарушение исключительного права на товарный знак имеет место, если нарушитель использовал сходное обозначение в качестве индикатора (указателя) источника происхождения товаров. Если сходное с чужим товарным знаком обозначение используется не в качестве указания на источник происхождения товара, смешения товаров не происходит, нарушение исключительного права отсутствует.
|
|
|
Судебная практика. Истец обратился с иском о признании действий ответчика по использованию обозначения "Изопрофлекс-А" при предложении к продаже товара в сети Интернет нарушением исключительного права истца на товарный знак "ИЗОПРОФЛЕКС". Ответчик не упоминал слово "Изопрофлекс" применительно к товарному знаку. В сообщении на сайте http://tvelpex.ru/polymerteplo.hpt указано: "Заводом Полимерных Труб отменены патенты, в соответствии с которыми ООО "Группа Полимертепло" выпускало трубы "Изопрофлекс-А".
Суды пришли к выводу, что "сообщение с использованием обозначения "Изопрофлекс-А" ("патент на Изопрофлекс-А отменен"), в соответствии с которым ООО "Группа Полимертепло" выпускало трубы "Изопрофлекс-А", размещенное на интернет-сайте, носило информационный характер и не является нарушением исключительных прав на товарный знак истца". В удовлетворении искового требования было отказано <1>.
--------------------------------
<1> Постановление СИП от 8 декабря 2015 г. по делу N А56-78444/2014.
Особый интерес представляют собой "пограничные ситуации" - нарушитель использует сходное с чужим товарным знаком обозначение не в качестве указания на источник происхождения товара, без цели ввести потребителей в заблуждение. При этом обозначение указывает на характеристику товара не прямо, а через ассоциации потребителей, что создает определенные сложности для правоприменителей.
В американской доктрине высказывается точка зрения, что правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране своих товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков. Подобному расширению правовой охраны товарного знака соответствовало бы понимание товарного знака как обычного личного имущества (объекта собственности). Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности <1>.
|
|
|
--------------------------------
<1> Yen A.C. Op. cit. P. 721 - 722.
Товарный знак имеет ценность только тогда, когда выступает в качестве идентификатора товаров (услуг). Этим он отличается от объектов патентного и авторского права, которые представляют собой вклад в научно-культурное развитие. Соответственно, границы исключительного права правообладателя должны быть определены коммерческим использованием обозначения в целях индивидуализации товаров, указания на источник их происхождения. Если сходное с товарным знаком обозначение используется в иных целях и при этом отсутствует риск введения потребителей в заблуждение, действия предполагаемого нарушителя находятся за границами исключительного права, а потому не представляют нарушения.
Зарубежный опыт. Согласно ст. 14 Директивы Европейского союза от 16 декабря 2015 г. N 2015/2436 "О сближении права государств - членов ЕС в отношении товарных знаков" <1> в ряде случаев правообладатель не вправе запрещать третьим лицам использовать принадлежащий ему товарный знак. К такому случаю относится использование товарного знака для индивидуализации или отсылки на товары/услуги правообладателя данного товарного знака, в частности если использование необходимо для указания на назначение товара в качестве комплектующей или запасной части. Такое использование является допустимым только тогда, когда оно соответствует добросовестной практике в промышленной и коммерческой сфере.
--------------------------------
<1> Richtlinie 2015/2436 des 
Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
Mitgliedstaaten ber die Marken, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436 (дата последнего обращения: 22.03.2017).
В деле Gerolsteiner Brunnen v. Putsch <1> истец разливал по бутылкам минеральную воду и производил безалкогольные напитки на основе минеральной воды под зарегистрированным товарным знаком "GERRI". Ответчик также производил безалкогольные напитки, на этикетке которых размещалось обозначение "KERRY SPRING", - товары производились в Ирландии компанией Kerry Spring Water и включали в себя воду, добываемую в графстве Керри. Как отметил Европейский суд, обозначение "KERRY SPRING" использовалось ответчиком как указатель на географическое происхождение. Подобное использование могло быть пресечено, только если использование происходило в противоречии с честной практикой в производственной и коммерческой сферах, что должен был определить национальный суд. Фонетическое сходство обозначений, которое могло повлечь введение потребителей в заблуждение, само по себе не означает, что использованное ответчиком обозначение противоречило честной практике.
--------------------------------
<1> Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, Case C-100/02 [2004] ECR I-691.
Сложилась практика отказа в удовлетворении требования о нарушении прав в случаях использования товарного знака без целей указания на источник происхождения товара. Так, например, в деле Trebor Bassett Ltd. v. The Football Association <1> суд отказал признать нарушением производство и продажу ответчиком карточек с фотографиями футболистов, на форме которых размещен герб команды - зарегистрированный товарный знак. Суд признал, что в данном случае речь не идет об использовании товарного знака как средства индивидуализации товара. В другом деле суд постановил, что использование товарного знака - имени Bon Jovi на упаковке CD-диска не образует нарушения, потому что потребители, очевидно, будут считать, что данное обозначение относится к содержанию диска, а не к источнику его происхождения <2>.
|
|
|
--------------------------------
<1> [1997] FSR 211.
<2> R. v. Johnstone, [2003] 1 WLR 1736.
В США одним из способов защиты ответчика от иска о нарушении исключительного права на товарный знак является утверждение факта описательного добросовестного использования <1>. Согласно § 33(b) (4) Закона Ланхема нарушением исключительного права на товарный знак не является его использование иным лицом не в качестве товарного знака, в том числе в качестве термина или символа, который является дискриптивным и используется честно и добросовестно, с тем чтобы описать товары или услуги соответствующего субъекта.
--------------------------------
<1> Transgo, Inc. v. Ajac Transmission Parts Corp., 911 F.2d 363, 366 n. 2 (9th Cir. 1990); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 791 (5th Cir. 1983); Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 206 n. 9 (2d Cir. 1979).
В американской доктрине отмечается, что как интерес правообладателя в исключительных правах, так и интерес иного субъекта в ограниченном доступе к обозначению могут способствовать конкуренции и обеспечению потребительских интересов. В таком случае принципиально важная задача - установление четких границ исключительного права. Использование сходного с чужим товарным знаком обозначения может информировать потребителей или ввести их в заблуждение. Классическое добросовестное использование имеет место тогда, когда субъект использует чужое обозначение не в качестве указателя на источник происхождения товара, что может ввести потребителей в заблуждение, а для того, чтобы описать продукт, предоставить информацию. Каждый классический спор о добросовестном использовании представляет собой столкновения двух задач: недопущения введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и поддержания конкуренции посредством раскрытия информации об альтернативах. В таком случае приходится взвешивать про- и антиконкурентные эффекты.
|
|
|
Например, в деле Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc. <1> истец являлся производителем леденцов под названием SWEETART. Данное обозначение представляло собой неоспоримый товарный знак <2> (incontestable trademark). Ответчик - компания Ocean Spray Cranberries производила клюквенный сок, который рекламировался как "sweet tart" (сладкий пирог). Истец требовал запретить ответчику использовать товарный знак. Ответчик утверждал, что использовал обозначение для характеристики своего продукта. Суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что "использование сходного обозначения иным субъектом для того, чтобы правдиво описать свой собственный продукт, не представляет собой нарушения, даже если такие его действия привели к введению потребителей в заблуждение". При рассмотрении данного дела было отмечено, что по закону Ланхема не имеет значения, является ли товарный знак Swee Tart сам по себе описательным. Суд первой инстанции не должен бьл рассматривать данный вопрос. Потенциальный описательный характер сладкого пирога не лишает Sunmark каких-либо прав на защиту своего знака "Swee Tarts", поскольку товарный знак является неоспоримым. Ocean Spray не оспаривало действительность товарного знака; он ссылался на свое право использовать обозначение в качестве описательной фразы в соответствии с § 1115 (b) (4). Ответчик использовал данное обозначение в качестве описания своего продукта.
--------------------------------
<1> Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055, 1059-60 (7th Cir. 1995).
<2> Согласно закону Ланхема зарегистрированный товарный знак приобретает статус неоспоримого по истечении 5 лет его использования. В таком случае не могут быть оспорены действительность товарного знака, факт его регистрации, исключительное право правообладателя на использование обозначения в отношении товаров (услуг).
В другом деле суд признал описательным использование ответчиком фразы "The dentists' choice for fighting cavities" при рекламе зубной пасты. Как следствие, он отказал в удовлетворении иска о нарушении исключительного права на товарный знак DENTISTS CHOICE, зарегистрированные в отношении зубных щеток <1>.
--------------------------------
<1> Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F. Supp. 1058, 1062-64 (S.D.N.Y. 1990).
На рубеже между 20 и 21 столетием в американской судебной практике четко сформировались два различных подхода к необходимости учета в данных случаях факта введения потребителей в заблуждение.
Первый подход заключался в том, что субъект мог использовать сходное с товарным знаком обозначение в целях описания при условии отсутствия введения потребителей в заблуждение. Суды отмечали, что вероятность введения в заблуждение не позволяет применять возражения, связанные с добросовестным использованием <1>; "предполагаемые нарушители могли свободно использовать слова, входящие в товарный знак в их обычном описательном значении, до тех пор, пока подобное использование не вводило потребителей в заблуждение относительно источника продуктов" <2>.
--------------------------------
<1> PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies, L. L. C., 319 F.3d 243, 256 (CA6 2003).
<2> Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, 698 F.2d 786, 796 (CA5 1983).
Другой подход заключался в том, что описательное использование чужого товарного знака возможно, в том числе при введении потребителей в заблуждение. Как отмечалось судами, "возражения, связанные с добросовестным использованием, могут приниматься и в том случае, когда есть введение в заблуждение" <1>, "установление вероятности введения в заблуждение не исключает рассмотрения добросовестности использования" <2>.
--------------------------------
<1> Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co., 125 F.3d 28, 30 - 31 (CA2 1997).
<2> Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am., 110 F.3d 234, 243 (CA4 1997); Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055, 1059 (CA7 1995).
Важные разъяснения по данном вопросу были даны в решении по делу KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. <1>.
--------------------------------
<1> 543 U.S. 111 (2004).
Спор возник между конкурентами на рынке перманентного макияжа. Компания Lasting Impression обладала исключительным правом на товарный знак, зарегистрированный в отношении линейки пигментов для перманентного макияжа. Товарный знак состоял из выполненной в белом цвете надписи "micro colors" на фоне черного квадрата. KP Permanent использовали данное обозначение на флаконах с предлагаемой ими краской (например, MICROCOLOR: BLACK) и в рекламных брошюрах (над изображениями флаконов с выливающимся из них пигментом размещалось обозначение "micro color").
Суд первой инстанции встал на сторону компании KP Permanent, признав использование сходного с товарным знаком обозначения правомерным - в целях описания товара. Апелляция между тем отменила данное решение, отметив, что для применения защиты добросовестного использования не должно быть введения в заблуждение.
Верховный суд истребовал данное дело, с тем чтобы сформировать позицию по поводу учета критерия введения в заблуждение при описательном использовании сходного с товарным знаком обозначения.
Суд констатировал, что определенная доля заблуждения потребителей совместима с добросовестным описательным использованием как основанием для отказа в иске. В таком случае возникновение заблуждения - это риск правообладателя, который решил маркировать свой продукт описательной фразой. Один лишь риск введения в заблуждение не является основанием для отклонения возражений ответчика со ссылкой на добросовестное описательное использование. В любом случае данное обстоятельство должен доказывать истец.
2. При рассмотрении дела российским судом ответчики могут ссылаться прежде всего на злоупотребление правом со стороны истца. Доводы со ссылкой на ст. 10 ГК РФ можно встретить практически в каждом втором судебном деле <1>.
--------------------------------
<1> См.: Панельная сессия "Принцип добросовестности в частном праве" // http://ipcmagazine.ru/news/3899-news2686.
Согласно п. 62 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела исходя из конкретных фактических обстоятельств действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений ст. 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак.
Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак <1>.
--------------------------------
<1> См.: п. 3.2 справки СИП от 21 марта 2014 г. N СП-21/2 // Журнал Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).
Если правообладатель предъявил иск о нарушении его исключительного права на товарный знак, предполагаемый нарушитель может подать возражения (встречный иск) о признании регистрации товарного знака за истцом недобросовестной. Если суд признает возражения ответчика обоснованными, то он признает регистрацию товарного знака злоупотреблением правом (недобросовестной конкуренцией) и отказывает в удовлетворении требований истца. Решения о признании регистрации недействительной суд не принимает. Основанием для прекращения (аннулирования) правовой охраны Роспатентом в данном случае является судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом.
Основания для признания регистрации недобросовестной были рассмотрены ранее (см. гл. 2).
В ряде случаев иск о нарушении исключительного права заявляется лицом, которое само не использует и не собирается использовать товарный знак. Речь идет прежде всего о субъектах, аккумулирующих товарные знаки. Такие правообладатели регистрируют множество товарных знаков в целях последующей продажи прав на них (возмездного отчуждения исключительного права) и (или) предъявления исков к успешным предпринимателям.
Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе при осуществлении действий по "аккумулированию" товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.
Судом, однако, была сделана оговорка, что могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 7 Справки N СП 21/2.
Одним из составообразующих признаков является изначальное отсутствие у субъекта намерения использовать приобретаемые товарные знаки. Сама по себе категория намерения отражает субъективный момент. Вместе с тем его наличие или отсутствие всегда выражается в объективных показателях, которые должны оцениваться в совокупности. Представим ситуацию: субъект регистрирует на себя 10 - 100 товарных знаков в отношении принципиально разных классов товаров. Объективно он никогда не сможет организовать свой бизнес так, чтобы все эти обозначения реально им использовались для индивидуализации соответствующих товаров (услуг), тем более что на момент регистрации товарного знака такой субъект вовсе не осуществлял какую-либо предпринимательскую деятельность.
Другая характеристика аккумулирования товарных знаков логически вытекает из первой. Ясно, что предприниматель как рационально действующий субъект не регистрирует множество товарных знаков просто так. У него есть конкретная цель - получить прибыль от реализации прав на товарные знаки. Как уже упоминалось, речь идет о возмездном отчуждении прав на товарные знаки заинтересованным лицам и (или) предъявлении исков о нарушении его исключительных прав. Таким образом, соответствующая деятельность с неизбежностью противоречит назначению товарных знаков.
Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак (на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).
С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. У истца (в деле о нарушении исключительного права. - Примеч. авт.), не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.
Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано <1>.
--------------------------------
<1> Определение ВС РФ от 23 июля 2015 г. N 310-ЭС15-2555.
Судебная практика. При рассмотрении дела о нарушении исключительного права на товарный знак "Модница" Суд по интеллектуальным правам признал установленным факт неиспользования истцом зарегистрированных на его имя товарных знаков (значительное количество, состоящее из общеизвестных слов и выражений) для индивидуализации товаров. Давая правовую квалификацию действиям истца, суд сослался на п. 9 ст. 4 и ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции и указал, что законом "не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг". Одновременно суд констатировал злоупотребление правом со стороны истца. По мнению суда, истец использовал зарегистрированные на его имя товарные знаки исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота, для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности <1>.
--------------------------------
<1> Постановление СИП от 25 июня 2015 г. по делу N А60-24056/2014.
Недобросовестные стратегии по аккумулированию товарных знаков отличаются от заведомо недобросовестной регистрации товарного знака. Последняя, строго говоря, не представляет собой злоупотребление правом: на момент регистрации субъективного права еще нет. Речь идет о недобросовестном приобретении, а не осуществлении (как имеет место в случае со злоупотреблением правом) субъективного права. При этом сам по себе факт такой регистрации не только характеризуется ненадлежащей целью, но и причиняет вред интересам иных лиц (например, интересам правообладателя "старшего товарного знака", на репутации которого планирует паразитировать заявитель).
В случае со стратегией аккумулирования на момент регистрации товарные знаки, как правило, являются свободными (в них отсутствует интерес иных конкретных лиц). Заявитель уже преследует ненадлежащую с позиции функционального назначения товарного знака цель, но вред чьим-либо интересам не причиняет. Равно как и само по себе неиспользование товарного знака не вступает в противоречие с чьими-либо правами и интересами. Если наличие патента при условии неиспользования изобретения правообладателем может препятствовать научно-технологическому процессу, то неиспользование товарного знака на инновационном развитии или товарном обороте не сказывается.
При аккумулировании товарных знаков вред интересам иных субъектов, как правило, причиняется на стадии предъявления иска о нарушении исключительного права. Иными словами, речь идет уже не о приобретении исключительного права, а о его реализации (правомочия на запрет всем иным лицам использовать товарный знак).
Сама по себе подготовка компании, аккумулирующей товарные знаки, к защите ее прав существенно отличается от действий добросовестных правообладателей, реально использующих товарные знаки в своей предпринимательской деятельности. Претерпевая убытки от паразитирования на их бренде, последние, как правило, стремятся максимально быстро пресечь незаконное использование товарного знака.
Для аккумулирующих товарные знаки компаний главная цель при защите прав на товарный знак - добиться максимального увеличения суммы компенсации. Их собственный бизнес не страдает от того, что иной субъект использует зарегистрированный на их имя товарный знак. Поэтому они сначала пристально отслеживают любые нарушения их прав, затем ожидают наиболее благоприятного для подачи исков момента, который наступает тогда, когда использование спорного товарного знака достигло существенных объемов. В таком случае, по какой бы методике ни рассчитывалась компенсация, правообладатель может рассчитывать на получение значительных выплат от нарушителя.
Таким образом, недобросовестная цель правообладателя формируется на стадии подачи заявки, но для ее реализации (и, соответственно, наступления негативных последствий для иных лиц) необходима реализация исключительного права посредством обращения с иском о его нарушении.
В качестве последствия злоупотребления правом ст. 10 ГК РФ называет отказ в защите такого права. Данная мера не является эффективным средством воздействия на субъекта, аккумулирующего товарные знаки. Право на товарный знак остается за истцом, а ответчик получает легальную возможность использовать данное обозначение. Проблем не возникает до тех пор, пока правообладатель не использует товарный знак. Если же он уступает свое право иному субъекту, который начинает использовать товарный знак, создается ситуация, при которой один и тот же товарный знак одновременно используется несколькими лицами, не связанными между собой. В результате потребители могут быть введены в заблуждение, что противоречит природе товарного знака как частного блага, объекта конкурирующего использования <1>.
--------------------------------
<1> Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. Harvard, 2003. P. 172.
Можно предложить следующее решение проблемы. При установлении факта злоупотребления правом на защиту суд должен отказать во взыскании компенсации (как вариант - существенно снизить), но удовлетворить требование о запрете на использование. При последовательном проведении подобного подхода, с одной стороны, у субъектов снизится стимул к приобретению товарных знаков с единственной целью - последующего предъявления иска. С другой стороны, будет невозможна ситуация одновременного (правомерного) использования товарного знака несколькими лицами.
Если ответчик заинтересован в дальнейшем продолжении использования товарного знака, он может подать иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования. Наличие споров между сторонами по поводу неправомерного использования истцом товарных знаков ответчика, признания действий по использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции само по себе не означает, что интерес истца по иску о досрочном прекращении товарного знака является незаконным и не подлежит защите. Напротив, данное обстоятельство может свидетельствовать о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака <1>. Однако ответчик не сможет заявить такого требования, если срок неиспользования товарного знака меньше трех лет. Такую ситуацию можно отнести к негативным рискам ответчика, связанного с использованием обозначения при отсутствии должной проверки, выбором "занятого" иным субъектам символа.
--------------------------------
<1> Постановления Президиума СИП от 17 марта 2016 г. N С01-35/2016 по делу N СИП-428/2015; от 5 июня 2017 г. по делу N СИП-669/2016.
Возможно ли злоупотребление правом на добросовестно зарегистрированный товарный знак?
В отличие от сферы патентных отношений применительно к товарным знакам крайне сложно сконструировать ситуации, в которых защита нарушенного исключительного права посягала бы на правомерный частный или общественный интерес при условии, что сам правообладатель использует свой товарный знак и при регистрации он действовал добросовестно, не нарушив правомерные интересы иных лиц.
По сути, речь может идти только об одном типе ситуаций: нарушение прав на товарный знак "спровоцировано" действиями самого правообладателя (например, у правообладателя есть легальная возможность определять действия правонарушителя (они являются основным и дочерним обществами) либо иным образом создать ситуацию использования товарного знака под своим контролем, а после предъявить иск о нарушении).
Судебная практика. ООО "Телеросс" обратилось с иском к ОАО "Мурманские мультисервисные сети" о запрещении обществу "Мурманские мультисервисные сети" использовать сходные с товарными знаками истца "МОРЕТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" обозначения и выплате компенсации. Суды трех инстанций признали факт нарушения исключительного права истца доказанным и присудили ответчика к выплате компенсации. В апелляционной инстанции размер последней был увеличен до 1 346 597 926 руб. ВАС РФ решения судов нижестоящих инстанций в части взыскания с ОАО "Мурманские мультисервисные сети" компенсации отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В мотивировочной части им было указано на злоупотребление ООО "Телеросс" правом на защиту. В обоснование своей позиции ВАС РФ указал на следующие обстоятельства.
Общество "Мурманские мультисервисные сети" является дочерним обществом по отношению к обществу "Телеросс".
На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков "МОРЕТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" был Ш., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети".
Кроме того, между сторонами был подписан договор об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передавалось на безвозмездной основе обществу "Мурманские мультисервисные сети".
Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям был признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30 мая 2011 г. по делу N А42-9121/2010.
Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.
Судом, таким образом, была подтверждена необходимость исследования предшествующих подаче иска о нарушении исключительного права отношений сторон. В силу отношений "материнская - дочерняя компания", наличия у истца и ответчика на момент начала использования последним товарного знака общего генерального директора правоприменитель справедливо признал недобросовестными последующие действия материнской компании по обращению с требованием о защите нарушенного права <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. N ВАС-15187/12.
Особое внимание нужно обратить на последствия признания судом действий истца злоупотреблением правом. Полного отказа в защите права не произошло: требования истца о запрете на использование ответчиком спорного обозначения были удовлетворены. Направив дело на новое рассмотрение, суд только поставил под сомнение возможность удовлетворения требования о взыскании компенсации.
В каких бы правоотношениях изначально ни состояли между собой истец и ответчик, бездоговорное параллельное использование такого обозначения несколькими лицами, которые оказались в состоянии конфликта, явно противоречит сущности товарных знаков и способно нарушить интересы потребителей. В связи с этим при установлении, с одной стороны, факта нарушения исключительного права, а с другой - злоупотребления правом необходимо определить, кто из субъектов сможет продолжить использование соответствующего обозначения.
Регистрация товарного знака была добросовестной: правообладатель зарегистрировал на себя свободное от притязаний иных лиц обозначение в целях его использования в своей деятельности. Вполне вероятно, что с соответствующим обозначением постепенно начала связываться его положительная репутация. Таким образом, какие-либо основания для лишения его исключительного права на товарный знак отсутствуют. Использование же ответчиком чужого товарного знака должно быть прекращено. В то же время действия правообладателя в виде подачи иска против ответчика, очевидно, носят недобросовестный характер. Взыскание с последнего в данном случае существенной компенсации будет явно несправедливым. Наиболее оправданным представляется отказать во взыскании компенсации при удовлетворении требования о запрете на использование охраняемого объекта.
3. Доступное российским участникам оборота возражение против иска о нарушении исключительного права - это ссылка на принцип исчерпания исключительного права. Согласно ст. 1487 ГК РФ допускается использование товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Исключительное право распространяется на сам товарный знак, а не маркированные им товары. В данном случае оправданно говорить об объектных границах исключительного права.
Проиллюстрируем данный принцип. Правообладатель произвел партию товаров, маркировав их товарным знаком. После этого он продал данные товары оптовому покупателю. Оптовый покупатель передал товары розничным продавцам, которые стали реализовывать их потребителям. После первой продажи (от патентообладателя к оптовому продавцу) правообладатель утратил свой контроль над индивидуализирующим данные товары товарным знаком. Розничные продавцы и потребители (если они решат перепродать товар) не должны получать согласие правообладателя на использование товарного знака при совершении сделок с соответствующим товарным знаком.
Данный принцип позволяет компаниям, которые занимаются продажей или обслуживанием товаров, указывать в своей рекламе товарный знак, под которым этот товар введен в гражданский оборот.
Судебная практика. Компания, которая занималась обслуживанием автомобилей Фольксваген, использовала соответствующие товарные знаки в печатной и наружной рекламе. Правообладатель посчитал, что в данном случае товарный знак использовался неправомерно, и обратился в антимонопольный орган, ссылаясь на нарушение положений законодательства о рекламе (ч. 5 ст. 5 Федерального закона "О рекламе"). Антимонопольный орган и суды по-разному оценивали данную ситуацию. В итоге ВАС РФ указал, что использование товарного знака другими лицами допустимо в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если не нарушается законодательство о рекламе <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. N 14685/03.
На вывеске магазина, в котором предприниматель продавал оригинальные автозапчасти, были размещены товарные знаки ПАО "АвтоВАЗ" (обозначения "ВАЗ" и "Ладья в овале"). Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что в этом случае размещение на вывеске чужих товарных знаков не является их незаконным использованием и не влечет административную ответственность. Не установлено, что деятельность предпринимателя с использованием чужих товарных знаков носила недобросовестный (паразитирующий) характер <1>.
--------------------------------
<1> Постановление СИП от 23 декабря 2016 г. по делу N А57-6183/2016.
Принцип исчерпания права на товарные знаки, безусловно, действует на территории Российской Федерации. Однако он применяется только к праву правообладателя первому на рынке предлагать товар, обозначенный товарным знаком. Исключительное право помещать товарный знак на таре и упаковке, этикетках и т.д. не исчерпывается при введении товара в оборот. Исключительное право на товарный знак будет считаться нарушенным, если товар, снабженный товарным знаком, будет переупакован либо товарный знак будет с товаров удален.
В Российской Федерации действует национальный принцип исчерпания исключительных прав правообладателя. Как было отмечено выше, он заключается в том, что исключительное право правообладателя товарного знака считается исчерпанным с момента введения товара в оборот на территории определенной страны (Российской Федерации).
Существует также международный принцип исчерпания исключительных прав, в соответствии с которым не имеет значения, на территории какой страны товар впервые был введен в оборот правообладателем.
Противоречия между территориальным характером действия исключительных прав и международным характером современной экономики, требующей максимально свободных условий для обеспечения перемещения товаров, в доктрине и судебной практике получили название "проблема параллельного импорта" <1>.
--------------------------------
<1> Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут, 2008. С. 29 - 30.
Понятие "параллельный импорт" применяется в ситуации легального производства товаров и поступления в продажу в одной стране с последующим экспортом в другие страны.
Параллельный импорт связан с каналом дистрибуции товаров: когда существует несколько поставщиков продукции и при этом лишь некоторые из них осуществляют поставку товаров на основании заключенного с правообладателем договора. Таким образом, правообладатель или иное лицо с разрешения правообладателя производит товар, маркированный зарегистрированным товарным знаком, который впоследствии вводится в гражданский оборот. Далее правомерно приобретенный товар на территории одной страны ввозится и реализуется на территории другой страны, где уже осуществляют хозяйственную деятельность по поставке данного товара иные лица, заключившие договор с правообладателем-изготовителем.
В целом в мире нет общепринятого подхода к регулированию параллельного импорта, но большинство стран так или иначе ограничивают пределы свободы деятельности параллельных импортеров.
Зарубежный опыт. В соответствии с ст. 3 Договора об учреждении Европейского экономического сообщества отменены таможенные пошлины и количественные ограничения на импорт и экспорт товаров в торговле между государствами - членами ЕС в целях создания единого внутреннего рынка <1>. Таким образом, на территории Европейского союза действует принцип регионального исчерпания исключительного права, что закреплено в Директиве ЕЭС N 8/104 о гармонизации национальных законодательств о товарных знаках, в Регламенте N 40/94 о товарном знаке Европейского союза <2>.
--------------------------------
<1> Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. С. 59 - 60.
<2> Rasmussen J. The Principle of Exhaustion of Trade Mark Right Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94) // E.I.P.R. 1995, 4. P. 174.
До недавнего времени в Великобритании не существовало четкого регулирования вопросов, связанных с параллельным импортом, то есть деятельность параллельного импортера не признавалась незаконной в случае прямого запрета правообладателя осуществлять перепродажу товаров <1>. На правообладателя ложилось бремя доказывания того, что он запретил осуществлять использование своего товарного знака параллельными импортерами. Недавнее решение Апелляционного суда Англии изменило существующую практику, установив, что параллельным импорт признается нелегальным в случае отсутствия разрешения правообладателя <2>.
--------------------------------
<1> Heath C. Parallel Imports and International Trade // Max Planck Institute For Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich. P. 3.
<2> Решение по делу Flynn Pharma Limited v. Grugsrus Limited and Tenolol Limited // [2017] EWCA Civ. 226.
