Дата и место заключения договора

Остановимся еще на нескольких условиях, включение которых в договор является обязательным.

Статья 7 Закона «О лизинге» не выделяет право собственности на объект лизинга в качестве существенного условия договора. Однако в договорах лизинга обязательно должны быть указаны обладатель права собственности на объект лизинга, а также условия, порядок и момент перехода этого права. В связи с этим в раздел о сроке договора лизинга необходимо включать условия, касающиеся права собственности.

Так, согласно пункту 1 ст. 10 Закона «О лизинге», объект лизинга в течение всего срока действия договора является собственностью лизингодателя. В случае перехода права собственности на объект лизинга от лизингодателя к другому лицу договор лизинга сохраняет действие относительно нового собственника.

Право на сохранение действия договора лизинга принадлежит лизингополучателю независимо от основания перехода имуще­ства от одного собственника к другому. Под «другим лицом», о котором идет речь в упомянутой норме, следует понимать любого приобретателя объекта лизинга. Вместе с тем лизингополучатель не может воспользоваться правом на сохранение действия договора в случае перехода объекта лизинга к другому лицу без правопреемственности, например при конфискации, поскольку в таких случаях к новому собственнику не переходят права и обязанности бывшего собственника имущества.

В договор лизинга, в частности финансового, необходимо включать раздел «Форс-мажор». В нем нужно предусмотреть следующие обстоятельства: обстоятельства непреодолимой силы или события чрезвычайного характера; запрещающие меры высших законодательных и/или исполнительных органов государственной вла­сти, возникшие после заключения договора и которые стороны не могли предусмотреть и предотвратить их приемлемыми мерами, если эти обстоятельства повлияли на выполнение сторонами обязанностей по договору. В договоре следует сроки информирования о наступлении этих обстоятельств.

Кроме существенных условий договора стороны свободны во включении в него любых других согласованных ими условий. Эти условия не должны противоречить действующему законодательству.

Ж.Существенные условия лицензионных договоров

В условиях переориентации рыночной экономики Украины, новые собственники предприятий сталкиваются с необходимостью модернизации производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедре­ния новых технологий. Все чаще изобретения становятся востребованным и необходимым инструментом повышения качества продукции, увеличения производительности и безопасности производства.

Изобретение и другие право на интеллектуальную собственность, как нематериальный актив, является не просто продуктом деятельности, но и объектом права собственности, признанным в порядке, установленном Законами Украины.

Остановимся на одном из них. Объем прав, предоставляемых собственнику патентов на изобретение, определяется статьей 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели».

Пункт 7 статьи 28 Закона «Об охране прав на изобретения и полезные модели» предусматривает право собственника патента на изобретение выдавать третьим лицам разрешения (лицензии) на использование его под условиями, опре­деленными сторонами в лицензионном договоре.

Лицензионный договор является соглашением, регламентирующим отношения между собственником патента на изобретение (лицензиаром) и лицом, использующим изобретение (лицензиатом). Согласно данному договору лицензиар передает лицензиату право пользования изобретением на определенных условиях, на определенный срок и за определенную плату. Пунктом 8 статьи 28 Закона «Об охране прав на изобретения и полезные модели» предусматрива­ется письменная форма лицензионного договора.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Украины договор считается заключенным, если между сторонами в необходимой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Существенными являются те условия, которые признаны таковыми по закону или необходимы для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В Законе «Об охране прав на изобретения и полезные модели» прямо не устанавливается перечень существенных условий лицензионного договора. Однако, исходя из содержания пункта 7 статьи 28 вышеуказанного Закона, можно сделать вывод о том, что необходимыми для данного вида договоров являются следующие суще­ственные условия:

q вид предоставляемой лицензии;

q объем использования изобретения;

q территория использования;

q срок использования;

q платежи за использование изобретения.

Рассматривая каждое из вышеперечисленных существенных условий, следует отме­тить следующее.

Вид предоставляемой лицензии. Определяя в лицензионном договоре вид лицензии на использование запатентованного изобретения, стороны тем самым разграничивают сферу использования лицензии между лицензиаром, лицензиатом и третьими лицами. Су­ществуют следующие виды лицензий на использова­ние запатентованного изобретения: исключитель­ная и неисключительная.

Исключительная лицензия предусматривает пе­редачу лицензиату монопольного права использова­ния запатентованного изобретения в определенном объеме, на определенной территории и на опреде­ленный срок. При этом лицензиар лишается права на использование, а также распоряжение (передачу в пользование третьим лицам) изобретения в объе­мах, на территории и в течение срока, предусмот­ренных договором купли-продажи исключительной лицензии. Однако лицензиар имеет право на исполь­зование запатентованного изобретения на террито­рии, определенной в договоре купли-продажи исклю­чительнойлицензии, но только в объемах, не преду­смотренных в указанном договоре, и при условии соблюдения условий лицензионного договора.

По неисключительной лицензии лицензиату переда­ется право на использование изобретения в определен­ном объеме, на определенной территории и на уста­новленный срок с неограниченным правом лицензиа­ра на использование изобретения и распоряжения им (передачу в пользование третьим лицам), в том числе в объеме и на территории, определенных в договоре купли-продажи неисключительной лицензии.

Помимо предоставления лицензиаром лицензиа­ту права использования изобретения, ему также может быть передано право распоряжения запатен­тованным изобретением в части выдачи третьим лицам разрешений на использование изоб­ретения — так называемых «сублицензий». Согласно "Инструкции о предоставлении, рассмотрении, опубликовании и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на изобре­тение (полезную модель) и выдаче лицензии на использование изобретения (полезной модели)", ут­вержденной приказом Министерства образования и науки Украины от 16 июля 2001 года № 521, который зарегис­трирован в Министерстве юстиции Украины 30 июля 2001 года № 644/5835 (далее — Инструкция), право выдачи лицензии имеют следующие лица:

а) собственник патента;

б) лицензиат, которому собственником патента передано право на использование изобретения (по­лезной модели) по договору об исключительной лицензии, при условии предоставления собственни­ком патента права на выдачу сублицензий.

Законодательством не установлено право лицен­зиата, которому собственником патента передано право на использование изобретения по договору купли-продажи неисключительной лицензии, выда­вать лицензию на использование изобретения, даже при условии предоставления ему такого права соб­ственником патента.

Кроме того, законодательством не предусмотрено право сублицензиата, которому лицензиатом переда­но право на использование изобретения по договору купли-продажи сублицензии, выдавать сублицензию на использование изобретения, даже при условии предоставления ему такого права лицензиатом.

Таким образом, лицензиат имеет право выдавать сублицензию третьим лицам при наличии на то согласия собственника патента в объеме, не превы­шающем объема исключительной лицензии.

Объем использования изобретения. Объем использо­вания запатентованного изобретения лицензиатом определяется, исходя из предоставляемых лицензиа­ром прав, и устанавливает некоторые ограничения на использование лицензии. В частности, определя­ются отрасли экономики, в которых применяется запатентованное изобретение, виды выпускаемой по лицензии продукции, разрешенные модификации запатентованного изобретения, минимальные объе­мы выпуска продукции по лицензии и т.п. В данном случае действует принцип «запрещено все, что не разрешено на определенной территории». Может также запрещаться применение изобретения в опре­деленных отраслях экономики, реализация выпус­каемой по лицензии продукции на рынках сбыта, исходя из принципа «разрешено все, что не запреще­но на определенной территории».

Предусмотренные в лицензионном договоре огра­ничения (объем использования запатентованного изобретения) по внешним признакам подпадают под антиконкурентные согласованные действия субъек­тов хозяйствования, указанные в статье 6 Закона «О защите экономической конкуренции» от 11 янва­ря 2001 года №2210-111. Однако статья 9 этого Закона предусматривает особый порядок применения статьи 6 относительно прав интеллектуальной собственнос­ти. Положения статьи 6 этого Закона не применяют­ся к договорам о передаче прав интеллектуальной собственности или об использовании объек­та такого права в части, ограничивающей в осуществлении хозяйственной деятельности сторону договора, которой передается право, если эти ограничения не выходят за пределы законных прав субъекта права интеллектуальной собственнос­ти. Считается, что не выходят за пределы прав, ука­занных в части первой этой статьи, ограничения относительно объема передаваемых прав, срока и территории действия разрешения на использование объекта права интеллектуальной собственности, а также вида деятельности, сферы использования, ми­нимального объема производства.

Таким образом, обусловленный в лицензионном договоре объем использования запатентованного изобретения, и ограничения не являются антикон­курентными согласованными действиями, за исклю­чением случаев установления ограничений относи­тельно цены продажи продукции по лицензии.

Территория использования. Территория ис­пользования запатентованного изобретения опреде­ляется исключительно в лицензионном договоре. Каких-либо законодательно установленных ограни­чений на это не существует.

Как правило, в лицензионном договоре террито­рия использования запатентованного изобретения привязывается к:

а) таможенной территории группы государств;

б) таможенной территории государства;

в) политико-административному делению госу­дарства, области, города.

Территорией использования запатентованного изоб­ретения может быть любая установленная лицензион­ным договором территория, на которую не распро­страняются действия других исключительных лицен­зий в объемах, аналогичных объемам использования, определенным этим лицензионным договором.

Срок использования. Срок исполь­зования изобретения (иными словами, срок дей­ствия лицензии) указывается в лицензионном дого­воре и ограничивается сроком действия патента на изобретение. При заключении лицензионного дого­вора лицензиату следует обращать особое внимание на условия, касающиеся сроков.

В соответствии со статьей 26 Закона «Об охране прав на изобретения и полезные модели», если пред­метом лицензионного договора является использо­вание декларационного патента, тогда лицензиату, заинтересованному в как можно более длительном сроке использования запатентованного изобрете­ния, следует позаботиться об условиях продления срока действия лицензии в случае преобразования собственником декларационного патента в патент. В этом случае целесообразно включить в лицензи­онный договор предложение следующего содержа­ния: «Срок, на который выдается лицензия согласно данному договору, составляет период с момента предо­ставления лицензии до момента истечения срока дей­ствия патента на изобретение. В случае преобразова­ния декларационного патента срок предоставления лицензии увеличивается на срок действия патента на изобретение, выданного вместо декларационного па­тента на изобретение».

Преобразование декларационного патента под­разумевает проведение квалификацион­ной экспертизы заявки, по которой выдан деклара­ционный патент. Срок действия декларационного патента составляет 6 лет со дня подачи заявки, а патента на изобретение, выданного вместо деклара­ционного патента на изобретение в результате пре­образования декларационного патента - 20 лет со дня подачи заявки на декларационный патент на изобретение.

Досрочное прекращение пользования патентом имеет место в случае прекращения патента, призна­ния его недействительным в соответствии со статья­ми 32, 33 Закона «Об охране прав на изобретения и полезные модели». В частности, действие патента прекращается в случае неуплаты годового сбора за поддержание действия патента (согласно статье 29 вышеуказанного Закона обязанность уплаты такого сбора возложена на собственника патента - лицен­зиара).

Патент может быть признан недействительным в судебном порядке, в случае нарушения требований пункта 2 статьи 37 Закона «Об охране прав на изобретения и полезные модели». До подачи заявки на получение охранного документа на изобретение в орган иностранного государства, в том числе меж­дународной заявки, заявитель обязан подать заявку в Государственный департамент интеллектуальной собственности и сообщить о намерениях осуще­ствить такое патентование.

Таким образом, действия и/или бездействие ли­цензиара могут стать причиной прекращения патен­та или признания его недействительным. Поскольку лицензиат заинтересован в поддержании действия патента, в лицензионном договоре следует отразить обеспечение обязательства лицензиара по предо­ставлению патента в пользование на весь срок дей­ствия лицензионного договора. Таким обеспечени­ем могут быть штрафные санкции (неустойка), а также гарантия, поручительство, залог.

Платежи за использование изобретения. Существуют следу­ющие виды платежей за пользование запатентован­ным изобретением:

а) паушальный - одноразовый платеж, не связан­ный во времени с фактическим использованием лицензии и устанавливаемый заранее на основании экспертных оценок, соглашения сторон;

б) роялти - периодические отчисления на протя­жении периода действия договора от прибыли лицензиата, связанной с фактическим использованием лицензии (реализацией продукции по лицензии);

в) комбинированный - включает элементы пау­шальных платежей и роялти.

Специфика определения условий платежей за пользование запатентованным изобретением состоит в том, что изобретение само по себе не является конечным продуктом, способным принести его пользователю доход (за исключением случаев выдачи сублицензии третьим лицам). Для обеспечения оку­паемости затрат на приобретение лицензии необхо­димо осуществить ряд капиталовложений, например, запуск производства продукции по лицензии.

Исходя из этого, наиболее оптимальным вариан­том платежа для лицензиата является роялти, по­скольку плата за лицензию производится из поступле­ний от реализации продукции по лицензии, и включа­ется в себестоимость такой продукции. Однако для лицензиара такой вид платежей может быть неудобен тем, что необходимо контролировать объем произ­водства продукции по лицензии, что влечет за собой дополнительные затраты. Хотя при увели­чении объема производства продукции по лицензии увеличивается размер роялти.

Наиболее оптимальным для лицензиара является паушальный платеж, поскольку данный вид платежа предполагает фиксированные платежи, не завися­щие от объема производства продукции по лицензии.

При наличии всех существенных условий лицен­зионный договор считается заключенным. Лицензи­онный договор вступает в силу с момента его подпи­сания сторонами и действует до момента выполне­ния ими своих обязательств по нему. Предоставле­ние лицензии признается действительным со дня публикации сведений об этом в официальном бюл­летене «Промышленная собственность» и внесения их в реестр в порядке, установленном "Инструкцией о предоставлении, рассмотрении, опубликовании и внесении в реестр сведений о передаче права соб­ственности на изобретение (полезную модель) и выдаче лицензии на использование изобретения (по­лезной модели)".

Подробнее вопросы экспорта и импорта интеллектуальной собственности мы рассмотрим в следующем разделе.

Ж. Сущность внешнеэкономических операций давальческого сырья

С 1 января 2002 года вступил в силу Закон Украины от 04.10.2001 года № 2761-III «О внесении изменений в Закон Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях» (далее Закон "Об операциях с давальческим сырьем").

При подготовке внешнеэкономической операции необходимо определить с основные понятия. В законе дано следующее определение давальческого сырья: «давальческое сырье - сырье,материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, энергоносители, ввезенные на таможенную территорию Украины иностранным заказчиком (или закупленные иностранным заказчиком за иностранную валюту в Украине) или вывезенные за пределы украинским заказчиком для использования при изготовлении готовой продукции».

Определения значений сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и энергоносителей приведены в инструктивном письме НБУ «Об очередности платежей» от 26 апреля 1996 года № 12-214/376-2366 (по методологии Европейской комиссии ООН), а также частично в Украинском классификаторе товаров ВЭД.

Основные понятия давальческого сырья:

q сырье-продукция естественного (природного) происхождения, выделенная человеком из окружающей среды с целью дальнейшего производственного использования, например, руда, песок, известняк зерно, хлопок и т.д.;

q материалы - сырье прошедшее предварительную стадию переработки и предназначенное специально для получения в ходе дальнейшей обработки какого-либо конечного продукта, например, листовое железо, ткани, кукурузная патока и т.д.;

q полуфабрикаты - продукция не прошедшая, лишь одного-двух заключительных этапов переработки, независимо от содержания этих этапов, не имеющие характерной формы готовых изделий (такие как прутки, диски, трубы и т.д.)

q комплектующие изделия - отличаются от материалов тем, что предназначены для производства не только какого-либо, а строго конкретного продукта, и от полуфабрикатов тем, что заключительным этапом производства из комплектующих изделий может быть только сборка и никакая иная операция. Компоненты, которого должны собираться при помощи простого крепежного материала;

q энергоносители - нефть, нефтепродукты, сжиженный газ, электроэнергия, кокс и т.п.

Одновременно в законе определены три технологические схемы движения давальческого сырья:

q в Украину давальческое сырье может попасть на переработку только в результате двух операций:

1) ввоза из-за границы;

2) закупки за иностранную валюту на территории Украины.

q за пределы Украины к иностранному исполнителю давальческое сырье может попасть только в результате одной операции: