Из положений пункта 1 ст. 1363 ГК РФ следует, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент

При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному Приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а следовательно, и исключительное право устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Из материалов дела следует, что на дату (16.08.2011) обращения компании "Байер" в суд за защитой своего исключительного права на изобретение, защищенное патентом N 2269342, указанный патент был действительным.

В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатентом было принято решение от 13.12.2011 о признании указанного патента частично недействительным и выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения. Действие исключительного права компании "Байер" на изобретение не было прекращено.

Несмотря на то что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен и новый патент на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков.

При таких обстоятельствах в целях формирования единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права и устранения неопределенности по вопросу о возможности защиты исключительного права на изобретение, патент на которое признан частично недействительным, на основании пункта 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В итоге Президиум Высшего Арбитражного Суда Постановлением от 23.04.2013 N 17575/12 отменил решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2012 по делу N А40-90149/11-51-791, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.09.2012 по тому же делу и постановил передать дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. При этом в Постановлении изложено следующее.

Нижестоящие суды сделали вывод об отсутствии у истца права на судебную защиту, однако согласно изложенным в Постановлении N 5/29 разъяснениям наступают иные последствия принятия решения об аннулировании патента. Судам надлежит исходить из того, что не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, патент на которое признан впоследствии недействительным. Кроме того, вопрос об использовании изобретения истца в упомянутом лекарственном средстве вообще не был предметом рассмотрения судов.

Вместе с тем при решении вопроса о наличии у истца права на защиту исключительного права на изобретение после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения необходимо учитывать следующее.

Положениями пункта 1 ст. 1363 ГК РФ предусмотрено, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 Постановления N 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а следовательно, и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Учитывая, что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен, новый патент на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, но в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права компании "Байер" на изобретение (патент действует в неотмененной части <233>), о чем свидетельствует новый патент с датой приоритета. Потому суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков, а также доводы ответчиков об отсутствии нарушений.

--------------------------------

<233> Из девяти независимых пунктов в выданном патенте в новом патенте осталось шесть, причем с неизмененной формулировкой в сравнении с указанной в ранее выданном патенте.

 

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права согласно п. 1 ч. 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене. Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обратим внимание на то, что срок действия патента, выданного по заявке, по которой испрашивалось несколько более ранних приоритетов, отсчитывается от даты подачи данной заявки вне связи с установлением одного или нескольких более ранних приоритетов. Иными словами, исчисление срока действия исключительного права по дате подачи заявки никак не связано с датой приоритета, который имеет значение только для отграничения противопоставляемого при оценке патентоспособности изобретений уровня техники. Уровень техники определяется на дату приоритета, но дата приоритета не служит для исчисления срока действия патента. Совпадение даты приоритета с датой подачи заявки на этот вывод не влияет.

2. Особенности продления срока по патентам на изобретения. Пункт 2 ст. 1363 содержит весьма существенное уточнение в отношении объектов, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату.

Если в ранее действовавшей норме говорилось о патенте на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, то в ныне действующей норме говорится уже о патенте на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат. В такой формулировке продление срока возможно только в отношении объекта изобретения - продукта, но не в отношении объекта изобретения - способа получения продукта.

Срок действия патента Российской Федерации на изобретение, относящееся к продукту - лекарственному средству, пестициду или агрохимикату (далее - соответствующий продукт), для применения которых требуется получение в установленном порядке разрешения, продлевается Роспатентом по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет.

Изобретение относится к продукту - лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если в формуле изобретения продукт охарактеризован в виде соединения или группы соединений, описываемых общей структурной формулой, и из описания изобретения следует возможность его использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, а также когда в формуле изобретения оно охарактеризовано в виде композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде соединения (группы соединений, описываемых общей структурной формулой), к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в сравнении соединения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения, с активным ингредиентом лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении. При этом проверяется, содержит ли описание изобретения информацию о том, что соединение обладает такой активностью, которая позволяет его использовать в указанном лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате. Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, указанному в разрешении, если соединение является активным ингредиентом такого лекарственного средства, пестицида или агрохимиката и описание изобретения содержит указанную выше информацию.

Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде композиции, к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в сравнении характеристики запатентованной композиции и характеристики композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении (назначения, состава, формы, если она приведена в формуле изобретения или следует из состава композиции). Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если независимый пункт формулы изобретения включает характеристику указанного в разрешении лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Заявление о продлении срока действия патента на изобретение подается в Роспатент в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения разрешения на применение соответствующего продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. К заявлению прилагаются заверенная копия официального документа, содержащего сведения о продукте, позволяющие его идентифицировать с продуктом, охарактеризованным в формуле запатентованного изобретения, регистрационный номер и дату получения разрешения уполномоченного органа на применение этого продукта.

Если патентообладатель получил разрешение на применение в гражданском обороте одного конкретного вещества с определенной активностью, то продление патента с относительно широким объемом прав по патентной формуле должно касаться не патента в целом, а только конкретного вещества, на применение которого получено официальное разрешение.

Продление срока действия патента, формула изобретения которого содержит группу изобретений, может быть осуществлено только в отношении таких непосредственно запатентованных продуктов, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат. Пункты формулы изобретения на способы получения указанных продуктов не подлежат продлению по срокам.

Что касается вопроса о возможности продления срока действия патента, формула изобретения которого изложена по структуре "применение продукта А по назначению Х" (или в качестве продукта Б), то ранее в практике Роспатента вопрос однозначно не был решен в положительную сторону, хотя оснований для такой "дискриминации" лекарственных средств, пестицидов или агрохимикатов всего лишь на основании иной формы изложения патентных притязаний в формуле изобретения на продукт не было <234>.

--------------------------------

<234> См.: Дементьев В. Продление срока действия патента на изобретение // Патенты и лицензии. 2004. N 11.

 

В настоящее время после внесения дополнений в п. 1 ст. 1350 и п. 4 ст. 1358 ГК РФ (охрана и использование изобретения в виде применения продукта по определенному назначению) возможность продления срока действия патента с такой или подобной формулой изобретения на применение не должна вызывать сомнений при условии, если продукт относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату.

Если патент выдан на группу изобретений, включающую независимые пункты на новое вещество и, например, на два его применения - в качестве лекарственного средства и в качестве пестицида, продление срока действия на оба изобретения (лекарственное средство и пестицид), не пересекающиеся при использовании, должно рассматриваться независимо одно от другого.

(С историей развития рассматриваемой нормы о продлении срока действия патентов на лекарственное средство, пестицид или агрохимикат можно ознакомиться в комментарии к ст. 1363 во втором издании книги.)

Споры о толковании лекарственного средства как объекта патентной охраны на основании определений лекарственного средства по Федеральному закону от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" уже имели место в судах (решение Высшего Арбитражного Суда от 06.10.2011 N ВАС-9394/11). Спор касался продления срока действия патента N 2054180 на изобретение "Способ лечения вирусных респираторных инфекций, аэрозоль для его осуществления". По данному спору Дорогомиловский районный суд г. Москвы ранее вынес решение от 31.05.2011 N 2-2291/2011 о продлении срока действия патента, которое вступило в силу.

В судебной практике известен также спор по несостоявшейся попытке отнесения лекарственных препаратов к объектам авторского права (Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, Постановление от 24.07.2013 по делу N А28-6313/2012).

Пока возможность использования формулы изобретения на применение дискутировалась в Роспатенте (2007 - 2009 гг.) и стоял вопрос о полном исключении такой формулы изобретения из российского правоприменения, можно было еще понять дискриминацию в ее отношении. Но после того как в результате долгих обсуждений и споров вопрос был однозначно решен в сторону ее сохранения, представляется совершенно нелогичным не продлевать срок действия патента с формулой на применение <235>.

--------------------------------

<235> См.: Джермакян В. Продление срока действия патента с формулой на применение, или Европа нам поможет // Патенты и лицензии. 2010. N 10.

 

И, судя по всему, разум возобладал в практической деятельности Роспатента, о чем свидетельствует продление в 2009 г. срока действия по патенту Российской Федерации N 2114860 с приоритетом от 18.07.1991. Срок действия патента продлен до 19.07.2016 в отношении п. п. 7, 11, 12 и 13 формулы изобретения, при этом п. 7 относится к фармацевтической композиции, а п. п. 11, 12 и 13 - к применению.

Также был продлен в 2010 г. срок действия патента Российской Федерации N 2260013 в отношении независимого п. 6, изложенного следующим образом.

Применение производного 6-меркаптоциклодекстрина общей формулы I по п. 1 для изготовления лекарственного средства для реверсирования нейромышечной блокады, индуцированной лекарственным средством.

Наконец, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Постановлении от 01.11.2012 N ВАС-3927/12 по делу, в котором оспаривалась действительность п. п. 10.5, 10.6 Административного регламента по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа, поставил и в этом споре точку:

"Довод заявителя, что оспариваемыми пунктами не предусмотрена возможность правовой охраны применения изобретения, не соответствует содержанию данных пунктов и статьям 1350 и 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Таким образом, доводы заявителя о том, что пункты 10.5, 10.6 Административного регламента противоречат пункту 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются необоснованными и подлежат отклонению" (выделено мной. - В.Д.).

Данное Постановление Высшего Арбитражного Суда, вынесенное в ноябре 2012 г., окончательно "сломило" сопротивление Роспатента, и уже в 2013 г. продление патентов с патентной формулой на применение, характеризующей именно продукт, вновь осуществлялось. Подтверждением этому является принятое в 2013 г. решение о продлении срока действия в отношении соответствующих пунктов патентной формулы по патентам Российской Федерации N 2403039 (второе медицинское применение) и N 2320331 (второе медицинское применение). Аналогичное решение о продлении срока действия вынесено в 2013 г. в отношении патента Российской Федерации N 2139051 на группу изобретений (первое медицинское применение).

Евразийское патентное ведомство в 2013 г., после того как Роспатент откорректировал свою позицию, на основании Порядка продления срока действия евразийского патента <236> стало продлевать в отношении Российской Федерации сроки действия патентов такого типа, например срок действия патента ЕАПВ N 006656 (первое медицинское применение) и патента ЕАПВ N 0136686 (второе медицинское применение).

--------------------------------

<236> Утвержден Приказом Евразийского патентного ведомства от 05.03.2009 N 8 с изменениями, утвержденными Приказом Евразийского патентного ведомства от 08.04.2010 N 13.

 

После введения в действие в 2008 г. части четвертой ГК РФ возникла некоторая неопределенность в отношении применения новых сроков действия исключительных прав, в частности на промышленные образцы по патентам, выданным до ее введения. Однако в силу абзаца третьего ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" к этим патентам, вероятнее всего, должны применяться новые сроки, в отношении которых будут установлены соответствующие годовые патентные пошлины. Конечно, изложенный подход ущемляет интересы третьих лиц, которые ждали окончания срока действия патента для выпуска своей продукции, но в таких переходных ситуациях всегда какая-то из сторон рыночных отношений теряет возможные преимущества, которые она могла получить.

В соответствии с п. 5 ст. 1363 действие исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. ст. 1398 и 1399 ГК РФ. Дополнительный патент не будет иметь каких-либо преимуществ перед обычным патентом, если будет рассматриваться вопрос о признании его недействительным, например при установлении несоответствия изобретения по дополнительному патенту условиям патентоспособности, и его действие также может быть прекращено досрочно при неуплате соответствующей пошлины за его поддержание.

Теперь в России согласно последнему абзацу п. 2 ст. 1363 при продлении срока действия исключительного права на соответствующий продукт выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.

 

Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние

 

Комментарий к статье 1364

 

Данная норма ГК РФ в российском патентном праве заимствована из сферы авторского права. Но это не означает, что ранее, в условиях действия Патентного закона Российской Федерации, после прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец не переходили в общественное достояние. Десятки миллионов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в различных странах и в отношении которых уже не действует исключительное право, являются общественным достоянием, причем мирового сообщества, а не только российского. В отношении таких изобретений, полезных моделей и промышленных образцов сохраняется только авторство изобретателей.

Интересно применение норм авторского права в аналогичных целях в судебном рассмотрении дела N КГ-А40/4297-06 (Постановление от 22.05.2006 кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа), извлечение из которого представлено ниже.

Компания "Саломон С.А." обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "СК Кант" о прекращении нарушения исключительных авторских прав на произведение дизайна "крепление для беговых лыж".

Исковые требования мотивированы тем, что истец является владельцем исключительного права на использование служебного произведения дизайна "крепление для беговых лыж", созданного авторами в 1989 г. в рамках выполнения ими служебного задания истца; 05.04.2005 у ответчика были приобретены крепления для беговых лыж, распространяемые с использованием обозначения Marpetti, которые являются переработкой вышеуказанного произведения дизайна.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.11.2005 в иске отказано по тем мотивам, что истец не доказал, какой конкретный чертеж, рисунок, проект является объектом авторского права и не доказал свои права на это произведение; внешний вид креплений для лыж, распространяемых истцом в России, не является охраноспособным по законам Российской Федерации, так как указанное изделие истца не зарегистрировано на территории Российской Федерации как промышленный образец; внешний вид промышленного изделия не является объектом авторского права и не охраняется Законом Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2006 решение отменено, исковые требования удовлетворены с обязанием ответчика прекратить нарушение исключительных авторских прав истца на произведение дизайна "крепление для беговых лыж".

Постановление мотивировано тем, что выводы суда о недоказанности истцом объекта авторского права не соответствуют материалам дела, поскольку такие доказательства истцом представлены; судом применен Патентный закон Российской Федерации, не подлежащий применению, так как исковые требования заявлены о нарушении исключительных авторских прав истца; факт реализации крепления для лыж ответчиком не отрицается; заявленный истцом размер компенсации не соответствует характеру правонарушения.

В кассационной жалобе ответчик просит отменить Постановление, ссылаясь на то, что выводы апелляционного суда не соответствуют обстоятельствам дела, представленный истцом промышленный образец (лыжное крепление) отличен по цвету и логотипу от тех, которые реализует ответчик; спорный промышленный образец не может быть признан объектом авторского права; дизайн промышленных изделий не может являться произведением искусства; права на промышленный образец должны защищаться патентом.

Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены Постановления, исходя из следующего. Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования, апелляционный суд обоснованно сослался на то, что истец является обладателем исключительных прав на использование служебного произведения дизайна "крепление для беговых лыж", созданного авторами в рамках выполнения ими служебного задания истца, а также на то, что истец как работодатель обнародовал данное произведение дизайна под своим товарным знаком Salomon и распространяет на территории Российской Федерации крепления для беговых лыж, выполненные в этом дизайне. Правильным является вывод апелляционного суда о том, что судом первой инстанции применен Патентный закон Российской Федерации, не подлежавший применению. Патентный закон Российской Федерации не содержит ограничений относительно охраноспособности внешнего вида (дизайна) изделий промышленного производства; внешний вид (дизайн) изделия может одновременно охраняться и как объект авторского права, и в качестве промышленного образца.

(О толковании судами обязанности работодателя выплачивать вознаграждение авторам-работникам в разных ситуациях досрочного прекращения действия патента см. комментарий к ст. 1370 "Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец".)

 

§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение,

полезную модель или промышленный образец

 

Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

Комментарий к статье 1365

 

1. Отчуждение - уступка. Ранее действовавший Патентный закон Российской Федерации (п. 5 ст. 10) именовал передачу исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец договором уступки. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец является частным случаем договора об отчуждении исключительного права, общие требования к которому сформулированы в ст. 1234 ГК РФ.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец предусматривает передачу прав в определенном объеме, зафиксированном в патентной формуле, и обязанностей имущественного характера. Такой договор с учетом особенностей предмета сделки может рассматриваться как аналог договора купли-продажи, но не ограничиваться только такой формой. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть заключен в форме договора мены и дарения.

Договор об отчуждении исключительного права может быть возмездным и безвозмездным в зависимости от выбранной модели договора. Если договор содержит условия купли-продажи или мены, он является возмездным, так как сторона договора, приобретающая исключительные права, передает другой стороне или оговоренное договором денежное возмещение, или оговоренное договором мены имущество. В случае дарения в разрешенных гражданским законодательством случаях договор об отчуждении является безвозмездным.

При отчуждении исключительных прав по патенту к приобретателю переходит только исключительное право, в которое не входят право приоритета, право авторства и права на продукты и изделия, которые были изготовлены и введены в гражданский оборот до отчуждения права.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если такой договор в Роспатенте не зарегистрирован, он в отношении передачи исключительных прав считается недействительным.

Остался неурегулированным вопрос о возможности изменения состава патентообладателей в ситуации, когда к уже имеющемуся патентообладателю (патентообладателям) добавляется еще один или несколько патентообладателей. Договором об отчуждении патентного права данную ситуацию корректно не разрешить. Конечно, можно уступить патент некоторому третьему лицу (назовем его - фиктивный патентообладатель), а потом этот фиктивный патентообладатель уступит патент уже новому составу патентообладателей, включающему первого патентообладателя и то лицо, которое дополнительно включается в состав патентообладателей. Аналогичная ситуация может возникнуть при решении о добровольном выходе из числа патентообладателей, и такие ситуации известны.

Чтобы не усложнять разрешение такой ситуации и не доводить до абсурда процедуру изменения состава патентообладателей, на практике целесообразно пользоваться правилом подп. "а" п. 9.2 Административного регламента по ведению реестров <237>, предусматривающим внесение записи об изменениях и дополнениях сведений соответствующего реестра в случае подачи заявления правообладателя об изменениях, относящихся к государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности, в том числе об исправлении очевидных или технических ошибок в сведениях реестра, при условии его удовлетворения.

--------------------------------

<237> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности. Утвержден Приказом Минобрнауки России от 12.12.2007 N 346.

 

Данное правило сформулировано достаточно широко и оборот речи "в том числе" не ограничивает правообладателя в том, чтобы обращаться в Роспатент только с заявлением об исправлении очевидных или технических ошибок. Заявление от правообладателя может касаться и рассмотренных выше ситуаций. По крайней мере, это тот корректный путь разрешения ситуации, не урегулированной в ГК РФ, в котором оставлена возможность изменения состава заявителей как будущих патентообладателей только до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре (п. 2 ст. 1378 ГК РФ).

Появление в п. 2 комментируемой статьи новой нормы, запрещающей отчуждение исключительного права на промышленный образец, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, корреспондируется с аналогичной нормой по п. 2 ст. 1488, в соответствии с которой отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Однако "слепое" подражание нормам в отношении товарных знаков вызовет при решении вопроса об отчуждении права на промышленные образцы негативные последствия для тех российских производств, которые осуществляют легальную сборку изделий из иностранных комплектующих или получили право производить на территории России такие изделия, например автомобили. Совершенно очевидно, что, например, внешний вид иностранного автомобиля, произведенного на российском заводе, всегда будет ассоциироваться с внешним видом продукции того иностранного производителя, который данную форму автомобиля разработал и ввел на российский рынок. Препятствовать российскому производителю (сборочному или иному заводу) в приобретении такого патента на промышленный образец, принадлежащий иностранной фирме, по указанным в норме права причинам неразумно.

2. Независимость патентообладателя от своих лицензиатов. В п. 13.8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Обратим внимание на ст. 1038 "Сохранение договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон" ГК РФ, в соответствии с п. 1 которой "переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения договора коммерческой концессии. Новый правообладатель становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву". Можно полагать, что по аналогии с данной статьей при заключении договора об отчуждении исключительного права в соответствии со ст. 1365 ГК РФ новый патентообладатель также автоматически становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к полученному исключительному праву, в том числе в отношении соблюдения условий лицензионных договоров, заключенных предыдущим патентообладателем.

3. О безвозмездности договора об отчуждении патентных прав. Среди специалистов вызывает споры вопрос о том, может ли договор об отчуждении исключительного права, заключаемый между юридическими лицами, быть безвозмездным.

Сторонники положительного ответа полагают, что под возможностью предусмотреть в договоре иное, нежели обязательство по выплате правообладателю вознаграждения, следует понимать возможность на указание безвозмездности подобного договора.

Сторонники отрицательного ответа считают, что безвозмездный договор является, по существу, договором дарения, а последний не разрешен между коммерческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК РФ).

Можно полагать, что не любая безвозмездная передача исключительного права должна всегда рассматриваться как договор дарения, например, когда патентообладатель безвозмездно отчуждает свой патент на изобретение в пользу приобретателя, при условии что приобретатель будет передавать выпускаемую им по данному патенту продукцию или ее определенную часть в дар государственным учреждениям, обслуживающим инвалидов. Цель у патентообладателя и приобретателя патентных прав одна - осуществлять благотворительность, и в подобной ситуации безвозмездный договор об отчуждении исключительного права, равно как и лицензионный договор подобного рода, должен регистрироваться Роспатентом и всячески поддерживаться в судах, если, конечно, по фактическим обстоятельствам дела не установлено, что под видом безвозмездности осуществляется нечто иное, совершенно не имеющее отношения к благотворительности (ст. 170 "Недействительность мнимой и притворной сделок" ГК РФ).

В отношении возмездности лицензионных договоров в п. 13.6 упомянутого выше Постановления от 26.03.2009 N 5/29 дано следующее разъяснение: "Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное. Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 Кодекса считается незаключенным".

Обратим внимание на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8, согласно п. 17 которого в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством.

Возмездность как условие договора об отчуждении исключительного права в подавляющем большинстве ситуаций может рассматриваться по аналогии со встречным обязательством, которое должно быть экономически эквивалентным отчуждению права.

 

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В.Ю. Джермакяна "Еще раз о частичной уступке патента" включена в информационный банк.

 

4. Дискуссия о частичном отчуждении патента на группу изобретений <238>. Дискуссия, развернувшаяся по данному вопросу, представлена во втором издании книги, и отражена последовательно в публикациях: Гаврилов Э.П. Патентные договоры: правовое регулирование // Патенты и лицензии. 2003. N 10; Джермакян В.Ю. Возможна ли частичная уступка патента? // Патенты и лицензии. 2008. N 8; Еременко В.И., Евдокимова В.И. К вопросу о частичной уступке патента // Изобретательство. 2009. N 4; Джермакян В.Ю. Еще раз о частичной уступке патента // Патенты и лицензии. 2010. N 2; Еременко В.И., Евдокимова В.И. Снова о частичной уступке патента, или Патентные копи царя Соломона // Изобретательство. 2010. N 6; Гаврилов Э.П. Объекты интеллектуальных прав и их делимость // Патенты и лицензии. 2010. N 3; Смирнов В.И. Правота по гамбургскому счету // Патенты и лицензии. 2010. N 6.

--------------------------------

<238> Изложенные соображения были критически оценены оппонентами, и в журналах "Изобретательство" и "Патенты и лицензии" дискуссия по данному вопросу была продолжена.

 

В данном издании отразим только основные положения, вызвавшие дискуссию, понимая, что читатели, в случае проявления интереса к теме, смогут самостоятельно ознакомиться непосредственно с первоисточниками.

Патентная формула на группу изобретений может включать несколько независимых пунктов, изобретения по которым могут использоваться независимо одно от другого. Пример такой реальной формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2320194 с извлечениями только двух независимых пунктов <239> изложен ниже.

--------------------------------

<239> Формула изобретения содержит 39 пунктов с рядом независимых пунктов и подчиненных им зависимых пунктов.

 

Композиция жевательной резинки для удаления окрашивания, содержащая гуммиоснову и комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, в которой указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции жевательной резинки для достижения эффекта удаления окрашивания на поверхностях зубов.

<...>

Композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания, содержащая комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, причем указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции кондитерских изделий.

Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что два независимых по правовому статусу изобретения, хотя и изложенные в одной формуле изобретения, представляют собой два результата, а именно:

результат первый - композиция жевательной резинки для удаления окрашивания;

результат второй - композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания.

Из какой нормы права следует, что под "полным" объемом передаваемых прав по данному патенту следует понимать объем, складываемый из двух независимых объемов тех двух результатов, которые изложены в независимых именно по объему прав п. п. 1 и 24 формулы изобретения?

Нет такой нормы права в части четвертой ГК РФ.

Точно такая же ситуация возникает и при применении норм по п. п. 1 и 2 ст. 1236 ГК РФ при предоставлении прав использования по лицензиям.