III. (d) патенты

 

 

240. В данной главе описывается патентная система в том виде, как она сложилась под влиянием развития цифровых технологий, при чем особое внимание уделяется вопросам, возникающим относительно патентоспособных объектов, в частности, патентов, относящихся к бизнес-методам и охране компьютерных программ; значению определения уровня техники, а также защите патентных прав и пресечению нарушений. Затем в ней рассматриваются соответствующие мероприятия и программа, осуществляемые ВОИС в области патентного права.

 

 

(i)   ПАТЕНТЫ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

 

241. Изобретения обычно охраняются патентами. В действительности, каждая страна, которая предоставляет правовую охрану изобретениям, а таких насчитывается более 160 стран, предоставляет такую охрану с помощью патентной системы. Кроме того, изобретения могут также охраняться с помощью других охранных прав, таких как: полезные модели или промышленные секреты. Охрана изобретений с помощью патентов предусматривается, в частности, в двух международных многосторонних договорах: Парижской конвенции и Соглашении ТРИПС. Патентная система обеспечивает определенные рамки для инновационного и технологического развития, предоставляя, с одной стороны, владельцу патента исключительное право запрещать другим лицам коммерческое использование запатентованного изобретения на ограниченный период времени353 и, с другой стороны, уравновешивая данное право соответствующей обязанностью владельца патента раскрывать информацию о соответствующем запатентованном изобретении для общественности. Данная информация, которая затем классифицируется и хранится в виде патентной документации, становится доступной любому лицу и все в большой степени предоставляется в режиме он-лайн через системы, базируемые в Интернет.354 Обязательное раскрытие изобретения обогащает имеющуюся коллекцию технических знаний, содействует процессам передачи технологии и повышает возможности творческой и инновационной деятельности для других.355

 

242. Патентная система играет существенную роль в расширении и развитии технической инфраструктуры Интернет и электронной коммерции, которая реализуется по ее сетям. Электронная коммерция существенным образом зависит от различных компьютерных и сетевых технологий, как в части программного обеспечения, так и соответствующего оборудования. Предоставление исключительного права на рынке, вытекающего из предоставления эффективной патентной охраны, обеспечивает стимул для инвестиций и оправдывает расходы на исследования и разработки, проводимые в целях дальнейшего технологического прогресса. Однако новые технологии бросают вызов существующей традиционной патентной системе. Ниже рассматриваются ряд современных вопросов, связанных с цифровой средой и электронной коммерцией применительно к патентной охране

 

(a)     Патенты, касающиеся бизнес-методов

 

243. Для удовлетворения требования патентоспособности изобретение должно относиться к числу патентоспособных объектов. Статья 27.1 Соглашения ТРИПС предусматривает, что с учетом некоторых исключений и условий, содержащихся в Соглашении ТРИПС, патенты выдаются для «любых изобретений, независимо от того, являются ли они изделиями или способами, во всех областях техники при условии, что они являются новыми, обладают изобретательским уровнем и являются промышленно применимыми». В то время как согласно Соглашению ТРИПС в рамках национальных и региональных законодательств допускается возможность ограниченного числа исключений, общим правилом является то, что нельзя отказывать в патентной охране изобретению только на том основании, что оно относится к не той области техники.

 

244. Недавно были выданы патенты на изобретения, относящиеся к финансовым услугам, электронной торговле, способам рекламы, а также бизнес-методам, включая такие, которые состоят из процессов, выполняемых в Интернет, с применением телефонных сетей и основанных на способах выставления счетов.356 Значительным событием стало, например, решение по делу State Bank&Trust v/ Signature Financial Group, касающееся признания бизнес-модели для целей ведения инвестиционного портфеля в качестве патентоспособного объекта.357 В Европе Апелляционная палата Европейского патентного ведомства (ЕПВ) по делу SOHEI,358 приняла решение, что компьютерная система, предусматривающая выполнение ряда независимых заданий по менеджменту, включая финансы и учет, а также предложенный системный операционный метод, являются патентоспособными как таковые. Данное дело потребовало от Апелляционной палаты ЕПВ решить вопрос, позволяет ли дополнительное включение финансовых формул для оценки данных отнести предлагаемое устройство и способ к средствам реализации «способа ведения бизнеса как такового».359 Ожидается, что число патентов, относящихся к электронной коммерции, может существенно возрасти, учитывая их значение для частных лиц, компаний и национальных экономик, а также для мировой экономики в целом. Такие патенты рассматриваются некоторыми авторами в качестве важного средства для создания стимулов и ускорения инвестирования в новые цифровые технологии

 

245. С другой стороны, данная тенденция критиковалась теми, кто подчеркивает, что ряд таких патентов, касающихся практики бизнеса и методов его ведения, отражают известные пути осуществления бизнеса, которые не являются новыми сами по себе, единственное отличие состоит в том, что они осуществляются в киберпространстве. В Европе существует мнение, что предмет патентоспособного изобретения должен иметь «технический характер» или содержать элементы «технического обучения», то есть, некие инструкции, адресованные специалисту в данной области, предназначенные для решения определенной технической проблемы с использованием определенных технических средств.360 В Японии бизнес-метод как таковой, являющийся структурой, реализуемой человеком, или способом, использующим только такую структуру, не является патентоспособным объектом.361 В США был поднят вопрос о «качестве патентов» в связи с выдачей патентов на изобретения, относящиеся к бизнес-методам, которые не удовлетворяли требованиям новизны и неочевидности. В ответ на это Патентное ведомство США выпустило «Белый документ, касающийся автоматизированных методов обработки данных по финансам и менеджменту (Бизнес-методы)»362 и приняло ряд мер.363 Кроме того, Патентное ведомство Японии, ЕПВ и Ведомство США провели трехсторонний сопоставительный анализ в отношении бизнес-методов, реализуемых на компьютере, который преследовал цель достижения большей совместимости в результатах поиска и экспертизы в указанных ведомствах с учетом все возрастающего числа заявок, подаваемых в отношении изобретений, касающихся бизнес-методов. Совместный трехсторонний отчет содержал следующее резюме достигнутого консенсуса:364

 

- «Технический аспект должен присутствовать в бизнес-методе, реализуемом на компьютере, для того, чтобы он был патентоспособным (В Соединенных Штатах Америки характеристика «в технической области» может присутствовать в формуле в неявном виде. ЕПВ и ведомство Японии требуют, чтобы технический аспект был выражен в явном виде в формуле.)

 

- Не является патентоспособной простая автоматизация известной человеческой процедуры выполнения операций с использованием хорошо известной технологии автоматизации.»

 

246. Поскольку феномен цифровых сетей и электронной коммерции является совершенно новым и находится в процессе становления, некоторые утверждают, что определение новизны бизнес-модели в данной области, а также выявление того, удовлетворяет ли она требованиям патентоспособности, является очень тонким делом. Имеются также утверждения, что при этом может пострадать конкуренция на цифровом рынке, если компаниям будет предоставлена возможность получать патенты на бизнес-методы, которые уже используются в традиционной практике за рамками киберпространства. С другой стороны, в других комментариях утверждается, что патентная охрана является оправданной при условии, что в таких новых бизнес-моделях отражается технологическая инновация и что такая охрана необходима, чтобы стимулировать дальнейшие инвестиции в развитие новых видов бизнеса, осуществляемого в режиме он-лайн. Что поставлено на карту, видно на примере иска, поданного в октябре 1999 г., в котором торговая компания, торгующая книгами через Интернет, Amazon.com возбудила дело против своего соперника Barnesadnoble.com. Компания Amazon.com в сентябре 1997 года запустила «однощелчковую» технологию для своих он-лайновых клиентов с тем, чтобы обеспечить возможность повторных покупок с сайта фирмы без повторного заполнения данных о кредитной карточке и информации об адресе выставления счета. Она получила патент на указанную «однощелчковую» технологию в сентябре 1999 г. (патент США № 5960 411) и высказала подозрения, что «однощелчковая» система выставления счетов фирмы  Barnesadnoble.com, известная как «Экспресс-линия», нарушает ее патент. Решение окружного суда, предписывающее временный запрет в пользу фирмы Amazon, было передано в Федеральный апелляционный суд. В марте 2002 года данный спор был улажен между двумя сторонами.365

 

(b)     Патенты на программное обеспечение

 

247. Аналогичная дискуссия относительно патентоспособности объектов состоялась в отношении патентов, касающихся программного обеспечения, поскольку значение программного обеспечения как такового выходит далеко за рамки индустрии программного обеспечения. Как было упомянуто выше, статья 27.1 Соглашения ТРИПС не допускает исключения программного обеспечения в целом из числа патентоспособных объектов.366 Кроме вопроса, следует ли рассматривать компьютерные программы как таковые в качестве изобретений, исходя из патентного законодательства, соответствующее широкое обсуждение подтолкнуло к рассмотрению вопроса о том, где провести границу между авторским правом и патентной охраной компьютерных программ. Обзор международной практики патентной охраны программного обеспечения, электронной коммерции и бизнес-методов367 проведенный Международной Федерацией адвокатов в области промышленной собственности (Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle (FICPI)), показал, в частности, что страны Европы в целом, а также Южной Африки исключают охрану компьютерных программ как таковых в своих патентных законах, в то время как Автсралия, Канада, Чили, Израиль, Япония,368 Южная Корея, а также Соединенные Штаты Америки такую охрану допускают. Эти же страны, за исключением Чили, не исключают также предоставление патентной охраны в отношении бизнес-методов как таковых. Несмотря на то, что некоторые ведомства приняли и используют определенные инструкции по экспертизе изобретений, относящихся к компьютерам и программному обеспечению, на данный момент в этой области отсутствует какая-либо международная гармонизация.369

 

248. В области информационных технологий ценность интеллектуальных объектов заключается зачастую в «содержании» информации В прошлом программное обеспечение продавалось как составная часть компьютерной системы, в то время как в настоящее время программные продукты часто продаются в форме машиночитаемых носителей, например, на дискетах и CD-ROM или непосредственно через Интернет. То есть, изобретения, относящиеся к программам, как правило, хранятся на указанных носителях и реализуются отдельно от компьютерного оборудования. Поэтому при формулировании притязаний для изобретений, относящихся к программам, необходимо их заявлять как машиночитаемый носитель, содержащий соответствующее программное обеспечение, которое выполняет заявляемую функцию. Этот тип притязаний обычно называется «притязаниями типа Борегара».370 На практике были выдвинуты также другие типы притязаний, например, «притязания типа Лоури» (машиночитаемый носитель, содержащий композицию данных, структура которых взаимосвязана с носителем в структурном и функциональном отношении)371 или «притязания, касающиеся передаваемого сигнала» (притязания на сигнал, относящийся к компьютерным данным, который реализуется в виде несущей волны).372 Поскольку данная тематика является относительно новой, в настоящее время отстутствует международная гармонизация относительно приемлемого формата представления притязаний, относящихся к изобретениям, касающихся программного обеспечения.

 

249. В Европе Европейская Комиссия в феврале 2002 года опубликовала предложение по подготовке Директивы относительно охраны патентов на изобретения, реализуемые с помощью ЭВМ.373 Хотя изобретения с использованием программного обеспечения могут быть уже запатентованы в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) или в национальных ведомствах, применение условий патентоспособности различается, и поэтому данная Директива предназначена для гармонизации подходов к рассмотрению изобретений, относящихся к программному обеспечению, в национальных законодательствах. В частности, данный проект предусматривает, что в целях соблюдения требования изобретательского уровня, как это полагается для изобретений в общем случае, необходимо, чтобы изобретение, реализуемое на ЭВМ, создавало технический вклад в уровень техники. Примеры из европейской практики, в которых был выявлен «технический вклад», включают изобретения, направленные на увеличение скорости обработки на ЭВМ, а также изобретение, с помощью которого посредством блока обработки данных осуществляется управление рентгеновской машины. Кроме того, данный проект не следует практике ЕПВ, так как в нем допускаются притязания на программные продукты для ЭВМ как таковых или при их размещении на носителе, что может рассматриваться как допущение патентов на компьютерные программы «как таковые».374

(c)     Последствия для определения уровня техники

 

250. Как отмечалось выше, патенты выдаются только в отношении изобретений, которые являются новыми, имеют изобретательский уровень, а также являются полезными или промышленно применимыми. Для определения того, удовлетворяются ли требования новизны и изобретательского уровня, заявляемое изобретение сравнивается с существующим уровнем техники. Существующий уровень техники иногда называется как «предшествующий уровень». Предшествующий уровень техники, представленный в электронной форме, который существует только в киберпространстве («кибер-уровень») вызывает ряд вопросов относительно его доступности в качестве «материала о предшествующем уровне» и, в частности, вопрос о том, может ли он использоваться для противопоставления изобретению, для которого испрашивается патент при определении новизны или изобретательского уровня. Сюда относится также вопрос о том, можно ли считать, что данный вид информации может быть отнесен к «предшествующему уровню» с учетом того, что эта информация была раскрыта в Интернет лишь в течение короткого времени.

 

251. Хотя подобные вопросы возникали также по отношению к материалам о предшествующем уровне, опубликованным на бумаге, их публикация в Интернет может иметь совершенно другие последствия. Аутентичность, достоверность и целостность являются острейшими вопросами для материалов о предшествующем уровне, найденных в Интернет, поскольку кибер-материалы считаются более уязвимыми с точки зрения защиты их от изменений и исправлений. Другими проблемами являются определение времени раскрытия и доступность кибер-материалов для широкой публики, учитывая свойство сетей обеспечивать мгновенное распространение материала в мировом масштабе. Более того, национальные законодательства могут расширять понятие предшествующего уровня, включая в него предшествующее использование. Согласно таким национальным законодательствам не исключено, что понятие «использование» может быть пересмотрено с точки зрения компьютерной среды. Кроме того, выше упомянутые вопросы приобретают значение в связи с понятием льготного периода в отношении публичного раскрытия изобретения до подачи патентной заявки.375 ВОИС провела опрос своих стран-членов, в котором, наряду с другими вопросами, был также вопрос относительно раскрытия информации в Интернет, при этом основное внимание обращалось на существующий подход в национальном законодательстве, и на необходимость гармонизации на национальном уровне, резюме этого исследования было опубликовано на сайте.376

 

(d)    Защита прав

252. Подобно ситуации в других областях интеллектуальной собственности вопросы юрисдикции и принудительной реализации прав являются также актуальными для патентной охраны. Интернет выдвигает комплексные вопросы в этом отношении, поскольку патентная охрана предоставляется в рамках каждой страны, и патентное законодательство каждой страны применяется только в границах соответствующей страны в соответствии с традиционными принципами территориальности. Например, в случаях, когда запатентованное программное обеспечение продается и поставляется через Интернет в международном масштабе, любой иск по нарушению требует рассмотрения в конкретной системе юрисдикции и выбора соответствующих правовых положений. Вопросы международного частного права в области патентов рассматриваются ниже в главе IV. Более того, первым практическим вопросом здесь является вопрос выявления нарушения, поскольку несанкционированный ввоз такого программного обеспечения с помощью Интернет в отличие от ввоза материальных товаров не может быть обнаружен и остановлен таможенными органами.

 

253. Один из вопросов, особенно специфичный для патентной охраны, может касаться случаев, когда запатентованный продукт состоит из отдельных компонентов, которые физически находятся на разных территориях. Другой пример касается патентов на способ, в частности, способа обработки и передачи некоторых данных, использующих компьютеризированные сети (например, Интернет), при этом отдельные этапы в заявленном процессе могут выполняться на различных территориях. Если предполагаемый нарушитель эксплуатирует систему, содержащую все заявленные компоненты на одной территории, на которой охраняется изобретение, то в этом случае возможен непосредственный иск по нарушению. Однако вопросы нарушения и юрисдикции становятся более сложными, когда запатентованное изобретение относится к деятельности нескольких лиц в разных странах. В частности, статья 28 Соглашения ТРИПС требует, чтобы патент предоставлял его владельцу право предотвращать использование запатентованного продукта или способа другими лицами. Вопрос о том, что составляет использование запатентованного продукта или способа существенно усложняется в случае патентов, относящихся к электронной коммерции с использованием Интернет.

 

254. Данный вопрос может быть рассмотрен в свете выше упомянутого дела State Street Bank & Trust против Signature Financial Group, в котором Апелляционный суд признал, что рассматриваемый патент включает патентоспособный объект. Притязание 1 этого патента изложено следующим образом:

 

«Система обработки данных для управления конфигурацией портфеля финансовых услуг, организованная в рамках партнерства, при чем каждый партнер представляет собой один из многих фондов, включает:

 

- процессорную часть компьютера для обработки данных;

 

- средства хранения для накопления и хранения данных в соответствующей памяти; а также;

 

(i)        средства для инициализации памяти;

 

 (ii)        средства поддержки для обработки данных, касающихся активов в портфеле и каждого из фондов с предыдущего дня, а также данных относительно роста или падения в каждом из этих фондов, активов и определения процентной доли, приходящейся на каждый фонд в портфеле;

 

(iii) средства обработки данных, касающихся ежедневного прироста прибыли и произведенных расходов, а также реализованной нетто прибыли или потери для портфеля в целом и распределения этих данных по каждому фонду;

 

(iv) средства обработки данных, касающихся ежедневной нереализованной нетто прибыли или потери для портфеля в целом и распределения этих данных по каждому фонду; и

 

 (v) средства обработки данных, касающихся совокупного годового дохода, затрат, а также поступлений или потерь капитала для портфеля в целом и для каждого фонда в отдельности».

 

Каждое из приведенных «средств» по пункту 1 патента соответствует физической структуре, которая может быть размещена на сайтах, удаленных от прочих «средств». В самом деле, различные «средства»могут быть размещены в разных странах. В описанной ситуации, может оказаться неясным, в рамках какой юрисдикции обвиняемый нарушитель в действительности «использует» выше названное запатентованное изобретение. Хотя такие вопросы на данный момент остаются в основном чисто гипотетическими, но можно ожидать появление и реальных дел. Поэтому этим вопросам в будущем необходимо уделять все больше внимания с тем, чтобы не застать врасплох правообладателей и суды.

 

 

(ii)  ПРОГРАММА ВОИС

 

255. ВОИС приступила к изучению ряда вопросов в данной области. Во-первых, Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) изучил вопрос о желательности и осуществимости гармонизации положений, касающихся последствий, вытекающих из патентного законодательства, относительно раскрытия технической информации в Интернет, а именно: его влияния на патентоспособность.378 Обсуждение этих вопросов показало, что большинство стран признают наличие влияния на предшествующий уровень при раскрытии информации в Интернет согласно общим правилам и установившейся практике в отношении определения предшествующего уровня.379 Стало очевидно, что без проведения международной гармонизации относительно понятия предшествующего уровня существующая практика по определению содержания и  времени раскрытия будут варьироваться от ведомства к ведомству. С учетом такой взаимосвязи Комитет ПКПП принял решение, что в первую очередь необходимо установить общие принципы относительно определения предшествующего уровня, которые включали бы также понятие раскрытия информации в Интернет согласно Договору о материальном патентном праве (SPLT). Предполагается, что Комитет мог бы на последующем этапе рассмотреть необходимость установления конкретных положений, касающихся специфики раскрытия в Интернет для включения в Практические Рекомендации по SPLT.381

 

256. Во-вторых, Договор о Патентном праве (PLT) и прилагаемые к нему Правила, принятые в июне 2000г., содержат положения по гармонизации формальных требований относительно патентных заявок и патентов, которые должны применяться ведомствами по промышленной собственности национальных стран, а также региональными органами по промышленной собственности.381 В отношении новых методов, касающихся электронного менеджмента, статья 8 Договора PLT и соответственно правила 8 и 9 Инструкции к нему, в частности, предусматривают общие положения относительно подачи уведомлений и сообщений в электронной форме или с помощью электронных средств, использующих цифровую подпись, включая требования относительно электронной подачи согласно Договору о патентной кооперации (РСТ).382

 

257. В третьих, после принятия Договора PLT Комитет ПКПП в ноябре 2000г. приступил к работе по гармонизации патентных законов в отношении материальных норм, а именно начал переговоры по проекту Договора SPLT. Проект Договора SPLT концентрируется в основном на вопросах, имеющих значение для выдачи патентов и их патентоспособности, в частности, определений предшествующего уровня, новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости (полезности), составления и интерпретации формулы (притязаний), требования достаточности раскрытия и определения патентоспособных объектов.383 Следует отметить, что еще на начальной стадии Комитет ПКПП выразил свое стремление достичь глубокой гармонизации законодательства, а также различных практик, касающихся основных вопросов патентоспособности и поддержания патентов в силе.